“微信”商標紛爭背后的反思

姚泓冰

（中國政法大學 民商經濟法學院,北京100088）

“微信”商標紛爭背后的反思

姚泓冰

（中國政法大學 民商經濟法學院,北京100088）

自2012年12月以來，騰訊的“微信”商標遭搶注的消息便不絕于耳。因微信受眾眾多，騰訊微信品牌影響較大，其所謂的“商標搶注案”牽動了IT行業、法學界甚至是社會公眾的神經。從具體法律規范的角度出發，可知“微信”商標確實遭遇惡意搶注之情況，而在此情況下如何規制商標搶注行為以及國內企業如何完善企業知識產權戰略尤其是商標戰略，值得我們深思。

微信；惡意搶注；企業；商標戰略

兩年，100多個國家，3億多用戶，“騰訊微信”儼然已成為當下移動互聯網中最熱門的應用，其商標的價值也水漲船高，高盛甚至對微信商標給出了169億～845億元的估值。然而所謂“樹大招風”，正是這紅得發紫的“微信”商標引發多方出手，混戰一觸即發。

一、“微信”商標歸誰家？

因微信定位為一款通訊產品，“微信”商標的紛爭主要集中于第9類（電子公告牌類服務）和第38類（電信類別）商標，尤其第38類對于騰訊至關重要。根據商標法的定義，38類是指“至少能使二人之間通過感覺方式進行通訊的服務”，包含兩個子類，分別是3801（進行播放無線電或電視節目的服務）和3802（通訊服務）。然而截至目前，在這兩類商標上，微信商標的戰局整體呈現出三足鼎立狀態：

2010年11月，早在騰訊微信出品之前，位于山東濟南的創博亞太科技有限公司（下稱“創博亞太”）率先在最重要的3802類別（即時通訊）申請了微信的商標，并開發了自己的微信系統。但2011年11月，該公司收到微信商標異議后，進入再審階段。

2011年1月17日，即騰訊提出商標申請的前一周，北京聯智昭陽文化傳播有限責任公司（下稱“北京聯智”）申請了分類為3801（新聞廣播）的微信商標，雖于2012年2月被部分駁回，但北京聯智還是擁有了屬于3801子類下的“電視廣播、新聞社”部分的商標。

騰訊公司是在2011年1月24日向商標局遞交了在第38類上的“圖形＋微信”商標申請，該申請于今年3月份進入“復審階段”。

然而，目前有消息稱，國家商標局有意將“微信”像“微博”那樣認定為通用詞，如此一來，任何一方都無法再擁有“微信”商標。

二、“微信”商標惡意搶注的質疑

在知識產權快速發展的今天，很多企業、甚至個人已經深刻認識到商標中蘊藏著豐富的商業價值。去年蘋果公司為了iPad商標向唯冠支付的6000萬美元“天價贖金”也讓不少小企業和個人找到了生財之道，商標搶注現象層出不窮。正如“微信”這一紅得發紫的商標一樣，除了第9類和第38類外，其實在第12類、25類、30類、35類、36類等類別中都已被各行各業搶注。

（一）創博亞太不存在商標惡意搶注行為

表面上，整個商標爭奪戰三方爭霸，但從“即時訊通”這一范疇，微信的商標之爭只存在于騰訊與創博亞太之間。然筆者認為，雖然騰訊為其業界霸主，但就已知的事實來看，創博亞太似乎不存在惡意搶注“微信”商標的可能。

就公司的規模和行業性質而言，創博亞太是納斯達克上市公司創博國際（TBOW）的核心子公司，而非以搶注著名商標為業的“皮包公司”。創博亞太的主要業務為中國移動運營商的應用平臺開發。據創博亞太的實際控制人說明，其公司早在2010年3月便已開發出自己的“微信”產品并采用與電信運營商合作的方式進行推廣，并隨著其微信市場化的進程申請了“微信”商標。

就其“微信”商標注冊的時間而言，創博亞太早于2010年11月12日就已在38類、42類商標類別上提出“微信”商標的注冊申請，這一時間點距離騰訊推出騰訊微信產品（2011年1月21日）和“微信”商標申請（2011年1月24日）尚有時日，很難認定其存在惡意搶注商標的可能性。

盡管創博亞太已放棄了對創博微信的市場化，但并不放棄對“微信”商標權的擁有，兩家的商標之爭也愈演愈烈。就在創博亞太的“微信”商標注冊在歷經了一年半的審查后，在緊接著的三個月異議期臨近尾聲之際，卻在2013年2月16日接到國家工商總局商標局的異議裁定書。而異議理由正是：微信是騰訊公司于2011年1月推出的手機聊天軟件，如果創博亞太的商標申請成功，則會對消費者產生誤導，從而造成不良社會影響。而提出異議的主體是一名叫張新河的自然人，而其委托的代理機構即深圳精英商標事務所即為騰訊微信首次申請“微信”商標的代理機構。因此創博亞太懷疑商標異議實質是由騰訊公司提出。在這場充滿“無間道”的商標爭奪戰中，創博亞太也在提起商標異議復審以保住自己商標申請的同時，陸續開展了一系列針對騰訊微信的異議，其中包括了騰訊公司在第9類的“微信及圖”申請，第9類和第38類“騰訊微信”申請①異議書中稱，既然已經有“微信通”、“易微信”等此類商標存在，騰訊公司理應受到與創博亞太同樣的待遇，即相關申請不被接受。另外，創博亞太申請在先，雖然微信商標申請未被通過，但以此命名的產品已經在市場上使用，因此騰訊微信如果使用該商標，會在市場上造成一定的混淆。來源：王芳潔：《誰的微信？》，轉自：和訊網，http://info.china.alibaba.com/detail/1124568666.htm l，更新時間：2013-4-15，訪問時間：2013-4-21。。

（二）北京聯智可能存在商標惡意搶注行為

作為一種即時通訊工具，38類商標對于騰訊微信至關重要。根據《商標法》中“申請在先”的原則，北京聯智已經拿到部分商標權，即3801類（進行播放無線電或電視節目的服務）的“微信”商標，而3802類（通訊服務）的“微信”商標由于騰訊提出異議還處于“異議”狀態，而騰訊公司在此類商標申請的信息頁面顯示“駁回復審”，這說明兩家公司的爭奪戰仍在繼續。筆者認為，就北京聯智而言，確實存在對“微信”商標惡意搶注的可能性。我們仍從以下兩點進行分析：

就公司的規模和行業性質而言，根據公開的信息，北京聯智為注冊資本僅3萬元、占地規模一室的小公司，并且其工商營業執照因未按規定參加年檢已于2011年12月19日被吊銷。該公司主要從事的業務為“國內文化藝術交流活動、影視策劃、設計、制作、代理、發布廣告、企業形象策劃”等行業，與第38類（電信類別）商標相關業務無任何關聯，沒有申請該類別“微信”商標的合理理由。

就其“微信”商標注冊的時間而言，盡管北京聯智申請注冊“微信”商標的時間點早于騰訊發布微信軟件4天、早于騰訊申請同一商標7天，但這并不能排除其惡意搶注的可能性。因互聯網公司產品正式推出前會有內測期，騰訊即將發布相關軟件的消息很有可能通過各種渠道泄露，而使北京聯智能夠在如此短暫、敏感的時間段內完成商標搶注行為。

（三）規制北京聯智惡意搶注商標的行為

近年來受利益驅動，商標搶注行為大量涌現，甚至開始趨向專業化，出現職業搶注人、專業搶注公司。就“微信”商標，根據現有事實，我們初步可以判定北京聯智存在惡意搶注商標的動機和可能性。如何規制其搶注行為呢？

從程序的角度來講，根據《商標法》第33條之規定，“對初步審定、予以公告的商標提出異議的，商標局應當聽取異議人和被異議人陳述事實和理由，經調查核實后，做出裁定。當事人不服的，可以自收到通知之日起十五日內向商標評審委員會申請復審，由商標評審委員會做出裁定，并書面通知異議人和被異議人。當事人對商標評審委員會的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日內向人民法院起訴”。當然，訴訟還可以經過一審和二審。目前，微信的商標爭議正處于商標評審委員會復審階段，之后有可能進入訴訟程序。

而從實體的角度來講，在現行的商標法體系中，防止惡意注冊的制度設計主要有三種：（1）依據《商標法》第13條之規定，我國對于馳名商標進行嚴格保護，即使完全無主觀惡意，但只要是馳名商標就可以制止其他與其相同的商標在相同或者類似商品上注冊；（2）依據《商標法》第31條之規定，“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”，因此，一定的知名度疊加一定的惡意也可以達到制止的效果；（3）依據《商標法》第41條第一款之規定，“已經注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標”，也就是說，具備欺騙或其他不正當手段的注冊也應撤銷。

就北京聯智與騰訊商標注冊的事實而言，前者在提出注冊申請之時并未采用欺騙或者其他不正當手段，而后者因于2011年1月24日才申請商標，所以也不可能以證明微信在2011年之前已經是“馳名商標”等做法發起異議。在商標法的層面上，只能利用“不得與他人的在先權利相沖突”的規定來規制北京聯智的搶注行為。現行《商標法》將“不得與他人的在先權利相沖突”提高到基本原則的地位，在總則部分第9條加以規定②我國《商標法》第9條第一款規定：“申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。”。另外，還在第三章“商標注冊的審查和核準”部分第31條作出更為具體的規定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。”其中，《商標審理標準》直接將“不正當手段的認定”與“主觀惡意”相關聯。因此，只要證明騰訊“微信”商標具有一定知名度并且北京聯智存在“主觀惡意”這兩點即可。北京聯智于2011年1月17日提出商標申請，此時騰訊“微信”已經具有了一定知名度，這點不難證明。相反，后者即“主觀惡意”的證明是案件的關鍵，如果騰訊舉證得當，其獲勝的可能性很大。

當然，除了商標法，對北京聯智的搶注行為還可通過《反不正當競爭法》來進行規制，但因該法的相關規定多為原則性的一般規定，與《商標法》相比，適用難度較大，可操作性不強，會導致騰訊維權難度加大。

三、完善企業商標戰略

2012年7月，持續2年多的iPad商標案達成和解，蘋果向唯冠支付了6000萬美元“天價贖金”，有觀點認為，這一事件產生了正反兩方面的效果：積極的影響是為國內大企業敲響了完善商標戰略的警鐘，而消極的后果是可能助長搶注商標之風。iPad商標案被一提再提，已成為企業商標敗筆的典型案例，而如今相同的境遇又發生在IT界大佬騰訊身上，不得不讓人扼腕嘆息。

（一）管理失誤？還是觀念之礙？

擁有3億用戶的“微信”商標價值不言自明，然而騰訊卻在微信正式推出三天后才提出商標權申請，申請過晚導致商標被北京的一個小企業搶注。事實上，這已經不是騰訊第一次在知識產權上犯下致命錯誤。早在2005年前后，騰訊就因怠于提出商標侵權異議而與奇瑞進行了一場著名的訴訟；而在2012年2月間，QQ商標因有效期滿未申請延續廣東省著名商標資格而被注銷廣東省著名商標；現在在“微信”商標上騰訊又犯如此低級的錯誤，這是知識產權觀念的淡薄還是知產管理的失誤？筆者認為二者兼有。無論是哪種，長時間的商標紛爭對騰訊的損失也是不言自明：

首先，騰訊需為此支付大量的時間成本和維權成本。如若騰訊依據《商標法》第33條的相關規定，走完復審及訴訟程序，至少需2～3年的時間；而在此過程中為維權所支付的費用更是不可想象。其次，正如知識產權律師游云庭所稱，在爭議期間，“微信”商標基本處于“人人都能用”的無保護狀態，這也會成為不少小企業的生財之道。再者，即便耗費了大量的時間成本和巨額的維權費用，騰訊是否真能從北京聯智手中奪回商標還難以蓋棺定論。如騰訊復議失敗、勝訴無望，騰訊是否只能像蘋果那樣為此支付“微信”商標的巨額贖金？還是像進軍海外地區那樣改名為“米聊”？亦或是促成國家商標局將“微信”作為通用名稱的決定？

（二）完善企業商標戰略

無論對于國家還是企業本身，商標都具有巨大的商業價值。面對屢見不鮮的搶注商標行為，我國應在維護正當競爭秩序的原則下，借鑒外國的先進經驗，將《商標法》第13條、第31條、第41條細化為具體的規則，使商標搶注規制制度更具可操作性。而作為企業自身，面對層出不窮的商標大戰，應當更加重視和完善自身的商標戰略，預防商標搶注行為。

實施和完善商標戰略可以使企業更好地經營商標，培育商標的資產價值，以商標開拓和占領市場，為企業實現更多的財富［1］223。企業商標戰略是一個系統性戰略，包括企業商標設計和選擇戰略、及時注冊戰略、國際注冊及商標國際化經營戰略、使用戰略等方面［1］234－262。預防商標搶注行為就是要完善企業商標及時注冊戰略的主要內容。筆者認為，面對層出不窮的商標爭奪戰，企業自身應至少做到以下幾點：

其一，商家一定要保護自己的品牌，及時進行商標注冊，以免后顧之憂。商標注冊須經過“初步審定——公告——商標異議——頒發注冊證——公告”等復雜程序，從提交申請到最終獲權需經過漫長的時間，早申請，就意味著早獲權，根據“在先申請”原則也意味著申請優勢。以騰訊為例，一旦新產品的名稱和標志確定，就應該馬上提出商標注冊申請，至少在產品上線或面世之前進行申請。如此，既能最大限度地保證商標注冊成功，也能在商標撞車或可能遭遇搶注的情況下及時出臺應對策略［2］。當然，作為如騰訊一樣的國內一線企業，必要時也要適時考慮馬德里商標國際注冊，實現“國際注冊及商標國際化經營戰略”。

其二，企業應同時運用聯合商標、防御商標以及商標延伸等策略，來保護“知名商標”、“具有一定影響的商標”等商標，防止如同“微信”一般在第12類，25類，30類，35類，36類等中被各行各業搶注的現象以及商標形象的丑化、惡化甚至淡化的不良后果。

其三，在尊重、實施和完善商標戰略的同時，要吸取此次騰訊“微信”商標注冊的教訓，實施企業商業秘密保護戰略，嚴格把控產品內測階段的商業秘密，防止在此過程中任何信息的泄露。

總之，在iPad案的教訓歷歷在目之際，騰訊這一IT巨頭在商標管理和商標戰略方面出現如此的紕漏確實令人不解和扼腕嘆息。不管最終結果如何，希望iPad案以及騰訊“微信”商標遭搶注的教訓能夠警鐘長鳴，成為所有企業的前車之鑒，引起國內所有企業的重視。

［1］馮曉青.企業知識產權戰略（第 3版）［M］.北京:知識產權出版社，2009.

［2］李雪“.微信”誰的錯？［J］.中國知識產權，2013，（2）.

[責任編輯：劉曉慧]

Reflection on the Trade mark Dispute of"We Chat"

YAOHong-bing

Since December 2012, the news that the trademark "We Chat" had been maliciously registered has always been heard.Due to the large number of its users and the big influence of its brand, the case will affect the ITindus-try,the legal experts and even the public. From the perspective of specific legal norms, we can see that the trademark"We Chat" has been indeed maliciously registered. In this case, how to regulate malicious registering action as well as improve intellectual property strategy of domestic enterprises, especially trademark strategy,worth considering.

"We Chat";Malicious Registering Action;Enterprises;Trademark Strategy

DF523.3

A

1008-7966(2013)05-0087-03

2013-07-04

姚泓冰（1988-），女，山東萊州人，2011級經濟法學專業碩士研究生。