未注冊商標先使用權制度之完善
——兼評《商標法修正案（草案）》第58條第三款

黃易然

（華東政法大學，上海200042）

未注冊商標先使用權制度之完善
——兼評《商標法修正案（草案）》第58條第三款

黃易然

（華東政法大學，上海200042）

為平衡商標注冊人和在先使用人之間的利益，以彌補申請在先原則和注冊原則的不足，應賦予所有善意在先使用的未注冊商標繼續使用的權利。大多數成文法國家對先使用權制度進行了規定，在《商標法修正案（草案）》中也增強了對未注冊商標的保護力度。但是，在我國現行商標法律制度下，仍需要對先使用權利構建進行解析，明確權利行使的條件和限制，完善未注冊商標先使用權制度。

未注冊商標；先使用權；商標法修正案

一、未注冊商標先使用權的法律基礎

我國對于商標權的取得采注冊原則。商標經過核準注冊后，就受到法律保護，商標權人有權禁止他人使用該商標，侵害商標權的行為就會受到相應的懲罰。

可是，不知道他人在先商標的存在，而巧合地注冊了與在先商標相同或者近似的商標，根據注冊原則就會產生侵害他人注冊商標權利的后果。但是這種在先使用未注冊商標與在后善意注冊商標之間的沖突，是否構成侵權，實值探討，因為商標的生命在于使用，只有經過使用的商標才真正具有其功能和價值。所以，對于未曾注冊卻經過使用的商標，法律在給予取得注冊商標所有人以商標權的同時，也應當保護未注冊商標先使用人的權利和利益。從商標法的歷史發展來看，是從使用產生權利逐漸演變為注冊產生權利的，各個國家的商標法在賦予注冊商標保護的同時，也在一定程度上保留了先使用人的權利［1］。未注冊商標先使用權制度已經成為了一種彌補商標注冊原則的缺陷、平衡注冊商標權人和先使用人之間利益、促進市場公平競爭的補救措施。

我國現行法律對于先使用權的保護體現在《商標法實施條例》第54條，它給予了在先使用的未注冊服務商標的所有人以先用權。但是，該條文的出現有其特定的歷史背景，其立法目的主要是為了保護從1993年7月開始實行的服務商標注冊制度，是法律交替過程中的過渡條款。除此之外，現行商標法律中并未對先使用權進行規定。在現行《商標法》第31條中對于未注冊商標的保護也僅限于惡意搶注的情形，如果是善意的在后注冊，則對于先使用人來說就失去了救濟的途徑。在司法實踐中，法院為了對先使用人進行保護，一般只能通過《反不正當競爭法》第2條和第5條的規定，將在先使用人的權利認定為知名商品特有名稱權或字號權以阻卻對在先權利的侵權指控。

在十一屆全國人大常委會第三十次會議初次審議的《中華人民共和國商標法修正案（草案）》中，第58條第三款增加了對于未注冊商標先使用權的保護：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上使用與注冊商標相同或者近似的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”該條文是在我國商標法中對于先使用權制度的確立，此條文的增設，應當持以肯定及贊揚的態度。但是，實踐中對于先使用權的保護，僅靠這一條款還不夠清晰明確，在法律中仍有應當增補及改善之處。

二、比較法之規定

在當今世界，商標權利的取得主要有使用原則和注冊原則兩種，而大多數成文法國家采用的是注冊原則。但是，注冊取得在給予了注冊商標權人以保護的同時，也不應當損害在先使用的未注冊商標使用人的權利，因此，采取注冊原則的國家一般都規定了先使用權制度。我國在此方面立法有所缺失，因而有必要借鑒外國的經驗，對我國立法以及司法實踐提供比較研究。

（一）日本

《日本商標法》第32條規定：在他人申請注冊商標之前，在日本國內非以不正當競爭為目的就已在該商標注冊申請指定的商品或服務或者類似商品或服務商使用與注冊商標相同或者近似的商標，而且作為區分與自己業務有關的商品或服務的標志致他人提出商標注冊申請時已在消費者中馳名的，該商標使用人有權繼續在前述商品或者服務商使用該商標。

日本商標法要求在先使用的商標滿足“馳名”的要求，為先使用權設置了相當嚴格的“門檻”，雖然能夠維護商標注冊原則的權威，卻不利于對善意在先使用人的權利和利益的保護，使得在先使用人獲得救濟的機會過小，失去了設置制度的意義。相比之下，韓國和臺灣地區的做法更具有可操作性。

（二）韓國

韓國現行《商標法》第57條規定：1.在同種或類似商品上使用與他人已注冊的商標相同或近似的商標，且符合下列全部要件的人，有權在其使用的商品上繼續使用該商標。（1）在他人申請注冊該商標之前，該人已經在國內開始使用此商標，且沒有故意從事不正當競爭的意圖而持續使用該商標；（2）依照前第一項在先使用人使用其商標的結果，使得國內消費者，在他人申請注冊商標之際，已知曉在先使用人的商標是標示具體個人商品的商標。2.商標權人或專有使用權人可以要求在先使用人在其商品上作出適當的標記，以防止在自己的商品與在先使用人的商品之間產生對商品來源的誤認或混淆。

韓國的規定更為詳盡明確，對于持續使用的時間要求以及國內使用的地域要求都進行了規定。同時，條文中還對“使用”進行了界定，使得先使用權的認定標準更加清晰。

（三）我國臺灣地區

臺灣《商標法》第23條第二款規定：在他人申請商標注冊前，善意使用相同或者近似之商標圖樣于同一或類似之商品，不受他人商標專用權所拘束，但以原使用的商品為限，商標專用權人得要求其附加適當區別標志。

臺灣地區對于未注冊商標先使用權的認定比較寬松，既沒有日本的“馳名”要求，也沒有韓國對于時間、地域等的規定，在先使用權基于在先使用商標的事實而產生，其做法具有更強的現實意義［2］。

（四）美國

《美國商標法》第2條規定，在商業中并存合法使用而使之有權使用的商標可以予以并存注冊。但是在后申請人對其商標的商業使用必須先于在先注冊申請人或者注冊人在美國專利商標局提出商標申請之日，否則不存在并存注冊。如果有管轄權的法院終審決定一個以上的人有權在商業中使用相同或者近似的商標，可以由專利商標局長準予并存注冊，同時規定各商標所有人使用其注冊商標的方式、地點或者有關商品的條件和限制［3］。

美國商標法對于先使用權利的救濟途徑更為廣泛，不僅允許先使用人可以繼續使用，甚至還可以并存注冊。當然，并存注冊并不是無限制的，商標法中對繼續使用和并存注冊的條件進行了規定。

日本、韓國以及我國臺灣地區同屬于大陸法系法域，但是對未注冊商標的先使用的要求卻不盡相同。韓國的規定更為詳盡，日本的“馳名”要求使之保護意圖難以實現，臺灣的規定則相對寬松。然而，它們也具有相同之處，對于先使用人都強調要求“善意”或者“沒有不正當競爭的意圖”，這就對先使用人的主觀狀態提出了要求。如果是惡意使用，那么就阻卻了先使用的正當性。然而，在美國商標法律中卻沒有對使用人的主觀狀態的規定。雖然上述四個法域中未注冊商標先使用權的構成要件皆不相同，但是它們仍然具有共同點：先使用人的使用必須在商標注冊人提出商標注冊申請之前；在先使用人繼續使用的權利限于原來使用的商品或者服務。這兩個共同點可以說是對于未注冊商標先使用權利產生前提的共同要求，對于我國構建未注冊商標先使用權制度也具有借鑒意義。

三、未注冊商標先使用權制度的完善

根據我國現行的商標法律，對于善意在后注冊的商標，先使用人的合理利益得不到有效的保障。雖然《商標法修正案（草案）》中對于先使用權進行了一定程度的保護，如果該法正式施行將會很大程度上彌補我國相關法律的空白，阻卻了未注冊商標先使用人繼續使用其商標的違法性，為先使用人的權利行使提供了有效的救濟途徑，但是，該條文仍然不足以涵蓋未注冊商標先使用權的保護，對于先使用的時間、空間等要求不夠清晰明確，在實踐中對于具體案件的認定仍然容易產生爭議。所以，本文在商標法對先使用權制度有所考慮的基礎上，對此進行進一步的完善，明確先使用權利行使的要求以及限制，促進先使用制度的構建。

（一）時間要求

對于未注冊商標構成在先使用權利的時間有兩點要求，一是使用在先，二是持續使用。

使用在先是指在他人商標申請注冊之前，商標在先使用人已經在同類或類似商品上使用該商標或類似商標。使用在先已經成為了先使用權利的首要構成要件，如果不滿足此條件則各法域皆不承認該未注冊商標享有在先使用的權利。但是，有的國家對此還有特殊規定，要求在先使用人對商標的使用達到一定的年限——如五年——才能享有商標先使用權。筆者認為，在我國現行商標法律體制之下，不宜有如此之規定。我國社會經濟現正處于高速發展的時期，商品經濟下貿易自由使得中小企業具有較強的發展潛力，高新商品層出不窮，涌現出一大批具有較高品質卻商標使用不久的商品，其中不乏有未申請注冊卻具有保護意義的商標。我國對于未注冊商標的保護力度本就薄弱，在此情況下如果再加上使用年限的要求，恐怕會使一批高新商品的未注冊商標先使用人失去權利救濟的途徑。因此，筆者贊同《商標法修正案（草案）》中對于在先商標使用時間不強加以規定年限，未注冊商標只需滿足在先使用之事實即可。

持續使用是指商標先使用權人在其商品或服務上不中斷地使用其商標。在韓國商標法上就有“沒有故意從事不正當競爭的意圖而持續使用該商標”的規定。要求未注冊商標的在先使用具有持續性，是因為如果在先使用人無正當事由而中斷對商標的使用，會對商標管理的秩序、商標注冊權人以及市場公平競爭都產生不良影響，造成商標使用的混亂，使消費者產生混淆。注冊商標尚需承擔使用的義務，如果連續3年停止使用將導致被撤銷注冊，那么未注冊商標先使用權則更加需要通過持續使用來維持其權利的存續。如果使用人在無正當理由中斷后再恢復使用的，那么應當視其為啟用另一未注冊商標，則該商標的使用將構成對注冊商標專用權的侵權。當然，持續使用是要求不得無正當理由而停止使用，如果使用的中斷是因為非主觀原因而導致正當事由，那么法律應當給予一定的保護，仍然視其為持續使用。季節性商品銷售的暫時中斷、因企業分立或合并而導致的商標暫時中斷使用等都屬于中斷的正當理由［4］，具體之情形可以由法院根據個案的具體情況予以判斷。因此，筆者建議在《商標法修正案（草案）》第58條第三款中添加對于未注冊商標持續使用的要求，規定連續3年停止使用將導致先使用權的喪失。

（二）地域要求

日本和韓國的商標法條文中明確規定了先使用商標“在日本國內”和“在韓國國內”的地域限制，要求商標的在先使用必須為法域內的使用。在我國商標法修訂的過程中，曾經設有過商標先使用權條款并在其中規定了地域限制。但是在本次《商標法修正案（草案）》中，雖然也增加了關于未注冊商標先使用權的保護，但條款中對于地域的限制卻未加限定。筆者認為，在未注冊商標先使用權條款中對地域的限定是必要的，這既是知識產權對地域性的要求，更是出于對國內注冊商標抵御國外未注冊商標、保護國內商標管理秩序和維護市場公平競爭的要求。

（三）先使用人的要求

大陸法系國家大多在其商標法律中規定了在先使用人的主觀狀態，要求在先使用人必須是“善意”或者“非以不正當競爭為目的”，否則其對未注冊商標的繼續使用將構成侵權。在我國許多商標法教科書上，也已經把先使用人的善意作為未注冊商標先使用權的構成要件之一，強調沒有善意的在先使用不構成合法的權利。但是，《商標法修正案（草案）》中對在先使用人的主觀狀態并未規定。筆者認為，先使用人的主觀善意是未注冊商標先使用權制度不可或缺的一部分，并且不僅在先期使用中還是商標被注冊后的繼續使用過程中，先使用人應當保持一貫的善意。在他人對相同的商標注冊后，先使用人繼續使用時不得出于不正當競爭的目的，不得和注冊商標權人的商品和服務相混淆，否則就可能排除其行為的合法性，構成商標侵權。建議我國商標法律在對未注冊商標先使用權保護的同時，考察先使用人的主觀狀態，對出于不正當競爭目的的未注冊商標在先使用進行規制。

（四）先使用權的限制

對于先使用權也需要規定一定的限制方式，防止權利的濫用而導致注冊商標專用權人應有的合法權益受到損害。

1.附加適當區分標識

當未注冊商標與善意在后注冊商標發生沖突時，法律允許給予未注冊商標先使用權人繼續使用其商標的權利，阻卻了該商標的侵權效果。但是，這卻會導致市場上同時出現兩個合法使用的相同或類似商標，可能會導致消費者的混淆。所以為了保護消費者的利益，要求未注冊商標在使用時附加適當區分標識以區別于注冊商標的要求是合理的，如果不能添加適當標識，則先使用人不得繼續使用其商標。同時，附加適當區別標識的效果應當是使未注冊商標與注冊商標的差別更顯著，其判斷標準應當為相關公眾的一般注意力判斷不致于混淆。在《商標法修正案（草案）》條款中要求“可以”附加適當區分標識，筆者認為在司法實踐中，如果兩個商標的同時存在會導致消費者的混淆時，應判決“應當”附加適當區別標識。

2.不得擴大范圍

在先使用權應當限制在原有的商品或服務內，不得擴大使用商品的范圍，這就意味著先使用人繼續使用其未注冊商標的范圍只能限定在沖突注冊商標申請之日前已經使用的商品或服務上。如此限制的理由是，法律對于未注冊商標先使用權的保護僅僅是其在先使用的既存狀態，如果允許使用范圍的擴大，那么就會損害注冊商標專用權人的合法權益。《商標法修正案（草案）》中規定的“在原使用范圍內繼續使用該商標”，應當也是指不得擴大使用范圍，不得擴充到近似商品或服務上。

3.權利移轉或許可的限制

如上文所述，未注冊商標先使用權制度保護的是先使用狀態，所以，如果允許先使用人轉讓或者許可他人使用其未注冊商標，則會破壞既存的狀態，導致不正當競爭的后果。因此，除了自然人的死亡或者法人的分立、合并等非出于主觀意思而導致權利承繼的情形外，原則上應當禁止先使用人轉讓或許可他人使用其未注冊商標。建議在將來商標法律對先使用權保護的同時，加上不得移轉及許可他人使用的限制條款，平衡注冊商標專用權人以及未注冊商標使用權人的利益。

［1］王蓮峰.商標法［M］.北京：清華大學出版社，2008：174.

［2］文學.商標使用與商標保護研究［M］.北京：法律出版社，2008：220.

［3］汪澤.論商標在先使用［J］.中華商標，2003，（3）.

［4］［日］紋谷暢男.商標法 50講［M］.魏啟學，譯.北京：法律出版社，1987：236.

［責任編輯：劉 慶］

Improvement of the Senior Use of Unregistered Trademark System——Comments on Article58(3)of the

HUANGYi-ran

To balance the benefit between the possessor of the registered trademark and the senior user, and to fulfill the shortage of senior principle and the register principle, the sincere senior user of unregistered trademark should be imparted the right to keep on using.Most statute law countries have already have the articles a bout the senior use system, also it is written in the latest＜Trademark Law Amendments(Draft)＞ but the protection is not sufficient under the legal system in China. Conditions and limits of the senior user's rights should be clarified to improve the senior use of unregistered trademark system.

Unregistered Trademark;Senior Use;Amendment of Trademark Law

DF523.3

A

1008-7966(2013)05-0081-03

2013-06-08

黃易然（1989-），女，上海人，2011級民商法專業碩士研究生。