eBay案與美國專利救濟制度的變化

郭羽佼 閆文軍

摘要：eBay案是近年來美國專利制度改革中的重要案例，美國聯邦最高法院通過此案重樹了要件檢驗原則，對美國的專利救濟制度做出了重大的調整。文章介紹了eBay案的案情，比較了eBay案前后美國法院在專利訴訟中適用永久禁令的不同標準，并在此基礎上分析了美國提高專利訴訟中永久禁令適用標準的背景、深層原因，并對此案做出評價。

關鍵詞：eBay案；專利救濟；永久禁令；四要件檢驗原則；衡平法則

中圖分類號：D913 文獻標識碼：A文章編號：1009-2374（2012）03-0019-03

一、eBay案的背景

根據世界知識產權組織(WIPO)發布《2007年專利報告》，全球專利活動在1960年之前發展緩慢，1960年之后專利制度的應用開始加速，到1980年以后進入快速發展期；自1995年以來，全球專利申請量的年均增幅為4.7%，其中2005年全球專利申請總量接近166萬件，比2004年增加7%。“專利叢林”現象出現在大眾面前。“專利叢林”現象和社會鼓勵專利的相關政策有關，但同時也有著歷史的必然性。隨著科學技術發展和社會分工的不斷細化，技術的創新正朝著微觀的方向發展，大部分的發明創造是借鑒、利用前人的成就進而作出的改進或者創新。過去一個專利就覆蓋了整個產品的現象已經被顛覆。一件產品中往往充斥著大量的分屬不同專利人的專利權利，要實現一個專利產品的商業化，就需要開辟一條穿越叢林的道路。人們認為穿越專利叢林的難度導致了專利的使用不足的問題，表現為：第一，取得專利許可的交易成本加大。第二，大量的改進專利成為問題專利而得不到實施。第三，專利訴訟增多。據統計，美國在1980～1990年間，專利訴訟數量由4000多件增長到8000多件。與此同時，在專利林立的現狀下還出現了“專利漁翁”的現象——有一些公司投機性地收購專利，特別是那些破產公司的專利，形成自己的“專利包”，通過起訴他人侵權以獲得高昂的專利費或巨額和解賠償，被形象的稱之為“專利漁翁”。這些問題由以激勵創新為目的的專利制度引起，最終成為了創新路上的障礙。面對新的環境人們開始重新審視專利制度，開始探討專利的保護強度和創新之間的關系，在具體的案件當中，專利權利人和專利使用者之間的利益衡平成為了人們思考和關注的焦點。

二、eBay案案情

eBay其主要產品為：網上拍賣、電子商務、購物商場。MercExchange公司是一家擁有數件專利的小公司，其中包括eBay案涉及的“在線拍賣”的商業方法專利。在eBay案發生之前，兩家公司曾就“在線拍賣”的技術許可進行協商，但最終談判失敗。2001年，MercExchange公司向法院起訴，指控eBay公司使用的“立刻購買”在線交易方法侵犯了它的上述商業方法專利。2003年地區法院作出判決，認定eBay公司構成了侵權，判決eBay作出3500萬美元的損害賠償，但拒絕發布永久禁令。聯邦巡回上訴法院審理此案，一方面維持了地方法院對損害賠償的判決，另一方面推翻了地方法院的判決，簽發了永久禁令。eBay公司不服聯邦巡回法院簽發永久禁令的判決，向聯邦最高法院提起訴狀，并指出巡回法院一旦認定侵權即簽發禁令的做法是錯誤的。最高法院2006年5月做出了最終判決，推翻了聯邦巡回上訴法院的二審判決，將案件發回地區法院重審，要求地區法院依據傳統衡平法原則中禁令的“四要件檢驗標準”，而不是所謂的“一般規則”來決定申請人是否能夠獲得永久禁令救濟。

最高法院總結：拒絕或簽發永久禁令應當依照地方法院的公正判斷，四要件檢驗原則應當在專利侵權訴訟中同等的適用。最高法院指出，地方法院和聯邦巡回法院都錯誤的適用了衡平法原則。地方法院的錯誤在于，在拒絕永久禁令時，沒有嚴格的使用衡平法原則上，簡單的將原告曾經與被告協商許可，和原告自身未使用該專利作為拒絕頒布禁令的理由是不合適的。而巡回上訴法院的錯誤在于，將禁令的頒布絕對化，專利法第283條明確規定要“依照衡平法原則”發出禁令，法院就應當按照傳統的衡平法原則來權衡是否發出永久禁令。因此，最高法院撤消了巡回法院的判決，并將案件發回重審以便地方法院能根據事實判斷是否簽發永久禁令。最高法院的大法官肯尼迪等認為，永久禁令是一種重要的針對專利侵權的傳統救濟方法。但現在的環境與當初不同了，過去在大部分案件中簽發永久禁令的做法已經不再合適了。商業方法專利的迅速擴張、大量的專門許可專利的實體的出現、復合發明等專利環境中出現的新問題，都應當成為目前地方法院在個案中判斷是否簽發永久禁令的考慮因素。

至此，eBay案的判決改變了聯邦巡回法院建立的，一旦發現侵權即簽發禁令的做法。人們甚至大膽地預測最高法院在eBay發生的態度轉變與以往一樣，預示著美國對專利制度鐘擺似變化從親專利的最高點擺向了另外一邊。

三、eBay案后制度的變化

（一）eBay案件后，聯邦巡回上訴法院和各地方法院均重新確立了四要素檢驗原則，在更多的案件中駁回了永久禁令的頒布請求。禁令與侵權認定綁定的模式得到了改變

2006年8月美國得克薩斯州地方法院宣判微軟和Autodesk在一起專利訴訟案中敗訴，責令兩公司向原告Z4Technologies公司支付共計1.58億美元的賠償金，但未支持原告的禁令請求。在這個與eBay案類似的案件中，陪審團認定Z4 Technologies公司擁有的兩項方法專利有效且微軟操作系統侵害了這兩項專利。但有效的專利以及侵權事實的存在并不能必然推定原告受到了不可彌補的損害。首先，微軟沒有生產產品啟動系統，也沒有單獨銷售、分銷或許可第三人使用，因此與Z4之間并不構成直接的競爭關系。其次，微軟使用的侵權產品僅是微軟操作系統一小部分功能元件，因此購買微軟的用戶不可能為使用Z4的專利產品而購買微軟產品，進而減損Z4的利益。同時，Z4并不能證明金錢賠償不足以彌補自身損失，雖然專利權是一種排他權，但不意味著金錢賠償是不適當的，只有當侵權產品影響了專利權人的商譽或獨占了市場時才會發生損失無法計算的情形。衡量雙方困境，若發布禁令，微軟必須花費大量的時間和金錢對系統進行重新設計，使眾多電腦系統的制造和零售商蒙受巨大損失。基于微軟產品的普及性，禁令會導致公共利益的損害。而對于Z4，非核心的一小部分元件侵權，通過金錢賠償足以彌補損失。

通過此案可以看出，在新的案件發生后，法院在簽發禁令的問題上都會進行四要件檢驗原則進行分析，即在認定侵權和獲得損害賠償的基礎上，要獲得禁令的救濟必須滿足四個要件：（1）原告已經遭受了不可彌補的損害，有合法的權利請求。（2）未來侵害是逼近的，而且損害賠償是“不充分”的。（3）被告遵守禁令所承受的困難并非不成比例地大于原告由禁令獲得的收益。（何為不成比例的大于在有關專利案例中存在著判斷上的不同觀點，聯邦上訴法院基于市場自由理論認為，雖然永久禁令給被告帶來的困難大于被告所獲得的收益，但這種差距實際上是給予原告的談判成本，是無可厚非的。但在eBay案中，肯尼迪大法官提出，如果專利權人確實是在利用禁令向專利使用人敲竹杠，則不應頒布永久禁令。）（4）符合“公共利益”。原告想要獲得禁令的救濟就必須承擔比“一般規則”下更多的證明責任。這無疑會給原告帶來負擔，迫使其更加慎重地對待專利訴訟，而不是將專利侵權訴訟作為對其百利無一害的進攻利器。

（二）另一方面，人們擔心的導致戲劇性的爆炸性反應并沒有出現

對eBay案后的研究顯示，eBay案后的兩年中法院在多于72%認定了侵權和有效性的案件中簽發了禁令，地方法院在2008年2月至2009年10月公布的判決的研究表明，法院在提到了26個eBay案的判決中有17個案件簽發了永久禁令，而僅在9個案件中拒絕了永久禁令。eBay后的三年中，地方法院在76%的案件中簽發了永久禁令——與專利權人感到害怕的落差相去甚遠。事實上，大多數最新的資料顯示，eBay案后，這樣的高簽發率已經持續了五年，地方法院在75%的專利案件中簽發了永久禁令。

這些數據說明，eBay案后的判例打破了之前的預言。專利權人與侵權人有直接競爭關系，基本上都得到了禁令救濟。法院更傾向于簽發禁令給實際實施專利的專利所有人。未實施專利的專利所有人通常得不到禁令。同時，那些實施專利或者將專利許可給有關系的公司的公司更傾向于被認為與侵權者有直接的競爭關系。此外，一些法院明確地拒絕了將許可意圖作為考慮的因素，認為不能因為原告有許可專利的意愿而拒絕永久禁令。

通過以上分析，可以得到下列結論：（1）在多數案例中，地方法院仍然會簽發永久禁令；（2）通常當專利權人與侵權者恰好是市場直接競爭對手情況下法院會簽發永久禁令；（3）通常如果專利權人并沒有實際實施專利的商業行為，法院會拒絕簽發永久禁令；（4）其它因素，例如故意侵權、侵權專利只是一項復雜發明的組成部分、專利權人有進行專利許可的意愿以及未來侵權的可能性并不能明顯地預示專利侵權是否會導致頒發永久禁令。

四、eBay的歷史意義

最高院對eBay案的判決對美國專利侵權救濟具有重要的意義。此案的判決否定了聯邦巡回上訴法院長期堅持的頒布永久禁令“一般規則”化的做法，恢復了傳統的衡平法原則在專利侵權案件永久禁令頒布中的適用，成為了美國專利制度發展史上的轉折點。

首先，這樣的變化也是技術發展所要求的人們對權利人與技術使用者以及消費者之間的利益衡平的結果。在過去，一個專利或少數幾個專利就覆蓋一個產品的狀態下，法院傾向于保護專利權利人的利益，一旦認定侵權就頒布永久禁令，有利于專利權人權利的確認，迫使人們重視專利的價值。但如今，在某些一個產品上就聚集了相當多的專利的領域，專利的使用者常常無法像過去一樣繞開許多他人享有專利權利的技術，其技術商業化的難度已經是過去的倍數，在這種情況下，法院一旦頒布禁令，其產品商業化的成本將會成倍的增長，從而達到不合理的程度。在專利密集的領域，專利的高強度保護，實際上加劇了專利技術商業化的困難，一定程度上加劇了專利利用不足、資源浪費的現象。eBay案后法院利用自由裁量權拒絕簽發禁令，就相當于將過去權利人通過訴訟所獲得的談判成本減去了，使美國專利侵權救濟重回理性的限制狀態。

其次，重新確立四要件檢驗原則，限制永久禁令的頒布打擊了“專利漁翁”，確保良性的專利競爭。在eBay案之前，“專利漁翁”現象愈演愈烈，對于“專利漁翁公司”來說，永久禁令是一種提高其在授權許可談判時議價的工具。在面對侵權訴訟時，“專利漁翁”作為原告其訴訟成本與財務風險更小，其最壞的情況是損失律師費和失去專利權，而最好的情況則可獲得大量的損害賠償，而相比之下，永久禁令會迫使被告公司的產品退出市場。為了避免這樣的結果，被告公司通常不得不接受高額的專利許可費用。學者們認為正是專利侵權訴訟中的禁令制度本身的一些缺陷導致了制度規則的誤用或濫用，成為了危害專利制度促進競爭和創新宗旨的合法工具。而通過eBay案重塑四要件檢驗原則，修正了已有制度的弊端，通過增加頒布禁令制度的靈活性，減少了專利漁翁通過專利訴訟來敲竹杠的機會。

第三，美國法院對地方法院頒布禁令的自由裁量權的調整是有限度和謹慎的。調整后的地方法院的自由裁量權僅僅是恢復到了與其他侵權案件中同等的簽發禁令的裁量權。這樣的調整范圍既能起到修正過度強化保護、抑制專利“專利漁翁”現象的作用，又能保證制度不會重新偏向新的一面，即過度保護專利使用者的利益。對于專利制度的長遠發展和刺激創新都有著重要的意義。

五、結語

永久禁令是專利侵權的一種程序救濟方式，對拒絕永久禁令的研究有利于加深我們對美國專利制度的發展方向的認識。我國有著和美國不同的國情，在專利制度上我們有了相對完整的制度，但在制度的使用效率上有著很大的差距。美國拒絕禁令的情形的分類分析，以及這種對侵權救濟進行限制的制度變化對我國都有著重要的借鑒意義。法院對eBay案的判決正是美國對美國專利救濟制度的一次重要的調整行為，研究eBay案是研究近年來美國專利制度改革的最好的出發點。要完全研究專利侵權的救濟，還應該結合損害賠償等方面進行分析，并對研究拒絕禁令造成的結果進行研究，最終總結出這種制度的作用和效果。

參考文獻

[1]鄭成思.知識產權論[M].北京：法律出版社，2010.

[2]喬希.勒納，等著，羅建平，蘭花譯．創新極其不滿——專利體系對創新與進步的危害及對策[M]．北京：中國人民大學出版社，2007．

[3]和育東．美國專利侵權救濟[M]．北京：法律出版社，2009.

[4]張乃根，等．美國專利法：判例與分析[M]．上海：上海交通大學出版社，2010．

[5]羅伯特．P.墨杰斯，等著，齊筠，張清，彭霞譯．新技術時代的知識產權法[M]．北京：中國政法大學出版社，2003．

[6]Damon C. Andrews．” WHY PATENTEES LITIGATE” Columbia Science and Technology Law Review，2011．

[7]Benjamin Petersen．”Injunctive Relief in the Post-eBay World” 23 Berkeley Tech. L.J. 193, 196 (2008)．

[8]Lily Lim & Sarah E. Craven, Injunctions Enjoined; Remedies Restructured, 25 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 787, 798 (2009).

[9]Robert Bosch L.L.C v. Pvlon Mfg. Corp. (Fed. Cir. 2011).

[10]eBay, Inc. v. MereExehange, L.L.C., 126 S.Ct.1837, 1841(2006).

作者簡介：郭羽佼（1987-），女，四川人，中國科學院研究生院人文學院碩士研究生，研究方向：民商法、知識產權法；閆文軍（1967-），男，中國科學院研究生院副教授，博士。

（責任編輯：周加轉）