中國商標在德國或歐盟遭遇“惡意搶注”的應對方法

中國商標在德國和歐盟遭遇搶注分為三種類型。第一類是生產、外銷型企業在海外的獨家代理商或銷售商以自己的名義注冊了其代理的中國產品的德國商標；第二類是中國企業的品牌被境外同行競爭企業注冊；第三類是以通過出售商標賺取經濟利益的公司或個人，在海外批量注冊中國馳名商標。

隨著中國企業對自身品牌保護意識的增強，大多數中國企業特別是生產、外銷型企業在計劃開拓海外市場時，首先會想到注冊商標或外觀設計等來實現知識產權保護。然而，當進行注冊時，中國企業往往會發現自己在中國成功注冊并有一定知名度的商標，已經被自己在境外的獨家代理商或者其他銷售商搶先注冊了。

目前，商標被搶注的中國企業大多會采取同搶注其商標的公司或個人采用談判或用高價購回的消極方式來解決。其實，積極運用法律武器維權才是正面打擊惡意搶注、維護企業形象和提升企業價值的有力手段。而面對海外惡意搶注、陌生的法律環境、法律文化和語言障礙時，中國企業在國外維權的信心往往稍顯不足。

當在中國成功注冊的商標被搶注為德國商標或歐盟商標的時候，經常有人質疑這種維權的勝算有多大。這種質疑是有一定的理論根據的，因為無論按照德國商標法還是歐盟商標條例中適用的領土管轄權原則和優先注冊原則，在中國注冊的商標權在德國或歐盟領土范圍內原則上是不受保護的，也就是說中國的注冊商標原則上不能對抗在德國注冊的德國商標權利人或歐盟商標權利人。而根據優先權原則，注冊在先的德國商標或歐盟商標是優先受到保護的。這使得中國企業被搶注的商標理論上無法再次進行注冊而受到保護。但是，這兩條商標法的基本原則的例外情況就是當在中國成功注冊的商標被“惡意”搶注為德國或歐盟商標。

本文會根據德國和歐盟的有關法律和相關判例解讀惡意搶注的類型、惡意搶注的成立條件以及被搶注人可以使用哪些法律手段維權。

一、“ 惡意搶注”的基本類型

筆者通過案例總結將中國商標在德國和歐盟遭遇搶注分為三種類型。第一類是生產、外銷型企業在海外的獨家代理商或銷售商以自己的名義注冊了其代理的中國產品的德國商標（以下簡稱“代理搶注型”）。這一類中的典型案例是2007年王致和被其德國慕尼黑代理商搶注的案件。另一例是今年8月開庭審理的中國“洽洽”食品商標在德國遭搶注案。第二類是中國企業的品牌被境外同行競爭企業注冊（以下簡稱“同行搶注型”）。這一類中比較有名的案例是德國西門子公司搶注中國海信集團“HiSense”商標。第三類是以通過出售商標賺取經濟利益的公司或個人，在海外批量注冊中國馳名商標（以下簡稱“儲備搶注型”）。無論哪一類型的搶注事件，都是搶注人利用中國企業對境外法律不熟悉以及中國企業多年經營的商標聲譽。而且，往往會促使中國企業以高價回購的方式“贖回”德國或歐盟商標從而賺取經濟利益。

二、“惡意搶注”的成立條件

歐盟和德國的法律和判例對于上述三種惡意搶注類型的成立條件都有相關闡述。

據德國相關法律和案例判定惡意搶注的條件

1、“代理搶注型”在德國商標法第11條中有明確規定。其成立條件為：

（1）搶注人與被搶注人之間有業務代理合同或者類似法律關系（搶注人通常是被搶注權利人歐盟成員國的代理商或經銷商）;

（2）搶注人以自己的名義注冊了其代理產品或服務的商標;

（3）商標注冊行為未經授權人的同意。

由此可見，德國搶注人的“惡意”就在于，根據誠實信用原則應該知道中國企業在不久的將來需要在德國注冊商標并進一步開展在德國的商業活動。

2、“同行搶注型”中的“惡意”根據德國反不正當競爭法的規定和德國聯邦最高法院的判例，需要具備如下幾個條件：

（1）搶注人已經知道或應該已經知道其注冊的商標在境外國家已經注冊成功;

（2）境外注冊商標的權利人將在可預見的將來在德國境內使用該商標;

（3）搶注人應該預見到境外商標權利人即將在德國使用該商標。

3、 “儲備搶注型”的惡意搶注也是從德國法院判例中發展出來的一種搶注類型。其成立的條件包括:

（1）搶注人的業務領域在于批量注冊他人商標，而不是用于標識其產品或服務;

（2）搶注人沒有對該商標有具體的使用意圖;

（3）搶注人的注冊目的僅限于促使第三方購買其注冊的商標權或授權第三方使用該注冊商標，即搶注人使用商標的方式僅限于轉讓注冊商標或授權他人使用其注冊商標;

（4）搶注人有阻礙他人合法使用商標的意圖。

鑒于從初審角度難以證明搶注人有阻礙他人合法使用該注冊商標的意圖，德國專利商標局通常不會僅僅以搶注人的業務領域是轉讓或授權使用商標而駁回該類商標的注冊申請?！皟鋼屪⑿汀蓖窃诒粨屪⑷诵枰员旧砥放茣r才被發現。

據歐盟相關法律和案例判定惡意搶注的條件

與德國法律相同，歐盟商標條例和歐盟商標執行條例中都沒有“惡意”的法定定義。

1、 在判斷“儲備搶注型”和“同行搶注型”的“惡意”時，歐盟的判例與德國的判例中使用相同的判斷原則。“惡意搶注”中的“惡意”是根據歐盟法院的判例發展而來的，并適用所有惡意搶注的類型。在審判中歐盟法院會考慮所有重要的因素，來全面判斷是否有“惡意”的主觀行為。歐盟法院特別會綜合權衡如下因素：

（1）搶注人知道或必須知道，他人至少在歐盟一個成員國使用相同或類似的標識用于相同或近似的產品或服務類別;

（2）搶注人有阻礙他人使用該商標的意圖;

（3）比較搶注標識和被搶注的標識受保護的程度。該因素的綜合判斷依據為，被搶注商標代表的產品是否引領國際市場、產品是否比較成功和該商標使用的時間。

2、 而在“代理搶注型”中與德國商標法相同的是，歐盟商標條例中也有類似法律規定。但該規定比德國商標法中更詳細地規定了“代理搶注型”成立的條件。根據歐盟商標條例第11條的規定代理商的“惡意”需要同時具備如下條件：

（1）搶注人與被搶注人之間有代理合同或者類似法律關系（搶注人通常是被搶注權利人歐盟成員國的代理商）;

（2）搶注人以自己的名義注冊了商標;

（3）商標注冊行為未經授權人的同意;

（4）搶注人無法為自己的注冊行為提供合理的解釋;

（5）被注冊的商標與被搶注的商標相同或相似。

三、維權手段

1、 德國商標被搶注的維權手段

當商標遭遇惡意搶注時，被搶注商標權利人可以根據不同的被搶注階段在德國專利商標局以及德國法院行使如下權利：

（1）在被搶注商標的注冊申請階段，在所有的惡意搶注的類型中只有“代理搶注型”的被搶注人可以根據德國商標法第41和第42條的規定在該商標公布后的三個月內提出異議。但是，在實踐中，由于中國企業在德國沒有商標監控機制，所以往往很難發現自己的商標已經被搶注。

（2）對于所有惡意搶注類型，被搶注人還可以根據德國商標法第54條和第50條第1款向德國專利商標局以“惡意”作為絕對無效注冊的理由提出撤銷該商標。如果德國專利商標局或專利法院支持因“惡意”作為絕對無效注冊的理由，中國企業在撤銷該商標后，可以以自己的名義重新申請注冊該商標。

（3）在商標法之外，德國的法律還規定了一系列維權手段。例如，被搶注方還可以根據德國反不正當競爭法第3條、第4條第8項和第8條第1款第1句的規定，要求搶注方消除因惡意搶注造成的影響并要求其立即停止繼續使用該商標;根據德國民法第823條的規定，在給被搶注的中國企業造成損失的情況下，要求其賠償損失。

（4）另外，如果涉及“代理搶注型”，中國企業可以根據德國商標法第11條、第17條和第27條的規定要求搶注方同意全部或部分變更商標權利人為中國企業。如果代理商已將該德國商標轉讓給了第三人，那么這個變更要求也可以向取得商標權的第三人提出。商標轉讓要求是有時效限制的，中國企業要在知道和應該知道商標被惡意搶注的三年內提出轉讓要求，否則該要求按照德國商標法第20條和德國民法第195條在3年內失去訴訟時效。

2、被搶注為歐盟商標的維權手段

同樣在歐盟商標條例中也有類似德國商標被搶注時的維權法律規定。例如，在涉及“代理搶注型”的案件中，中國企業可以根據歐盟商標條例第18條的規定，要求搶注方同意全部或部分變更商標權利人為中國企業。

不同之處在于，惡意搶注作為絕對無效注冊原因，被搶注人僅僅可以根據歐盟商標條例第56條、第52條第1款b項的規定，向內部協調局提出撤銷商標申請或在侵權程序中提出的反訴來撤銷該注冊商標。

結語

綜上所述，中國商標被搶注為德國或歐盟商標時，中國企業完全可以使用法律武器有效地維護自身的品牌。但是，中國企業為了在“惡意搶注”案中掌握主動權，還應該做好如下工作：

（1）建立有效的境外品牌監控機制，以便及時應對同行、代理商或投機分子的搶注行為;

（2）中國企業在德國或歐盟提出商標異議或主張權利時，應該從主觀和客觀兩個方面搜集相應的證據來證明搶注人在主觀方面有惡意行為、在客觀方面有搶注的事實。

可以證明主觀惡意的證據主要有雙方當事人之間的函電往來、產品加工或獨家代理合同、索取商標使用費的書面要求和搶注人的公司業務范圍等。客觀方面的證據主要需要中國企業證明自己有使用該商標在先的證據，該類證據通常可以是在商務活動中使用該商標的商務文件、賬單、合同、廣告、宣傳冊和展會證明等。中國企業作為商標持有人在提出異議或主張權利時，要注意盡量一次提交所有具有公信力的證明材料。