涉外OEM商標侵權的認定

摘要：改革開放以來我國OEM產業發展較快，尤其是在我國廣東和江浙等沿海地區，有大量企業將涉外貼牌生產當作主要業務，越來越多的世界著名廠商將生產轉移到中國，使得中國日益成為世界商品加工廠。然而近年來。涉外CEM商標侵權糾紛層出不窮，現行法律規定的模糊導致法院、行政執法機構對涉外OHVl商標侵權的認定結果莫衷一是。既損害了相關當事人的利益，也阻礙了我國涉外加工貿易的發展。基于各方當事人利益平衡原則。認定涉外OEM并不構成對國內權利人商標權侵權，進而為即將進行的第三次商標法修訂建言獻策。

關鍵詞：OEM；商標法；混淆

中圖分類號：D923.43 文獻標識碼：A 文章編號：1004－0544(2011)02－0116－03

OEM(Original Equipment Manufacture)，即原始設備制造商。也稱定牌生產、貼牌生產等，其基本含義為商標權人委托加工方生產附有委托方所提供的商標的產品，并將該產品全部交付給委托人銷售，依約向加工方支付加工費的合作方式。由于中國具有勞工成本的優勢，自改革開放以來我國OEM產業發展較快。尤其是在我國廣東和江浙等沿海地區，有大量企業將涉外貼牌生產當作主要業務。越來越多的世界著名廠商將生產轉移到中國，使得中國日益成為世界商品加工廠。然而近年來，涉外OEM商標侵權糾紛層出不窮，困擾著我國貼牌生產廠商，也使得法律的預見性、穩定性、統一性倍受質疑。

一、問題的提出——涉外OEM商標侵權糾紛及處理

近十年來，我國涉外OEM商標侵權案件層出不窮，法院及行政執法機構的處理結果及理由各有不同。

2002年NIKE案。深圳中院一審判決三被告停止侵權，西班牙公司賠償原告20萬元。浙江進出口公司、嘉興服裝廠分別賠償4萬元和6萬元，西班牙公司對其他兩被告的賠償承擔連帶責任。

2004年廣州綠色盈康生物工程有限公司訴盈康公司、真和公司案，廣州中院判令被告立即停止侵權，盈康公司賠償原告經濟損失48萬元，真和公司賠償2萬元。二審廣東省高院判定賠償項目變更為原告為制止侵權而支出的合理費用15萬元。被控侵權商品全部用于出口未在中國大陸地區銷售，綠色盈康公司并未因盈康公司的委托加工行為遭受直接或間接損失。

2005年義烏市人民法院判決撤銷義烏市工商行政管理局對義烏市聚寶日化有限公司生產標注“De La Ritz”商標產品構成商標侵權的行政處罰決定。認定義烏受托方的行為僅限于生產領域。并未進入國內市場，不會造成相關公眾的混淆和誤認，生產該產品本身不構成對中國“RITZ”注冊商標權人的商標侵權。

2009年，“Jolida”商標侵權案，被告辯稱原、被告都是美國朱利達公司投資設立的，原告持有“Jolida”圖文組合商標系惡意在中國搶注。上海市一中院一審判定被告不構成商標侵權：在美國市場消費者能夠通過商標標識區分商品的來源為美國朱利達公司。涉案產品全部出口并未在中國市場實際銷售。中國消費者不存在對該商品來源發生混淆和誤認的可能。同年11月，二審維持原判，補充說明理由如下：境內加工方在產品上標注商標的行為形式上雖由加工方所實施，但實質上商標真正的使用者仍為境外委托方。涉案產品所貼商標只在中國境外具有商品來源的識別意義。并不在國內市場發揮識別商品來源的功能。

上述案件具有共性，即境外委托人在其本國或者銷售地國擁有合法商標權，但中國境內相同或類似商品上對相同或類似商標享有權利的主體卻另有其人。加工方受他國權利人委托在中國生產貼牌商品，并全部用于出口。然而中國法院、海關、工商管理部門對此類行為是否構成侵權存在分歧。即使在大多案件中被告被判承擔侵權責任，但認定侵權的理由及賠償數額也存在較大差異。

二、我國涉外OEM商標侵權認定的分歧和依據

涉及商標權保護的法規主要有《中華人民共和國商標法》(以下簡稱《商標法》)和《中華人民共和國商標法實施條例》(以下簡稱《商標法實施條例》)，《中華人民共和國知識產權海關保護條例》(以下簡稱《知識產權海關保護條例》)以及最高院的司法解釋等。對于商標侵權構成的規定過于籠統、解釋余地較大，導致實踐中認定結果的不統一。

(一)“使用”的含義

“使用”構成商標侵權，但對于貼牌加工方受托僅在中國生產不在中國銷售的行為是否構成商標法意義上的“使用”存在爭議。

根據《商標法實施條例》規定。加工方將商標附置于商品及商品外包裝上屬于“商標的使用”，在加工過程中存在使用他人商標的行為。上文提及的案件中加工方的行為多數被認定構成商標的使用。

實踐中也有將加工方的行為認定為不構成商標法意義上的使用。“Jolida”案中二審法院將商標的使用與商標的核心作用——識別相聯系，明確了委托方的使用才是商標法意義上的使用。加工方并不面向消費者，而是將產品全部交付委托方。只有產品得以進入消費市場，才能使產品上標識的商標發揮其應有的功能。按照國際慣例，定牌加工商的行為應被視同為在國外生產，是一種勞務輸出。

(二)商標侵權的認定是否以混淆為要件

我國現行商標法律框架下，大多支持認定商標侵權不以造成混淆為要件，如《商標法》第52條第1款；最高人民法院《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》(2009)中明確指出認定侵權不需要考慮混淆因素；《關于對外貿易中商標管理的規定》(1995)的通知中也提到侵權的認定不以混淆為要件。本著嚴格認定侵權的精神，只要出現商標相同或近似即構成侵權。NIKE案中三被告責任的數額及承擔方式以及廣州綠色盈康公司案二審判決賠償額的大幅度降低和賠償范圍的變化應該是法官無奈認定侵權后的平衡方式。

也有部分學者認為通過綜合理解相關規定，混淆理應作為侵權要件。《商標法實施條例》以“誤導公眾”作為認定侵權的條件。《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(2002)(以下簡稱《解釋》)第九條、第十一條規定商品及商標“類似”的判定要以易使相關公眾產生誤認為前提。2004年北京高院在《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》(以下簡稱《解答》)中規定“定牌加工的商品不在中國境內銷售。不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不應當認定構成侵權”。本條規定明確、可行，對涉外OEM商標侵權的認定具有指導作用，但其僅為高院的工作文件，不具有法律效力。即便如此，北京高院200{$年重新頒布的《解答》中也刪除了該條的規定，僅留下了第21條規定承攬加工人的審查義務。涉外OEM商標侵權的單獨規定被刪除，筆者認為并非一種倒退。縱觀整個《解答》，混淆的適用不斷被提及。在混淆為侵權要件的前提下。本文探討的涉外OEM理應不構成侵權，也就沒有必要再單獨強調。問題的關鍵是我國現行法律并未明確混淆原則。在此前提之下，2004年的解釋更加明確、更有意義。實踐中。很少有法院及執法機構明確以混淆和誤認為要件認定侵權，義烏市人民法院及“J0lida”案中一審法院的判決就顯得有些與眾不同。

三、各方利益平衡的角度審視涉外OEM商標侵權認定

利益平衡原則作為一項根本指導原則，在各國知識產權立法和司法實踐中始終發揮著實質性作用。知識產權權利人、相對人和社會公眾利益的動態平衡是知識產權立法、司法和執法的出發點及歸宿。筆者將通過考量涉外OEM中各方利益，探討商標侵權認定的應然。

(一)加工方：收益主要體現為勞務報酬

涉外定牌加工關系中，國內加工方接受委托。依照委托方指示加工產品，銷往其商標注冊國，由此取得國外委托方給付的報酬。這實質上是一種勞務輸出。產品和中國市場“毫無關系”。與微薄的加工費相稱。法律施加于加工方的義務也不宜過重。加工方的報酬主要體現為勞務費用。NIKE案中加工方每件衣服可獲取26元的報酬。產品的質量、品牌、銷售價格等完全由委托方決定。如果加工方既需要審查外國委托方是否為真實的商標權利人、委托方在產品最終到達地是否擁有商標權，還要查詢我國的商標注冊和備案情況，加工方的法律義務過重。加工方無法分享商標帶來的收益，自然也不應承擔商標侵權的責任。

加工方通過事前與委托方簽訂合同的方式無法免除自身責任。即使雙方的合同中訂有權利擔保條款和責任免除條款也并無對外效力，加工方仍應首先承擔商標侵權責任再行追償。而跨國追償牽涉涉外訴訟及判決的承認與執行，難度可想而知。所以有學者提出的將此種情形認定為侵權，加工方通過自我保護的方式避免構成侵權的途徑是不可行的。現實中加工方亦很難通過與中國商標權利人達成諒解的方式防止侵權。達成諒解對中國權利人毫無利益可能還會存在潛在損失的情況下。作為理性的經濟人一般不會與加工方達成協議。如果法律規定本文探討的涉外OEM的情形構成商標侵權，加工貿易將舉步維艱。

(二)委托方：本國法中的合法權利人

定牌加工經營模式出現的原因，主要是為了增加產銷量或降低生產成本。作為本國法中的商標權利人，委托方的行為不應被認定為侵犯中國權利人商標權。委托加工生產的產品全部用于出口不在中國市場銷售，并不與已在中國相同或類似商品上注冊相同或類似商標的權利人在中國形成競爭，不會損及境內商標權人在國際貿易中的利益。有些境外商標權利人的商標注冊反而早于國內權利人，如NIKE案和“Jolida”案。國內權利人之所以仍要打擊此種類型的商品生產，無非是想獨占中國的廉價勞動力市場。《蘭哈姆法》將商標法的目的界定為保護消費者針對防止混淆和壟斷的利益。防止混淆是保護商標權人和消費者利益的最佳結合點。商標權人享有的并不是對商標本身的壟斷，也不是對市場的無節制壟斷，而應僅限于排斥混淆范圍內的壟斷性保護。

(三)國內商標權利人：搶注并非源于OEM

近年來，國內知名商標在國外被搶注的現象時有發生，導致其市場利益受損。然而，將此歸咎于涉外OEM的觀點筆者并不贊同。現今，世界各國主要實行商標注冊保護。國內商標權人只有通過商標的國際注冊，才能在他國享有商標利益。因此，如果他國市場被定牌加工中的委托人搶先占領，原因也只能是境內商標權人缺乏拓展商標效力領域的競爭意識，而與定牌加工無關。國內商標權人應不斷增強商標權的地域性意識，通過域外注冊維護自身的合法權益。

有學者指出根據我國商標法規定，定牌加工中委托方商標若系對他人在先權利的惡意搶注，則其商標權歸于無效。委托方在境外依據該地域的法律規定進行注冊，中國執法或司法機構無權依據我國有關惡意搶注的規定認定委托方注冊的商標無效。因此。委托方是否屬于惡意搶注不應成為中國法院認定侵權考慮的因素。中國商標權利人是否涉嫌搶注反而應是侵權認定中考慮的因素。“Jolida”案中被告提出了相關問題。但法院并未在判決中予以說明。

(四)社會公共利益：并未受到侵害

OEM是在進口國享有知識產權的產品，不存在TRIPS協議中所指的假冒，也不存在我國知識產權法要打擊的侵犯他人權利，侵害公共利益，對消費者造成消費誤導，擾亂貿易秩序的情況。涉外OEM的發展不僅未對社會公共利益造成損害，還對促進中國經濟發展、緩解就業壓力起到了積極作用，符合中國當前經濟發展方式需要。對于國內許多企業而言，接受涉外定牌加工可以充分發揮勞動力資源優勢、積累資金和經驗，為自主品牌的創制奠定基礎。

四、利益平衡基礎上的我國商標法重塑

1983年我國頒布實施《商標法》后歷經1993年、2001年兩次修訂。隨著經濟的發展，《商標法》第三次修訂迫在眉睫，可以此為契機明確商標侵權構成要件。

(一)明確界定商標使用的含義

關于商標使用行為。有學者建議將其限定在“應用于商品流通交換領域”，只有將商品投入有潛在消費者的市場才能稱作是真正商標法意義上的使用。筆者認為，由于現實生活中商品生產與流通環節結合緊密，難以劃分。在商標法實施條例進行廣義界定的情況下。不適宜再作限制性解釋——將使用僅限于向消費者提供產品。在定牌加工中。即使是不負責銷售的單純“貼牌”行為，亦符合商標侵權認定層面的使用。

(二)以混淆作為認定商標侵權的要件符合商標的本質屬性

2010年修訂的《知識產權海關保護條例》中仍然采用對進、出口環節同時監控的保護方式。盡管這一規定因超出TRIPS要求而備受爭議。修訂商標法從而避免我國商標權保護標準過高、防止權利人濫用權利、利用海關等政府機構實現壟斷就成了唯一的選擇。從世界上大多數國家的立法看，商標權的保護都是建立在防止混淆的基礎之上。美國的立法以“導致混淆”為認定“直接侵權”的前提。歐盟立法將“可能導致公眾混淆”作為認定“在相同商品上使用相同商標”之外的其他使用行為構成“直接侵權”的要件。這兩種立法模式的差異在以往并不突出，由于“在相同商品上使用相同商標”一般情況下均會導致消費者的混淆。我國商標立法應仿效美國相關規定，明確“混淆”為所有類型的商標直接侵權的認定條件。它符合商標本質屬性要求。可以防止權利人濫用權利，損害公眾利益，也可以避免對本文中所探討的涉外OEM商標侵權的認定過于寬泛——將相同商品上使用相同商標一律認定為侵權。

(三)商標的地域性決定混淆相對人的范圍

地域性是知識產權的屬性，商標權在其注冊地的范圍內受到保護。是否導致混淆也應以其識別效力涉及的地域為限進行考察。產生混淆的相對人只能是商標權產生效力區域之內的相關公眾。涉外OEM中的商品全部用于出口，不在中國銷售，不會使國內消費者產生混淆和誤認。而國外的委托人正是商標在該國的合法權利人，因此國外的最終的消費者也不會產生混淆。

如果將“混淆”的相對人范圍從消費者擴大到了一切可能接觸到商品的人——生產、運輸、海關等一系列環節中都接觸產品的人，顯然是一種對商標權的過高保護。現階段不應為我國所效仿。涉外OEM中負責商品貼牌、運輸的人，或是負責審查的海關工作人員與商標的接觸都是屬于工作需要，主要目的不是為了識別商品、指導購物。即使將他們視為潛在的消費者，由于國內權利人和國外權利人的商品也不可能同時出現在同一地域范圍內的市場上，因此不會導致相當數量的具有一定謹慎程度的典型消費者的混淆。

責任編輯 肖利