如何定義美國337調查條款中的“國內產業”

虞文燕

摘要向美國國際貿易委員會提起337調查的請求,所涉知識產權權利人必須證明其已經在美國設立了受該權利保護的有關產品的產業,或證明該等產業正在設立過程中,該要求即所謂的“國內產業要件”。在美國《關稅法》337條款下,“國內產業”這一術語含義模糊不清,沒有明確的界定。本文試圖通過對美國國際貿易委員會以往337調查案例的研究,對337調查中“國內產業”的界定標準進行詳細的分析,以總結出美國國際貿易委員會在這種跨境業務背景下如何定義“國內產業”的一般規律。

關鍵詞技術標準經濟標準實質性投資

中圖分類號:D971.2文獻標識碼:A文章編號:1009-0592(2009)06-135-03

一、背景

“337條款”這一術語是美國1930年《關稅法》第1337節的簡稱,現被匯編在《美國法典》第19編1337節。337條款由國際貿易委員會(“ITC”)予以執行,該會是執掌美國眾多貿易法規的獨立政府機構(其他涉及ITC職權的法規包括反傾銷法和反補貼法,這些法規由ITC和商務部共同執行)。

通常的誤解是,337條款的保護對象不包括外國企業。事實并非如此。實際上,如果一家外國企業擁有美國的專利,并在美國實施了該專利,即便該種實施是在特定情形下進行的(例如通過被許可人或分包人),只要符合美國法律制定的特定標準及ITC在判例中為該標準做出的相應解釋,該外國企業便可順利地向ITC提起337調查的申請。

日本企業曾成功運用337條款中的“國內產業”標準來排除美國市場中包括中國企業在內的外國競爭者。由于在337條款下,“國內產業”這一術語的含義沒有明確的界定,ITC往往會遵循以往的判例中所樹立的原則來對申請人是否符合“國內產業要件”進行界定。本文試圖通過對ITC相關案例的研究,探求進口項下美國知識產權保護中這一最常用的行政機制-337調查中是如何定義“國內產業”的,并總結出一般規則,以供業內人士參考。

二、337調查簡介

ITC擁有公認的337條款下對專利侵權、商標侵權、版權侵權、虛假原產地標示、濫用商業秘密等行為的管轄權。在337條款下,ITC有權對進口或進口貨物銷售過程中的不正當競爭行為和不公平交易行為進行調查并作出裁決。該種調查通常是根據美國企業或符合337條款保護要求的外國企業提起的訴請進行的,但ITC也可自行發起337條款的調查。如果ITC經調查認定進口產品侵犯了美國的知識產權、構成了不正當競爭行為,ITC有權采取簽署排除令,禁止侵權產品進入美國市場,在普遍排除令下,ITC甚至有權不分來源地禁止所有同類侵權產品進入美國市場。

337調查的主要程序包括:申請、立案、應訴、聽證前會議、取證、聽證會、行政法官初裁、委員會復議。如果任何一方當事人對ITC的裁決結果不服,可以向美國聯邦巡回上訴法院提起上訴。ITC做出的違反337條款的裁決,應提交總統審議。如總統在收到ITC裁決后60日內未基于政策因素予以否決,則該裁決將成為最終裁決。實踐中,總統極少否決ITC的終裁。

需要注意的是,適用337條款的前提是在美國國內必須實際存在或將要存在的相關產業,并且該產業應用或實施337條款所保護的美國知識產權。按照規定,當不正當競爭行為將要或已經破壞或實質性損害美國的產業,或妨礙美國該類產業的建立,或抑制、壟斷美國貿易或商業時,才可以發起337調查。

三、如何界定337調查條款中的“國內產業”

(一)國內產業要件

如上文所述,向ITC提起337調查的請求,所涉知識產權權利人必須證明其已經在美國設立了受該權利“保護的有關產品””的產業,或證明該等產業正在設立過程中豎。該要求即所謂的“國內產業要件”。

“國內產業”的含義似乎是一目了然的。其實不然。在337條款下,“國內產業”這一術語含義模糊不清,沒有明確的界定。事實上,337條款“既不要求申請人生產專利產品,也不要求其說明所涉專利涉及的產品產自申請人的被許可方”。 根據規定,如果美國存在受專利、版權、商標等保護的相關產品存在以下情況,應當認定美國存在該產業:

(A)工廠或設備的重大投資;

(B)勞力或財力的重大投入;或者

(C)專利實施方面的實質性投資,包括工藝,研究和開發,或許可。

該規定并不要求申請人在美國實際生產產品,而是要求申請人就所涉產品在美國進行了重大的投資。ITC在多個判決中提到了國內產業要件的各個方面,分析這些案例,可以發現,總的趨勢是,“國內產業”的門檻越來越低,也就是說,對滿足要件所必要的美國國內經營活動的要求正在逐步減少。下文將對ITC以往判例中“重大投資和活動”的界定標準進行詳細的分析。

(二)兩項標準

ITC為確定337調查的申請人是否滿足國內產業要件制定了兩項標準。其中,技術標準考慮“申請人是否正在實施或從業于所涉專利”,經濟標準則考察“是否進行了重大或實質性的商業開發”。

1.技術標準

申請人首先要證明其正在實施或應用異議所涉之專利。ITC認為,申請人只需表明其產品符合爭議所涉專利的一項權利要求即可。國內產業要件 “技術標準”的執行并非根據僵化的公式,而是根據產品和市場的實際情況綜合考慮的。在分析一項專利的權利要求時,ITC首先考察內部證據,包括權利要求的語言及其詳述的內容等。然后,ITC會考察外部證據,包括發明者的證詞、專家證詞和學術論文等。當然,外部證據使用的目的是為了便于ITC對專利的理解,而非改變或抵觸權利要求本身的語言和用詞。

2.經濟標準

為符合國內產業的經濟標準,申請人必須表明,其已經根據《美國法典》第19編第1337節(a)(3)條規定的三項內容中的任意一點建立了或正在建立國內產業。國內產業應當涉及:(1)工廠或設備的重大投資;(2)人力或財力的重大投入;或(3)實質性的實施或應用投資,包括工藝、研究開發和許可。因上述標準是選擇性陳述的,符合上述三大標準中的任何一個標準都足以滿足“國內產業”的要求。需要注意的是,法律并沒有要求國內產業必須達到特定的規模。

ITC并未將經濟標準限定為申請人的直接活動。在近年來的調查中,ITC認可將申請人的承包人、分包人或被許可人完成的工作認定為國內產業的部分投資,在判定企業的經濟活動是否滿足“國內產業”的要求,甚至連由本身為被許可人的外國企業分許可的第三方在美國國內所進行的投資及從事的活動都會被考慮在內。

另外,申請人母公司或關聯公司的活動也被認定為投資的一部分。例如,在特定LED產品案中,ITC查明,申請人不僅在工藝、研發方面有實質性的投資,其美國關聯方也對有關所涉產品的工藝和/或研發活動進行了實質性的投資。ITC據此認定,申請人符合重大投資的條件。

(三)對比增值分析

ITC認為,在產業的經營活動并非全部在國內開展的情形下,根據337(a)(3)(A)-(B)條款對國內和外國經濟活動進行對比分析是適當的豙。對比分析包括增值分析以確定美國國內的活動對產品所增加的價值。增值分析法通過外國生產成本和國內生產成本的對比來確定國內活動對最終產品所增價值的百分比。如在特定魔方案豛中,因國內服務對進口價值為1.00美元的產品增加了0.92美元的價值,ITC認定申請人重大國內活動的存在(下文將詳述)。

在特定農業車輛及其零部件案豜中,行政法官查明:申請人國內成本包括了涉案產品29%的要素成本,10%的其他生產成本及費用(包括營銷、產品支持、保修支持、零件、銷售及經銷商支持為國內費用)。另外,申請人有12名全職為涉案產品提供支持的國內雇員、5名全職搬運工人以及其他負責產品有關工作的國內工人。行政法官根據上述事實認定,申請人已經舉證證明其設立了國內產業。

即使在一些案例中不受重視,對比分析和增值分析法作為確定申請人是否滿足 “國內產業”的要件分析方法,ITC從未排除其適用。

(四)國內產業各項要素的具體分析

1.337(3)(A)條款:工廠和設備的重大投資

ITC將辦公場所、實驗室和機器設備的投資作為工廠和設備的重大投資。

在特定男性避孕產品案豝中,盡管美國國內的承包人不是申請人產品的唯一生產商,ITC認定,申請人支付給承包人生產產品的款項是“重大的”,并且申請人對國內承包人用于產品之進一步加工的“無塵車間”的投資是重大的,因此,申請人符合立國內產業的要件要求。

工廠和設備的投資無需是源自美國的資金。在特定顯示控制器案豞中,申請人從其美國銀行賬戶支付設備和器械的款項,該筆資金自其加拿大之姐妹公司轉撥。ITC認為,因該款項的支付是為美國的設施和設備在美國進行的,資金來源于加拿大與國內產業要件分析無關。

2.337(3)(B)條款:人力或財力的重大投入

ITC認為,人力或財力的重大投入包括發生在美國境內的工人的雇傭、工人的管理、辦公人員薪資等各方面的投入以及其他費用。在分析申請人的支出是否屬于“投資”時,ITC認為, “在工廠和設備方面的投資……必須是不可撤銷和具有約束力的”。雇傭的工人可以包括那些不是專職為申請人生產產品的工人。

3.337(3)(C)條款:應用的實質性投資,包括工藝、研發和許可

(1)工藝

為滿足國內產業要件的經濟標準,ITC也將工程師提供的技術協助、工藝研究中使用的儀器設備作為工藝投資的一部分。在特定基帶處理器芯片案豟中,ITC認為申請人在美國國內的工藝研究中,使用了精密的電子設備包括光譜分析器、調節器、合成器、示波鏡和網路分析器等,構成了工藝、開發以及實施的實質性國內投資。

在特定LED產品案豠中,ITC在認定國內產業是否存在時,認可了與工藝的質量控制相關的投資。鑒于申請人擁有200名在美國國內從事工藝的質量控制、修理及進口產品包裝工作的員工這樣的事實,ITC認定國內產業的存在。

(2)研發

在特定光盤控制器芯片案豣中,行政法官認為,國內產業分析不應集中在判定國內企業是否在任何程度上參與生產涉案產品,而應集中分析 “該產業在特征上是否充分、必然是國內的”。在該案中,ITC最終認為,盡管只有全部芯片生產的一小部分是在國內進行的,國內生產商實施專利并投資于產品研究和開發這一事實,使得“國內活動的性質和重大性”足以證明國內產業的存在。

盡管337條款的用語是現在時態,國內產業要件的分析發生在申請人提起申請以后,ITC認為申請人過去的投入與國內產業分析也應當是相關的。在特定視頻圖形顯示控制器豤中,盡管申請人當前并沒有在美國生產所涉之國內產品,ITC根據申請人過去在研發上的投資認定國內產業的存在。在特定電池驅動的乘坐式玩具車輛及其元件案豥中,即使申請人已因生產新規格的產品而停止所涉專利之實施,只保留了少量存貨作為維保備件,行政法官仍然認定,過去的研究開發費用足以確定國內產業的存在。同樣,在特定變速風力渦輪機及其元件案豦中,盡管專利權人申請破產,ITC仍然根據申請人過去的投資和有限的延續的專利實施認定了國內產業的存在。

國內產業要求的經濟標準不僅可基于申請人對涉案產品研究開發的大量投資,也可以基于與涉案產品有關的產品的研究開發。在特定基帶處理器芯片案豧中,申請人為與涉案產品相關的產品的技術研發、與芯片的參考設計和技術性能測試有關的研發進行了重大的投入,ITC由此認定申請人對研發進行了重大投資。

同樣,在特定NAND閃存電路產品案豨中,申請人在美國有近700名員工,其2005年在研究開發方面的開支為170000美元,絕大部分都與NAND芯片相關,而超過95%的涉案產品使用該種芯片,因此,ITC認為申請人對研究開發進行了重大投資。

(3)許可

337(a)(3)(C)明確規定可以通過許可確定國內產業的存在.。

如上文提到的,在實踐中,ITC甚至接受以分許可人的活動判斷是否符合“國內產業的經濟標準”。比較典型的案例為特定光盤控制器芯片案豩。在該案中,申請人的產品由一家美國公司(Sunext)設計,該公司是一家外國公司(Sunext Tech.)的全資子公司,而Sunext Tech. 是申請人的被許可人Sunplus 的全資子公司,行政法官因Sunext在美國國內的經營活動認定申請人符合國內產業的標準。被申請人抗辯道:申請人不應以“未經許可的第三方”的活動來達到國內產業的經濟標準,因為該第三方僅僅是從一個本身只是受許可人的外國企業處獲得許可的分許可人。但是,行政法官認為,證據表明,無論直接、間接,Sunext 與其全資下屬公司Sunext 設計公司獲得了所涉專利的許可,而337(a)(3)(C)明確規定可以通過許可確定國內產業。因此,行政法官認定,該案申請人符合所涉專利的國內產業要件的經濟標準。

(4)分包

ITC很早就已認可,申請人的承包人或分包人在美國國內開展的工作可被視為國內產業的部分投資。在特定充氣糖果產品方法案豬中,ITC以承包人運用涉案專利辦法長期、完整地在美國國內生產糖果為理由,認定國內產業存在。

在特定鹽酸地爾硫制劑案豭中,MMD公司(一家美國公司,申請人的承包人)負責在美國境內將進口的散裝的地爾硫(Diltiazem)轉換為劑量形式。申請人與承包人長期保持散裝地而硫的排他性供應關系。ITC認為,盡管理論上申請人與承包人可以中斷相互間的商業往來或停止使用涉案專利,但這將付出沉重的商業代價。申請人選擇與承包人合作實施一項美國專利,而承包人是一家美國公司,其在美國境內的活動可使散裝地而硫增值并投入美國消費市場。承包人通過履行其與申請人的合同在美國投資并雇傭員工,該種投資具有重大意義。ITC認為,申請人提供了足夠的證據證明,該承包人在美國從事的有關專利產品的活動和投資足以滿足337條款的國內產業要求。

(5)其他——質量控制,修理和包裝

在特定魔方案豮中, ITC認為,質控、包裝和修理引起的產品在美國的增值,證明了申請人在美國國內的業務的重要意義。

在本案中,申請人在新澤西雇傭了200名員工,從事申請人從不同海外渠道進口的魔方的質控、修理和包裝等工作。當魔方運至新澤西工廠后,每一個魔方都將接受檢驗。經過該第一道的質控檢驗, 大約16,000,000個 魔方中將有1,000,000 被檢為不合格。經過第一道的質控后,那些瑕疵率在1-3%之間的魔方將接受包裝前的深度質控檢驗。申請人還在美國進行魔方的修理,并在魔方的模型生產、魔方設計和材料提升方面進行了大量投入。更為重要的是,申請人還證明了,魔方的進口成本為近1.00美元,而其在美國為魔方開展的工作使其增值了0.92美元。據此,ITC最終認定申請人的國內商業活動構成“美國國內產業”的適當要素。

四、結語

如上所述,在337調查中,當申請人涉案產品的生產經營活動不是全部在美國開展時,申請人是否在美國國內設立了國內產業的問題將變得難以認定。但是,由于這種跨境的合作和生產活動在當今國際經濟活動中十分普遍,因此有必要對ITC在這種跨境業務背景下如何定義“國內產業”作出具體分析。

綜合上文所述,一個申請人要證明其在美國設立了“國內產業”,應滿足《美國法典》第19編第1337節(a)(3)條所規定的任意一項重大投資的要求,具體可以考慮以下一些因素:實施所涉專利的投資(包括工藝、研發方面的投入);人力和財力(主要在雇傭方面)的投入;涉案產品的質量控制、修理、包裝及維護方面的工廠和設備投資;承包人、分包人或被許可人的投資及其開展的工作;申請人在美國的母公司或其他關聯公司的經濟活動,等等。即使無法證明上述投資在絕對值上構成“重大”,還可以將涉案產品的國內活動與國外活動重要性進行對比,或將涉案產品國內生產成本及國外生產成本進行對比增值分析,以證明申請人的國內商業活動構成了美國“國內產業”的適當要素。