可被窮盡的專利權(quán)

一個(gè)專利持有人已向零部件的生產(chǎn)商收取過專利許可費(fèi)用后，是否仍有權(quán)向終端產(chǎn)品組裝者收取二次許可費(fèi)用？

美國聯(lián)邦最高法院于2008年6月9日，以9：0的一致意見作出了對韓國LG公司訴臺(tái)灣Quanta公司等眾多計(jì)算機(jī)生產(chǎn)商一案的判決。這場曠日持久的“戰(zhàn)爭”引起了技術(shù)許可領(lǐng)域的高度關(guān)注，最終以LG的敗訴告終。最高法院以LG已于2000年將多項(xiàng)計(jì)算機(jī)芯片和系統(tǒng)專利許可給intel公司為由，判令LG不得再向Quanta和其他計(jì)算機(jī)生產(chǎn)商收取專利許可費(fèi)用。

在通過許可途徑取得零部件產(chǎn)品，然后加工組裝成終端產(chǎn)品的情況下，權(quán)利用盡問題常常被提出。其中涉及專利侵權(quán)的產(chǎn)品不是零部件產(chǎn)品，而是終端產(chǎn)品。正如本案當(dāng)中，Intel將LG的技術(shù)運(yùn)用在它的微處理器和芯片組上，并將其賣給了計(jì)算機(jī)生產(chǎn)商Quanta。Quanta在生產(chǎn)計(jì)算機(jī)的過程中，結(jié)合使用了Intel提供的部件和非Intel公司提供的部件，生產(chǎn)出終端產(chǎn)品。LG因此提起訴訟，稱這種組裝生產(chǎn)侵犯了LG的專利。

在諸如電子、通信、汽車和航天等領(lǐng)域中，這種問題常常發(fā)生。一個(gè)專利特有人在已經(jīng)向零部件生產(chǎn)商收取過專利許可費(fèi)用的情況下，是否仍有權(quán)向終端產(chǎn)品組裝者收取二次許可費(fèi)用，是一個(gè)牽涉百億重金的關(guān)鍵問題。

Quanta案一經(jīng)審理即引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注，有多達(dá)20份的法庭之友書狀(Amicus Briefs)被提交法庭。我們的律師事務(wù)所也代表國際技術(shù)授權(quán)主管總會(huì)，提交了一份書狀，詳細(xì)闡明了專利權(quán)利用盡原則的原理和它在現(xiàn)代許可交易中的應(yīng)用。

州法院起初作出了有利于Quanta公司的簡易判決，但在復(fù)議過程中，因?yàn)長G的專利中包含方法專利而否定了該簡易判決。聯(lián)邦巡回上訴法院部分支持、部分改變了該判決，它同意地區(qū)法院的意見，認(rèn)為專利權(quán)利用盡原則不能適用于描述制作和使用產(chǎn)品的方法專利。它最后總結(jié)說，權(quán)利用盡原則真正不能適用的原因是LG沒有授權(quán)許可Intel可以將非Intel產(chǎn)品和Intel產(chǎn)品捆綁銷售給Quanta。

聯(lián)邦最高法院最終改變了巡回法院的判決。它認(rèn)為該原則，即專利持有人在銷售該發(fā)明的過程中，已經(jīng)用盡了自己限制購買者如何使用該專利的權(quán)利，適用于本案，且延伸到包括描述產(chǎn)品的制作和使用的方法專利。

法院認(rèn)為，當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品經(jīng)專利權(quán)人授權(quán)銷售之后，專利法不能用來限制它的后續(xù)使用和處分。“限制專利權(quán)利用盡原則在方法專利上的適用會(huì)極大損害權(quán)利用盡原則本身，因?yàn)閷＠袡?quán)人會(huì)尋求途徑，將其專利描述成一種方法而非一種裝置。”克萊倫斯·托馬斯法官說。聯(lián)邦最高法院改變了聯(lián)邦巡回法院近年來的一貫標(biāo)準(zhǔn)，將方法專利也納入到了專利權(quán)利用盡原則的規(guī)制之下。

他進(jìn)一步補(bǔ)充道：Intel授權(quán)銷售產(chǎn)品行為本身已經(jīng)將它從專利獨(dú)占許可的限制范圍中抽離出來，其結(jié)果是，LG不能再向Quanta主張其專利權(quán)。

當(dāng)然，專利權(quán)人的此項(xiàng)權(quán)利限制并不來源于專利法的規(guī)定，而是合同法的規(guī)定。我認(rèn)為，如果LG能夠在其合同中更清楚明確地限定它和Intel的權(quán)利義務(wù)范圍，那么這個(gè)合約將很可能得到有效執(zhí)行。這又讓我聯(lián)想到，有相當(dāng)一部分中國企業(yè)在與外商簽訂合同的時(shí)候往往會(huì)放棄起草合同的權(quán)利，或者是合同起草完以后也沒有進(jìn)行仔細(xì)地研究，這對于保護(hù)自身的利益是非常不利的。中國企業(yè)應(yīng)該盡力爭取合同的起草權(quán)，至少也應(yīng)當(dāng)聘請有經(jīng)驗(yàn)的律師把關(guān)。

在此，我提醒有關(guān)讀者注意，如果您是一位下游產(chǎn)品生產(chǎn)商，我的忠告是：專利權(quán)利用盡原則不能蓋過一個(gè)合理起草的合約安排，作為下游產(chǎn)品生產(chǎn)商，您一必須了解許可條款的內(nèi)容，明確被許可人的權(quán)利限制：另一方面，如果您是一位專利持有人，則應(yīng)當(dāng)更小心地起草專利許可合同，確保排除專利權(quán)利用盡原則在本合同中的適用，在法律允許的最大范圍內(nèi)，保護(hù)自己的權(quán)利。

(作者為美國盛智律師事務(wù)所上海辦事處知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律師)