據國家商標管理部門最新統計,中國商標在國外遭搶注每年超過100起,品牌搶注觸目驚心。商標一旦被搶注,一方面是企業無形資產的損失,另一方面也阻礙了企業進入國際市場的步伐,要么長期不能進入國際市場,要么花費幾百倍甚至幾千倍于注冊費的高價錢買回商標使用權。
品牌是企業重要的無形資產,是產品進入市場的“通行證”,在競爭日趨激烈的國際市場上,品牌之間的競爭更為白熱化,越來越多的國內企業已經開始了其艱難的創世界品牌之路。然而,由于中國不少企業商標保護意識淡薄,忽視商標的國際注冊,在國際市場上屢屢發生中國知名品牌被外商搶注的事件,使企業在進入國際市場時遭遇障礙。
中國企業要順利走出國門,融入世界經濟浪潮中,要高度重視商標的域外保護和掌握好商標國際注冊的策略,以便消除日后進入國際市場可能遭遇商標搶注的隱患,為積極參與國際競爭保駕護航。
中國企業進行商標國際注冊時應注意以下幾個策略問題:
有重點地選擇注冊國別
企業要密切關注國際市場動向,依據產品的種類、性質和可能涉及的國際市場,及時確定產品出口國清單,在產品出口前有重點地選擇注冊國別,提早辦理商標國外注冊,未雨綢繆,以便掃清障礙,即“商品未到、商標先行”。既要在目標市場國及時注冊又要避免攤子鋪得太大,造成浪費。海外商標注冊也可分期分批地進行。
與此同時要清楚產品即將進入的市場所適用的準則。國際上對商標權的認定,有兩個并行的原則,即“使用在先”和“注冊在先”原則,在具體的商標權認定實踐中,還有使用與注冊取得并舉。使用在先原則指對某項商標的獨占使用權歸屬于該商標的首先使用者,而注冊在先原則以申請注冊在先作為確定商標權歸屬的依據,即只有注冊商標才受到商標權保護。目前世界上大多數國家和地區都采取“注冊在先”的原則。對于采用“申請或注冊在先”原則的國家,如日本、韓國、西班牙、意大利等國,注冊時機的把握宜早不宜遲,否則,會給他人造成搶注的機會;對于采用“使用在先”原則的國家,如美國、英國、澳大利亞、加拿大、新加坡等國。應盡早將出口商標在出,對象國的商業活動中使用。在這些國家,使用證據包括有效發票、合同、廣告材料、產品宣傳小冊子、實用標簽等。這樣,即便他人搶注,也可以基于這些寶貴的使用證據,通過異議確權、爭議裁定、宣告無效、撤銷注冊或國際條約對“馳名商標”的特殊保護等法律手段,將被搶注的商標權奪回來。
適當構筑防御性注冊
商標的國際注冊是分類注冊。國際通行的劃分是將所有商品和服務劃為45類,在進行注冊時,如果同一個商標要給不同類別的商品或服務注冊,就要作為兩個商標進行分別注冊。例如,如果同時用“微軟”作為商標為其軟件和服務注冊,則應該作為兩個商標注冊,因為軟件作為產品應在第9類,作為服務則在第42類。
所以既要在主商品上注冊,又要在主產品所提供的相應服務上注冊,進行防御性注冊,以防止他人在不同商品或服務上使用該商標可能給消費者造成混淆以便盈利。對于采取多元化戰略的企業集團采用這種注冊策略還有利于強化本企業的品牌形象。例如“全聚德”商標除了在“烤鴨”(屬國際分類第29類)上辦理了注冊外,又及時在“餐飲業雜項服務”(屬國際分類第42類)上辦理了注冊,致使韓國一家飲食公司在服務類搶注的行動最終以失敗告終。
注冊聯合商標
聯合商標是指將與已注冊商標相近似的商標,在相同或類似商品或服務上加以注冊。有的是文字近似,有的是圖形近似,這些商標稱為聯合商標。這種相互近似商標注冊后,不一定都使用,其目的是更有效地保護自己正在使用的商標,防止由于一些投機者注冊一些與本企業類似的商標、誤導消費者認為是原來企業的產品,從而損失企業的市場份額。例如,娃哈哈集團公司除了注冊“娃哈哈”商標外,還注冊了“娃娃哈”、“哈哈娃”、“哈娃娃”等幾個與其主商標近似的商標。紅豆集團在國內34類商品上全部注冊了商標的同時,還把與“紅豆”中文近似、發音相同、含義相近的如“虹豆”、“相思豆”等。
將商號,域名納入品牌保護范圍
除了商標外,商號和域名屬于品牌范圍,應同時注冊為商標,可以防范市場中潛在的風險。
企業的商號承載的是企業的歷史,是企業商譽的保證,也是企業區別于其他企業的標識。但是很多的企業在登記了商號之后,卻沒有將商號注冊,導致投機者將這樣的商號注冊為企業的產品名稱,或者將其他企業的知名商號注冊為域名。在目前的法律背景下,要使企業獨特的商號受到法律專門的保護,可以將其按照商標法的要求注冊為注冊商標,從而減少企業遭遇搶注的風險。
同時,域名的保護亦會增強企業在網絡世界中的競爭力。伴隨著互聯網的發展,網上交易將會成為企業的重點銷售渠道,而企業的網站也是消費者認識、了解企業產品和服務的捷徑,大多數消費者在訪問企業網站時,往往不會記得企業的域名而是直接輸入企業的名稱,因此當企業的商號被搶注者注冊為域名時,給企業帶來的影響將是無法估量的。因此,企業應該加大對網絡市場的重視,積極在國際互聯網絡上注冊,以防止企業品牌被其它不法企業搶注。
選擇好國際注冊的方式
目前在商標涉外注冊上的做法主要有:一種是直接到其他國家注冊,這種方法手續比較復雜,費用較高。例如注冊一件商標,在美國、日本、歐盟等發達國家一般為2000美元,東南亞等國家一般也在]000美元以上。要把全球所有的國家和地區注冊完畢,費用驚人。第二種是通過“馬德里”聯盟國際注冊。“馬德里”聯盟國際注冊是根據《商標國際注冊馬德里協定》和《商標國際注冊馬德里協定議定書》的規定,通過國際商標局向世界知識產權組織的國際局提交國際注冊申請,即由商標申請人通過向一個統一的國際局注冊,使用一種語言,提出一次注冊申請,就可以在多個國家獲得保護。馬德里公約有90多個成員國,在它的一個成員國注冊1個3類商標,基礎費用為1080美元,每增加1類,附加費150美元,延伸到一個成員國,增加150美元;延伸到議定國,費用還有所提高,但總比直接到這些國家申請注冊便宜得多。通過“馬德里”聯盟進行國際注冊具有省錢、省事、效果好的優點,為時下許多企業所首選。再者是通過歐盟的有關組織注冊,在歐盟28個成員國也可以不經審查就完成注冊,不但節省時間,費用也會降低。
當商標在海外被搶注,應當利用國際條約、搶注國法律及時挽回。
若商標已被搶注,企業也不要失去收回商標所有權的信心。在許多國家,商標未及時辦理注冊被搶注,只要我方提供先使用商標的有效證明,仍可向法院或有關主管機關提出異議或請求撤銷注冊,據理力爭,企業是有可能依靠法律奪回商標的。特別是《保護工業產權巴黎公約》賦予了馳名商標的擁有者可以依據法律的規定申請撤銷搶注商標的權利。因此對那些已經取得了馳名商標認定的國內的品牌,如果在國外發現商標被他人搶注,而搶注商標的注冊國同屬于《保護工業產權巴黎公約》的締約國,馳名商標的當事人可依商標被搶注國的有關程序規定以《保護工業產權巴黎公約》為依據,申請取消有關搶注的商標。由此可見,中國企業應在其商品已進入或擬進入的國家申請馳名商標,這是為自己的商標贏得一柄“尚方寶劍”。中國馳名商標“蝴蝶”、“同仁堂”在國外遭搶注,憑中國商標局作出的馳名商標的有效認定,中方企業最終在印尼和日本獲得了公正裁決,撤消了搶先注冊,確認了我方的馳名商標。即使產品品牌并沒有取得馳名商標的國內認定,但在國外被搶注的的商標已在國內注冊,可根據產品在銷往國的公眾知名度等情況以商標使用人的身份解決被搶注的問題。當然,任何的事后補救總是沒有事前預防來得經濟、安全、省事,保護知識產權關鍵還是要建立適合自身的防御系統。