東正在美遭專利訴訟引發(fā)的思考

2005年11月，在京舉辦的“中國企業(yè)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)戰(zhàn)高層研討會(huì)”上，浙江東正電氣有限公司（以下簡稱東正公司）成為研討會(huì)的聚焦點(diǎn)。從2004年4月開始，東正公司的產(chǎn)品在美國市場(chǎng)上一年內(nèi)連續(xù)遭遇了5起美國萊伏頓公司提起的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利）訴訟。這是我國入世以來，在同一國家、對(duì)同一技術(shù)，我國同一企業(yè)首次遭遇連續(xù)5次訴訟。而且，東正公司在進(jìn)入美國市場(chǎng)之前，曾委托美國某律師事務(wù)所做了專利侵權(quán)分析鑒定，并獲取了針對(duì)萊伏頓公司專利的6項(xiàng)非侵權(quán)律師評(píng)定文書，此評(píng)定文書有一定的權(quán)威性和參考價(jià)值。但萊伏頓公司知難而上，其訴訟目的和知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟戰(zhàn)略值得我們深思。

都是市場(chǎng)惹的禍

浙江東正電氣有限公司是一家成立于2001年的外向型民營企業(yè)，主要生產(chǎn)GFCI（Ground Fault Circuit

Interrupter）相關(guān)系列產(chǎn)品，即“接地短路保護(hù)裝置”，90%的GFCI產(chǎn)品銷往美國，占美國GFCI產(chǎn)品市場(chǎng)份額的1%～2%。從上個(gè)世紀(jì)80年代，為保護(hù)工人的人身安全，美國政府強(qiáng)制推行使用GFCI，形成了年需求2000萬個(gè)、約30億美元的大市場(chǎng)。一直以來，萊伏頓公司、哈卜公司等四家美國著名公司瓜分了該市場(chǎng)。始創(chuàng)于1906年的萊伏頓公司則是該領(lǐng)域的巨頭，占了60%的市場(chǎng)份額，基本處于壟斷市場(chǎng)的地位。

按理，弱小的中國民營企業(yè)與美國GFCI產(chǎn)業(yè)巨頭根本無法比擬。但是，東正公司的GFCI產(chǎn)品對(duì)萊伏頓公司的GFCI產(chǎn)品的性價(jià)比有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。東正公司的GFCI產(chǎn)品是具有我國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，采用零功耗永磁式的電磁脫扣和電磁復(fù)位原理，最大限度提高了安全可靠性，填補(bǔ)了自動(dòng)化和漏電保護(hù)智能化的空白，經(jīng)檢測(cè)不僅完全符合美國國家安全實(shí)驗(yàn)室UL認(rèn)證機(jī)構(gòu)2003年最新標(biāo)準(zhǔn)，甚至超越了該標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)先于萊伏頓公司的機(jī)電一體化技術(shù)；而且萊伏頓公司的GFCI產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)位11.99美元，東正公司的僅為3~3.5美元。因此，東正公司GFCI產(chǎn)品深受美國消費(fèi)者的青睞，從2004年1月開始，月銷售量驟以10萬個(gè)的速度遞增，迅速打入了美國50個(gè)州的市場(chǎng)，多家世界500強(qiáng)企業(yè)開始與東正公司合作，成為萊伏頓公司潛在的競(jìng)爭對(duì)手。

萊伏頓公司迂回打擊

萊伏頓公司為排擠和打壓東正公司，阻止東正公司的成長，運(yùn)用其擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)東正公司的GFCI產(chǎn)品展開了專利訴訟迂回戰(zhàn)。

1．2004年4～5月，萊伏頓公司以侵犯其U.S 6，246，558專利為由，分別將東正公司的兩家美國經(jīng)銷商告上法庭，提出停止侵權(quán)、賠償損失，并要求追究兩家公司所有董事和經(jīng)理的法律責(zé)任。

2．不久，萊伏頓公司又打出了另一張牌，邀請(qǐng)東正公司赴美“和談”，提出繳納專利費(fèi)的“和解”方案，被東正公司拒絕。

3．2005年2～3月，又以侵犯其U.S 6，246，558專利為由，分別將東正公司的另外兩家美國經(jīng)銷商告上法庭。

4．最后于2005年3月18日，萊伏頓公司使出另一項(xiàng)專利利劍，以侵犯其專利U.S. 6，864，766為由提起訴訟，并在起訴中直接將東正公司列為被告。

東正公司破壘反擊

東正公司頂住市場(chǎng)份額受影響和高額的訴訟費(fèi)用的壓力，一改中國企業(yè)在面對(duì)國外知識(shí)產(chǎn)權(quán)官司時(shí)畏懼、逃避、

妥協(xié)的做法，積極應(yīng)訴，正面應(yīng)對(duì)來自萊伏頓公司的挑戰(zhàn)。

1．東正公司被起訴后，立即尋找合適的訴訟代理人，委托了亞歷山大知名的MMM律師事務(wù)所代理訴訟。

2．2004年8月向新墨西哥州地方法院提出申請(qǐng)，要求作為該案的第二被告介入訴訟，法院同意了該請(qǐng)求。2005年3月，新墨西哥州地方法院舉行了馬克麥聽證會(huì)，聽證會(huì)基本表明萊伏頓公司的專利U.S 6，246，558保護(hù)的范圍是機(jī)電一體化的漏電保護(hù)技術(shù)與東正公司產(chǎn)品的永磁式電磁機(jī)構(gòu)原理的漏電保護(hù)技術(shù)不同。

3．赴美“和談”，拒絕了萊伏頓公司提出的繳納專利費(fèi)的“和解”條件。

4．又向美國專利商標(biāo)局提起請(qǐng)求萊伏頓公司的U.S. 6，864，766專利無效，已立案審理。

5．向新墨西哥州地方法院再次提出請(qǐng)求，要求把兩個(gè)專利分開審理，并要求在美國專利商標(biāo)局判決之前暫停對(duì)U.S. 6，864，766專利侵權(quán)的審理。

目前，新墨西哥州地方法院已做出了一系列有利于東正公司的裁決，并要求萊伏頓公司支付被告方律師在調(diào)查取證過程中花費(fèi)的額外費(fèi)用。我們期待著東正公司攻破萊伏頓公司的專利壁壘，贏得全面勝利。

攻防戰(zhàn)略分析

萊伏頓公司攻擊戰(zhàn)略分析：

1．萊伏頓公司明知東正公司GFCI產(chǎn)品有6項(xiàng)非侵權(quán)律師評(píng)定文書，自身也有能力或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)鑒定，能預(yù)見敗訴的風(fēng)險(xiǎn)，卻仍然提起訴訟。因此，萊伏頓公司隱藏的主要目的不是專利維權(quán)，而是把專利訴訟作為商業(yè)競(jìng)爭的工具，要把性價(jià)比高的中國產(chǎn)品一舉趕出美國市場(chǎng)。

2．利用兩個(gè)專利在四個(gè)不同的地方法院連續(xù)提起5次訴訟，在時(shí)間上跨越近一年，在空間上基本覆蓋了美國南部。試想憑其雄厚的實(shí)力，以高昂的訴訟費(fèi)用和漫長的訴訟周期拖垮弱小的東正公司，即使東正公司贏得了官司，也輸?shù)袅耸袌?chǎng)。顯然，萊伏頓公司的迂回策略產(chǎn)生了效果。東正公司每月要支出10多萬美元的訴訟費(fèi)用，累計(jì)已達(dá)200多萬美元 ；東正公司原有的48家美國經(jīng)銷商已有30家停止購買其產(chǎn)品。對(duì)東正公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了重大的打擊。

3．首先繞開東正公司，對(duì)東正公司的主要客戶提起訴訟，并要求追究兩家公司所有董事和經(jīng)理的法律責(zé)任。按照美國相關(guān)法律，在這種案件中，如果被告在下級(jí)法院屈服，被告公司的董事和經(jīng)理就不需承擔(dān)財(cái)產(chǎn)責(zé)任，因此這些董事和經(jīng)理往往會(huì)積極促成案件提早終結(jié)。避免與東正公司正面沖突，以期達(dá)到“敲山震虎”的效應(yīng)。

4．對(duì)東正公司形成了強(qiáng)大攻勢(shì)后，提出“和談”，誘使東正公司迫于壓力，與市場(chǎng)和利潤妥協(xié)，同意繳納專利費(fèi)，間接承認(rèn)侵權(quán)，限制東正公司的發(fā)展空間。

5．最后，又提出另一項(xiàng)專利訴訟，并把矛頭直接指向東正公司。將訴訟進(jìn)一步復(fù)雜化，牽制東正公司更多的精力和提高東正公司的訴訟成本；并將糾紛直接化、表面化，對(duì)東正公司造成更大的壓力。

東正公司破壘戰(zhàn)略分析：

1．敢于直面挑戰(zhàn)，不屈服于壓力，考慮長遠(yuǎn)發(fā)展，勒緊褲腰帶，積極應(yīng)訴，爭取以勝訴贏取市場(chǎng)。

2．及時(shí)申請(qǐng)為第二被告，得以躍入戰(zhàn)壘，與萊伏頓公司短兵相接，避免被“敲山震虎”，同時(shí)也給予美國客戶勝訴的信心，穩(wěn)住戰(zhàn)線聯(lián)盟。

3．拒絕不利的“和解”，避免因妥協(xié)于一時(shí)的安寧和眼前的利潤而永遠(yuǎn)失去行業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)，堅(jiān)持自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)振興民族工業(yè)。

4．正確運(yùn)用美國法律，及時(shí)反擊。提起專利無效請(qǐng)求，變被動(dòng)為主動(dòng)，提出分案審理，各個(gè)擊破，打亂萊伏頓公司的策略，反過來牽制萊伏頓公司。

留給我們的思考

面對(duì)美國GFCI產(chǎn)業(yè)巨頭萊伏頓公司連續(xù)發(fā)起的5次專利侵權(quán)訴訟，浙江東正電氣有限公司頑強(qiáng)反擊，雙方圍繞專利侵權(quán)上演了這場(chǎng)技法細(xì)膩的國際商戰(zhàn)游戲，發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家市場(chǎng)份額的利益爭奪演變成了一場(chǎng)曠日持久、愈演愈烈的知識(shí)產(chǎn)權(quán)之爭，給我們?cè)谌蚧男赂窬窒氯绾瓮苿?dòng)中國企業(yè)“走出去”上了經(jīng)典的一課。

相對(duì)于低端產(chǎn)品在國外受到反傾銷調(diào)查而言，高端產(chǎn)品遭遇的專利壁壘正越來越成為中國企業(yè)“走出去”的“攔路虎”，目前我國有2/3以上的出口企業(yè)受到技術(shù)性貿(mào)易壁壘的影響，每年損失約200億美元。我國的單個(gè)企業(yè)普遍起步晚、底子薄，像東正公司冒著破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)頑強(qiáng)斗爭到底的企業(yè)非常少，國外大企業(yè)就是抓住了我國企業(yè)為了生存和利潤的弱點(diǎn)，妥協(xié)于不公正的“和解”，控制了我國企業(yè)的發(fā)展空間。另外，“走出去”的企業(yè)也要遭遇專利壁壘，如溫州打火機(jī)案，美國以保護(hù)兒童安全為由出臺(tái)了CR法案，規(guī)定2美元以下的打火機(jī)必須加裝保險(xiǎn)鎖，而標(biāo)準(zhǔn)的保險(xiǎn)鎖的技術(shù)已被發(fā)達(dá)國家的公司申請(qǐng)了很多專利，增加了溫州打火機(jī)的成本，喪失了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，直接影響了市場(chǎng)份額。

在經(jīng)濟(jì)全球化的新形勢(shì)下，若我國企業(yè)“走不出去”，不僅搶占不了國際市場(chǎng)的份額，連國內(nèi)市場(chǎng)也必然被國外企業(yè)“擠進(jìn)來”所替代，自主創(chuàng)新與自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)也難以實(shí)現(xiàn)，政府如何推動(dòng)企業(yè)“走出去”已經(jīng)刻不容緩。

1．建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)審查制度。一是，在政府投資項(xiàng)目審批時(shí)，對(duì)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況進(jìn)行審查，審查結(jié)果作為立項(xiàng)的條件之一。二是，企業(yè)在國外受到知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟時(shí)，根據(jù)企業(yè)的請(qǐng)求，對(duì)其被訴的知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行審查，幫助解決審查合格的企業(yè)的困難。三是，銀行在企業(yè)貸款前可以對(duì)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況進(jìn)行審查，根據(jù)審查結(jié)果提前規(guī)避貸款回收風(fēng)險(xiǎn)。

2．引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)充分發(fā)揮社會(huì)團(tuán)體作用。國外的知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘往往針對(duì)我國某個(gè)行業(yè)的部分企業(yè)，我國企業(yè)實(shí)力弱，若各自為政、單兵作戰(zhàn)很容易被各個(gè)擊破或被迫妥協(xié)。行業(yè)協(xié)會(huì)作為群體組織，可以整合行業(yè)資源，保證信息暢通，協(xié)調(diào)企業(yè)利益，組織企業(yè)解決糾紛。如溫州打火機(jī)協(xié)會(huì)通過積極交涉，歐盟撤銷了反傾銷調(diào)查，也推遲了CR標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)也通過組織協(xié)調(diào)，率領(lǐng)中國電池企業(yè)贏得了勝利。培育行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)人才隊(duì)伍，重點(diǎn)扶持產(chǎn)品外銷型的行業(yè)協(xié)會(huì)，協(xié)助企業(yè)應(yīng)對(duì)國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。另外，幫助企業(yè)完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，做好“走出去”前的知識(shí)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)調(diào)查，并像東正公司一樣做好有針對(duì)性的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)分析鑒定，減少產(chǎn)生糾紛或敗訴的風(fēng)險(xiǎn)。

3．重點(diǎn)扶持自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)占領(lǐng)國際市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在國內(nèi)企業(yè)中，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)的僅約3%，沒有申請(qǐng)專利的占99%，沒有自己商標(biāo)的占60%，我國2/3的授權(quán)發(fā)明專利來自國外，而且主要集中于無線電傳輸、移動(dòng)通訊等高科技領(lǐng)域，國外公司掌握了大部分核心技術(shù)。雖然我國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)或國際領(lǐng)先技術(shù)很少，但“走出去”后的競(jìng)爭力也很強(qiáng)，更容易引起國外的關(guān)注，更易遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘和打壓。因此，政府要重點(diǎn)扶持擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)走出去，并進(jìn)一步自主創(chuàng)新，生成更高水平的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，保持國際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，甚至成為國際標(biāo)準(zhǔn)，形成我們的“游戲規(guī)則”。

4．設(shè)立應(yīng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)國際糾紛資助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，或推出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)，減少企業(yè)訴訟成本。我國企業(yè)因經(jīng)濟(jì)實(shí)力的原因，在國外面對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟時(shí)，往往因承受不了高額的費(fèi)用而被迫退讓。一是，政府可以在每年的財(cái)政經(jīng)費(fèi)中拿出一部分作為專項(xiàng)的扶助知識(shí)產(chǎn)權(quán)國際糾紛的經(jīng)費(fèi)，扶助企業(yè)渡過訴訟難關(guān)。二是，推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)推出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)，承保企業(yè)進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的費(fèi)用，緩解企業(yè)的訴訟風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行。