企業(yè)如何應(yīng)對美國３３７調(diào)查

近年來，美國“337調(diào)查”逐漸進(jìn)入人們的視野。所謂“337調(diào)查”是指，美國國際貿(mào)易委員會(huì)根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)（19 U.S.C. 1337），應(yīng)美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的申請，針對進(jìn)口貿(mào)易中的不公平競爭行為發(fā)起的調(diào)查。從1974年至2006年5月底，已經(jīng)有571起337調(diào)查案。其中多數(shù)涉及專利侵權(quán)，少數(shù)涉及注冊商標(biāo)、版權(quán)和集成電路布圖侵權(quán)，極少數(shù)調(diào)查涉及商業(yè)外觀或商業(yè)秘密。在全部571起337調(diào)查案中，涉及中國大陸產(chǎn)品的調(diào)查共計(jì)51起，占調(diào)查總量的8.9%。而在2006年前5個(gè)月發(fā)起的15起337調(diào)查中，針對中國產(chǎn)品的調(diào)查就有4起，而且還有兩個(gè)案件極有可能在近期立案。隨著中國技術(shù)水平的提高，中國產(chǎn)品逐步成為美國337調(diào)查的重點(diǎn)。

337調(diào)查的程序

美國337調(diào)查對于很多中國企業(yè)而言都比較陌生。它與美國反傾銷調(diào)查不同，是由

美國國際貿(mào)易委員會(huì)（“ITC”）指派行政法官（Administrative Law Judge）進(jìn)行審理。它又不同于美國聯(lián)邦法院的訴訟，337調(diào)查有緊湊的審判時(shí)間和特殊的訴訟程序。337調(diào)查從發(fā)起到ITC終裁通常不超過15個(gè)月，適用的程序是ITC制定的委員會(huì)調(diào)查規(guī)則（Commission Rule，19 C.F.R.§210），以及行政法官針對每個(gè)案件提出的具體調(diào)查規(guī)則（Ground Rule）。

當(dāng)申訴方在ITC就中國企業(yè)的不公平競爭行為提起申訴后，ITC將在30天內(nèi)決定是否立案。立案后，ITC應(yīng)將申訴書和傳票送達(dá)應(yīng)訴方。應(yīng)訴方收到該送達(dá)后，有20天的時(shí)間準(zhǔn)備抗辯。

在337調(diào)查發(fā)起后，通常包括以下重要階段：

1. 證據(jù)開釋階段

該階段應(yīng)訴方應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備對質(zhì)詢的答復(fù)并提交相關(guān)文件，同時(shí)可以向申訴方提出證據(jù)開釋的請求。該階段通常從申訴書送達(dá)后30天開始延續(xù)到送達(dá)后6個(gè)月。該階段非常緊張，除了上述工作外，應(yīng)訴方的關(guān)鍵證人還有可能被提取書面證詞（Deposition）。申訴方律師會(huì)在美國或者中國以外第三地（通常是香港）向應(yīng)訴方證人提問，并將答復(fù)做成筆錄，經(jīng)認(rèn)證后形成證詞。此外，在證據(jù)開釋階段還要選擇、會(huì)見專家證人、審查專家報(bào)告以及向?qū)＜易C人提取書面證詞等。

2. 審前階段

該階段包括準(zhǔn)備證據(jù)和證人以及審議和反駁原告提出的證據(jù)。此外，還要準(zhǔn)備審前辯論摘要、參加審前會(huì)議、確定審判日程等。該階段通常在送達(dá)后6個(gè)月。

3.開庭審理階段

審判通常要經(jīng)歷5～8天。該階段包括開場陳述、交叉質(zhì)證、直接質(zhì)證、程序性動(dòng)議、反對動(dòng)議等。該階段通常在送達(dá)后7個(gè)月。

4.審后階段

該階段主要是事實(shí)認(rèn)定、反駁對方事實(shí)認(rèn)定、準(zhǔn)備審后辯論摘要等。

5.行政法官初裁

行政法官通常在審判后3個(gè)月提交初步裁決和救濟(jì)的建議。

6.ITC審議及終裁

在該階段ITC決定是否審議法官的初裁。如果決定不審議，法官的裁決成為ITC的終裁決定。

337調(diào)查中的抗辯

申訴方要在337調(diào)查中取得所期望的排除令和禁止令救濟(jì)必須證明：（1）存在不公平競爭行為；（2）存在進(jìn)口；（3）存在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。因此，應(yīng)訴方的抗辯也將圍繞上述要點(diǎn)展開。需要注意的是，通常情況下申訴方無須證明應(yīng)訴人的行為對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害或者損害威脅。這一點(diǎn)與反傾銷調(diào)查有很大的不同。

在337調(diào)查中，與普通訴訟的最大區(qū)別在于程序和實(shí)體的要求極為嚴(yán)格，表現(xiàn)在技術(shù)問題和法律問題糾纏在一起，且審理過程通常有十分明確的時(shí)效要求和技術(shù)條件。從一個(gè)涉及專利的337調(diào)查案來看，通常可以從如下三個(gè)方面著手選擇專利抗辯方向。

1.申請人專利無效

(１)專利缺乏新穎性，如果通過仔細(xì)的文獻(xiàn)檢索發(fā)現(xiàn)專利申請日之前公開了相同或類似“在先技術(shù)”，申請人的專利將被認(rèn)定無效；

(２)與申請日前的現(xiàn)有技術(shù)相比的“非顯而易見性”；

(３)缺少足夠的書面描述或?qū)Πl(fā)明的公開不充分；

(４)專利權(quán)利要求的范圍不確定。

2.不侵權(quán)

(１)被指控的產(chǎn)品并不“完全”符合專利保護(hù)要求的范圍；

(２)被指控的產(chǎn)品與要求保護(hù)的專利并不“等同”。

3.申訴人的專利不具有執(zhí)行性

(１)專利的不當(dāng)使用違犯了反壟斷法；

(２)欺詐/不公平行為：專利權(quán)人在專利申請過程中向?qū)＠痔峁?shí)質(zhì)性虛假陳述或隱藏信息，有意誤導(dǎo)專利局；

(３) 在專利中沒有適當(dāng)標(biāo)明發(fā)明人；

(４) 許可。

4.國內(nèi)產(chǎn)業(yè)

由于337調(diào)查的目的是保護(hù)美國企業(yè)免于不公平競爭，因此申訴方必須證明存在作為被保護(hù)對象的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。確定國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的存在有經(jīng)濟(jì)和技術(shù)兩個(gè)條件。作為經(jīng)濟(jì)條件，涉案專利在美國應(yīng)存在（1）廠房和設(shè)備的顯著投資；（2）勞動(dòng)力或資本的顯著利用；以及（3）實(shí)施專利的實(shí)質(zhì)性投資，包括工程涉及、研發(fā)、技術(shù)許可等。作為技術(shù)條件，要證明存在相關(guān)專利所保護(hù)的產(chǎn)品。其判斷標(biāo)準(zhǔn)與專利侵權(quán)的判定一致。純粹的進(jìn)口或者銷售很難符合“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的成立要求。

企業(yè)應(yīng)訴策略

1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極應(yīng)訴

(１)337調(diào)查的救濟(jì)措施非常嚴(yán)厲，被訴企業(yè)必須給予高度重視。不同于反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，337調(diào)查的救濟(jì)措施并不是征稅，而是出具排除令和禁止令。禁止令禁止應(yīng)訴方在美國國內(nèi)繼續(xù)銷售已經(jīng)進(jìn)口的侵權(quán)產(chǎn)品。而排除令則禁止所有侵權(quán)產(chǎn)品（普遍排除令），或者特定被告所生產(chǎn)的侵權(quán)產(chǎn)品（有限排除令）進(jìn)入美國市場。如果案件涉及專利侵權(quán)，侵權(quán)的有效期與專利的有效期相對應(yīng)。而對非專利的不公平貿(mào)易行為，排除令的有效期可以無限延長。

(2)被訴企業(yè)不應(yīng)訴將面臨缺席判決。根據(jù)19 C.F.R.§210.16條的規(guī)定，無正當(dāng)理由不應(yīng)訴，以及作為對濫用程序、不進(jìn)行證據(jù)開釋或在證據(jù)開釋中不合作的懲罰，就可能被裁定缺席。一旦應(yīng)訴方被認(rèn)定缺席，申訴方可以申請立即對缺席的一方出具排除令。對于缺席的應(yīng)訴方來說，申訴書中主張的事實(shí)將被假定為是正確的。ITC可以基于申訴書中的事實(shí)出具有限排除令。基于實(shí)質(zhì)的、可靠的、有證明力的證據(jù)，ITC也可以出具普遍排除令。

(3)應(yīng)訴可以使應(yīng)訴方保持與申訴方接觸的機(jī)會(huì)，可以在適當(dāng)時(shí)機(jī)和條件下達(dá)成和解。而放棄應(yīng)訴則會(huì)失去與對方接觸和和解的機(jī)會(huì)。此外，應(yīng)訴還可以為自身保留抗辯以及上訴的權(quán)利。

(4)在1974年到2006年5月共51起涉及中國大陸產(chǎn)品的337調(diào)查案中，絕大多數(shù)案件中國企業(yè)都放棄了應(yīng)訴，其結(jié)果是有50％左右的案件被判侵權(quán)。而在我們了解的已經(jīng)應(yīng)訴的案件中，堿性電池案（337-TA-493），應(yīng)訴方成功主張申訴方的專利無效（后雖被上訴法院認(rèn)定有效，但上訴法院對權(quán)利要求的解釋有利于被申訴方）；而標(biāo)記筆案（337-TA-522），寧波企業(yè)與申訴方達(dá)成和解協(xié)議；其他部分正在應(yīng)訴的案件也取得了積極的進(jìn)展。

2.作為策略企業(yè)應(yīng)當(dāng)考慮的問題

(1)市場份額。如果中國應(yīng)訴企業(yè)在美國市場上的份額很小，在美國市場的未來發(fā)展?jié)摿τ邢蓿蛘弋a(chǎn)品已屬夕陽產(chǎn)品，則該企業(yè)應(yīng)當(dāng)慎重權(quán)衡支出的律師費(fèi)與所維持的美國市場份額的關(guān)系。但也有例外，如果美國市場對該企業(yè)意味著生死存亡，則即使該企業(yè)的規(guī)模很小在美國的市場份額也不大，也應(yīng)當(dāng)應(yīng)訴求存。

(2)和解。和解的達(dá)成取決于多種因素，包括申訴方獲得案件勝利的難度和時(shí)間、應(yīng)訴方可以用于交換和解與撤訴的條件。即使目標(biāo)確定為和解，應(yīng)訴方也應(yīng)當(dāng)在開始階段表現(xiàn)出強(qiáng)硬的姿態(tài)，并通過積極應(yīng)訴給申訴方施加壓力，增加申訴方獲勝的難度和時(shí)間。此外，向申訴方作出適當(dāng)?shù)淖尣交蛘咛峁﹥?yōu)惠條件也是達(dá)成和解的重要因素。這些優(yōu)惠條件包括：承認(rèn)申訴方專利的合法性，但是申訴方必須同意不再追究侵權(quán)事宜，以及優(yōu)惠的合作條件和良好的合作前景等。如果應(yīng)訴企業(yè)在美國有自己的美國專利則會(huì)為和解增加籌碼。

(3)費(fèi)用。337調(diào)查案技術(shù)性強(qiáng)、工作量大、涉及面廣且問題復(fù)雜，因此需要花費(fèi)巨大的人力物力。加之337調(diào)查將通常需要幾年的美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟濃縮在15個(gè)月內(nèi)完成，單位時(shí)間的律師費(fèi)支出就更大。對于很多財(cái)力有限的國內(nèi)企業(yè)而言，可以考慮聯(lián)合多家企業(yè)一同應(yīng)訴，從而能分?jǐn)傎M(fèi)用。這也可以減少由于不同代理律師之間協(xié)調(diào)而產(chǎn)生的費(fèi)用。

(4)此外，應(yīng)訴方還可以考慮“規(guī)避設(shè)計(jì)”。在中型和重型卡車自動(dòng)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)337調(diào)查案（337-TA-503）中，ITC在2005年4月7日做出終裁，認(rèn)為應(yīng)訴方的進(jìn)口產(chǎn)品侵犯了申訴方Eaton公司的美國第4，899，279號(hào)專利，并出具了有限排除令和禁止令。在2005年4月21日，敗訴的兩家公司提出了出具咨詢意見（Advisory Opinion）的申請，請求ITC認(rèn)定其重新設(shè)計(jì)（Redesign）的產(chǎn)品并不構(gòu)成對申訴方第4，899，279號(hào)專利的侵權(quán)。在2006年1月10日，裁決結(jié)果有利于被告，認(rèn)定他們重新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品不夠成對申訴方專利的侵權(quán)。

此案表明，即使337調(diào)查的終裁結(jié)果不利于應(yīng)訴方，應(yīng)訴方仍然可以重新設(shè)計(jì)其產(chǎn)品。在ITC咨詢意見有利的情況下，可以對美出口新產(chǎn)品。

以上僅僅是對應(yīng)對337案件的一些簡要分析和介紹，面對一個(gè)復(fù)雜的337調(diào)查案，企業(yè)還需要聘請辦理過337調(diào)查案件的、在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域有實(shí)力的中國律師事務(wù)所為公司提供具體的指導(dǎo)。從長遠(yuǎn)看，中國只有進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)，更多的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，才能在未來競爭中立于不敗之地，才能有效的減少和預(yù)防337調(diào)查的侵?jǐn)_。隨著中國科技實(shí)力的增強(qiáng)，中國應(yīng)當(dāng)逐步學(xué)會(huì)運(yùn)用337調(diào)查這一武器，在美國市場上捍衛(wèi)自身的權(quán)益。