提高發明專利授權率的策略研究

楊 凱

（太原榮信德知識產權代理事務所（特殊普通合伙），山西 太原 030006）

一項發明要獲得專利保護，必須具備專利法中規定的三項基本標準，即實用性、新穎性和創造性，統稱為“三性”。被授予專利權的發明，還有兩個標準，一是所屬領域普通技術人員必須能夠實現該發明，二是發明必須是一項技術方案，即該發明應當具有某一技術領域有關的技術特征[1]。

對應到一個專利的實操過程中，文本撰稿需要滿足上述的“兩個標準”，撰寫前的查新檢索和受理后的審通答復屬于對上述“三性”進行的判斷與辯論。下文將對專利實操過程中的三個階段分別展開論述。

1 查新檢索

專利的檢索中，包括查新檢索、技術主題檢索、侵權檢索和無效檢索等，需要根據專利的不同目的選擇不同的檢索類型，然后再選擇合適的檢索策略。新發明申請專利，首先需要查新檢索，查新檢索對準確性要求較高，檢索的目的就是找到最接近的現有技術，分析該發明的創新程度，從而對專利的授權前景進行判斷。

1.1 檢索策略的選擇

檢索策略包括簡單檢索、并列式檢索、漸進式檢索、追蹤檢索，其中并列式檢索和漸進式檢索可統稱為塊檢索[2]。上述檢索策略并不是孤立存在的，而是可以組合使用的。

簡單檢索是將關鍵詞或分類號進行檢索，操作較為簡單，雖然目前檢索網站大都可以根據檢索詞進行智能排序，但是由于目前專利量龐大，包含該檢索詞的專利也較多，因此，該檢索方式屬于試探性檢索，很難得到準確的結果。

塊檢索是將上述簡單檢索的關鍵詞或分類號采用運算符連接起來，專利檢索及分析系統命令行檢索界面見圖1，圖中方框內為該系統所支持的運算符，常用的運算符有“AND”“OR”“NOT”，其中“AND”的作用是將不同關鍵詞連接，相當于邏輯“與”，即“同時存在”的意思；“OR”的作用是將同一關鍵詞的多種不同表達方式連接起來，相當于是邏輯“或”，即“任選其一”的意思；“NOT”的作用是在原檢索式的基礎上排除不需要的關鍵詞，相當于邏輯“非”，目的是去噪。

圖1 專利檢索及分析系統命令行檢索界面

并列式檢索是先將同一關鍵詞的不同表達方式用“OR”連接，形成一個“塊”，然后再將不同的“塊”用“AND”連接。

漸進式檢索是先將同一關鍵詞的不同表達方式用“OR”連接，形成一個“塊”，然后再將兩個不同的“塊”用“AND”連接，之后逐漸地增加“塊”，不斷地縮小檢索范圍。

追蹤檢索是從一件相關的對比文件出發，然后通過申請人、發明人等著錄事項檢索，或者從該文件的對比文件以及引用或者被引用文件出發，找到最相關的現有技術。

1.2 塊檢索的實際應用

首先，從專利技術交底書中篩選出多個關鍵詞，每個關鍵詞都需要構建成一個獨立的“塊”。構建“塊”的方法有多種，比如找到關鍵詞的同義詞、近義詞、反義詞、上下位概念等，也可以找到關鍵詞在技術方案中所起的作用、功能、效果、用途等，還可以找到最接近的分類號。

其次，將構建“塊”之間用“OR”連接，此時，可采用并列式檢索的策略，先用“AND”將各個關鍵詞進行連接構成“塊”，再用“OR”將各個“塊”連接，也可采用漸進式檢索的策略，先用“AND”將部分關鍵詞進行連接，再用“OR”連接，隨后逐漸地增加“塊”。

然后，將上述構建的檢索式在專利檢索網站進行檢索，需要注意的是，檢索時，可以單獨針對說明書摘要、權利要求書、說明書分別進行檢索，說明書摘要是簡單提及專利主要內容，權利要求書記載的是核心技術特征，說明書記載的范圍最廣，這也導致噪聲詞較多，檢索中可根據實際情況及時調整檢索策略。

最后，根據檢索的結果調整關鍵詞。具體是通過增加、刪除、修改關鍵詞，此時需要加入運算符“NOT”，明確排除檢索結果中的噪聲詞。上述調整檢索式的過程屬于動態調整，即調整一次之后可以先檢索，根據檢索結果再行調整，最終得到最接近的現有技術。

2 文本撰稿

專利撰寫包括五部分，分別是權利要求書、說明書、說明書附圖、說明書摘要、摘要附圖，其中，權利要求書是要清楚、簡要地限定專利保護的類型及范圍。說明書是要達到清楚、完整的要求，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。說明書附圖屬于說明書的補充，使技術方案更加清楚，對于發明專利而言，附圖不是必須的。說明書摘要是對專利內容的概述，不具有法律效力。摘要附圖是在說明書附圖中指定的一幅圖，只需指定公開特征最多的一幅即可。通過上述可知，說明書和權利要求書屬于專利必不可少的部分，對內容的要求也多，故下文對這兩部分進行具體闡述。

2.1 關于說明書

《中華人民共和國專利法》 第二十六條指出：說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。“清楚”是指技術術語應當含義清晰、指向明確，不會造成理解錯誤，如果存在歧義，如自造詞，應當對技術術語的含義明確界定；“完整”是指記載了實現技術方案的所有技術特征，對于司空見慣的設備或方法的使用，可以不必記載，對于小眾或者具有特定性的需注明出處，具有明確的指引；“能夠實現”是指所屬領域技術人員按照說明書的記載能夠再現，而且能夠達到記載的技術效果。

說明書包括五部分，分別是技術領域、背景技術、發明內容、附圖說明、具體實施方式。

1）技術領域。表述應是直接應用的技術領域，不應是上位或相鄰的技術領域，也不是發明專利本身。如一項關于挖掘機懸臂的發明，在技術領域部分，應表述為“本發明屬于挖掘機技術領域，具體是一種挖掘機懸臂”或“本發明涉及一種挖掘機，特別是涉及一種挖掘機懸臂”。

2）背景技術。目前，絕大多數的發明都是“改進型發明”，是在現有技術基礎上的改進，該現有技術就是本專利改進的“原型”。背景技術中，應當充分、清楚、客觀地說明該“原型”的技術方案，以及該技術方案存在的技術問題和缺陷。“原型”方案可以是自己熟知的，也可以是通過檢索得來的；檢索專利庫或非專利庫得到的信息，通過引用的方式進行記載。引用方式需有明確的指引，如描述其具體的申請號、公開號、名稱等，再將與本申請相關的核心技術方案進行簡單說明，并闡述其存在的缺陷。

3）發明內容。本部分包含3 個方面，分別是要解決的技術問題、采用的技術方案以及達到的技術效果。

一是要解決的技術問題中，不僅要明確解決背景技術中存在的哪些問題或缺點，若還具有額外的功能效果，或者解決其他新的技術問題，也要進行說明。如飛行器中的燃料箱，背景技術中說明現有技術存在不牢固的問題，而本專利除了可以解決不牢固的問題外，還具有在飛行器發生事故時容易脫離的功能，此時也需要進行描述。二是采用的技術方案中，通常記載的內容與權利要求書的表述一致，這是由于審查指南中有相關的規定，撰寫一致即可。三是達到的技術效果中，應當簡明、客觀地寫明本專利與最接近現有技術相比所具有的有益效果，以使審查員直觀的了解本專利的創新點。技術效果與所解決的技術問題是一個問題的2 個方面，相互呼應。但是依托實驗數據才能證明的效果，應當在具體實施方式中通過實驗數據加以證實。此外，還有一種情況，就是預料不到的技術效果，含義是超出人們預期的想象，對所屬技術領域的技術人員來說，事先無法預測或者推理出來。

4）附圖說明。應當寫明各幅附圖的圖名，并寫明附圖標記；附圖不止一幅的，應當對所有附圖作出說明。本部分關鍵是配合具體實施方案中的內容，以使發明能夠充分公開，若發明專利不涉及附圖，可省略本部分。

5）具體實施方式。內容記載應當能夠支撐和解釋權利要求書的內容和保護范圍，使本領域技術人員能夠根據該部分的記載再現本專利的技術方案，達到充分公開的目的，滿足專利以公開換取保護的宗旨。

2.2 關于權利要求書

《中華人民共和國專利法》 第二十六條指出：權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍?！扒宄笔侵割愋颓宄捅Ｗo范圍清楚，即類型為產品還是方法，保護范圍是否包含了有歧義的字詞等?！昂喴笔侵赋擞涊d發明的技術特征外，不應當記載非必要的技術特征，如專利產生的理由、對內容的種種解釋、商業性宣傳用語等?！耙哉f明書為依據”是指權利要求書記載的技術方案的每個特征，都應當在說明書中找到出處，并且所要求保護的范圍應當得到說明書的支持。需要注意的是，權利要求書所記載的技術方案，通常由一個或者多個實施例概括而成，多個實施例需具有一致性，使所屬領域技術人員能夠得出方向性或概括性的結論。

3 審通答復

審查意見通知書中常見的專利條款包括新穎性、創造性、實用性、說明書公開不充分、權利要求書未以說明書為依據等；其中，權利要求書未以說明書為依據在通常情況下并非駁回條款，修改權利要求書的范圍即可；實用性及說明書公開不充分是撰寫人員的撰寫方法以及對技術方案的理解存在偏差，屬于撰寫問題，具體解決方案參見上述文本撰稿部分；新穎性通常是未進行檢索，導致與現有技術區別較小，具體解決方案參見前述查新檢索部分；創造性問題最為常見，審查意見通知書中絕大多數意見都是關于創造性的，因此下面針對創造性問題展開論述。

評判創造性一般采用三步法，第一步確定最接近的現有技術；第二步確定區別特征和實際解決的技術問題；第三步判斷是否顯而易見。

3.1 確定最接近的現有技術。

最接近的現有技術，是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。可以從以下兩方面來判斷：

一是發明構思，即技術領域相同、技術手段相似，若兩者在各自的方案中，以不同的工作原理實現不同的功能，則不能將該手段與其他手段割裂開看待。如涉案專利是一種微生物組合物，現有技術中公開了一種殺菌劑，該微生物組合物與殺菌劑均為殺菌技術領域，兩者組合相同，含量不同，此時不能簡單地將兩者組分進行單獨對比，若研發方向不同，涉案專利的微生物組合物是無法在殺菌劑的基礎上進行改進的。

二是所解決的技術問題，該解決的技術問題應當與專利本身所關注的技術問題有關。如安瓿瓶和飲料的罐裝工藝，兩者均是要解決罐裝時的定位問題，但由于安瓿瓶屬于藥劑容器，對藥液量的要求極高，需要解決的是精準定位的技術問題，而飲料是解決普通的定位問題，因為兩者關注的技術問題是不太相同的，所屬領域技術人員想要安瓿瓶在灌裝過程中精準定心，不會將所述飲料瓶的灌裝裝置作為改進的基礎，這意味著飲料的罐裝工藝不適于作為安瓿瓶最接近的現有技術。

3.2 確定區別特征和實際解決的技術問題

關于區別特征，可以從權利要求書的內容角度和技術特征角度來分析，這兩個角度均要看具體的部件間是否起協同作用，若是，則不能把部件分開來單獨對比進而查找區別特征。

關于實際解決的技術問題，要看其是否為原方案所記載的技術問題，若是，則說明對比文件無法解決該技術問題，即對比文件與涉案專利所解決的技術問題不同，對比文件不能作為最接近的現有技術；若否，則說明對比文件可以作為涉案專利最接近的現有技術，此時，該實際解決的技術問題是相對于對比文件重新確定的技術問題，對于重新確定的技術問題，需進一步判斷涉案專利和對比文件是否已解決，若涉案專利未解決，則說明該重新確定的技術問題不對，若涉案專利與對比文件均解決，則說明涉案專利與對比文件采用了不同的技術方案，若涉案專利已解決，對比文件未解決，則進一步判斷該實際解決的技術問題是否帶有涉案專利的技術思路和解決手段，若是，則該重新確定的實際解決的技術問題不對，如在筆上裝了一個燈，相對于對比文件1 而言實現了照明，對比文件2 為燈，若此時判定實際解決的技術問題是如何發光，對比文件2 解決了該技術問題，這樣涉案專利將無創造性，此時判斷錯誤，涉案專利實際解決的技術問題是如何在筆上裝燈。

3.3 判斷是否顯而易見

可以從發現技術問題的難易程度和不同現有技術結合的動機出發。

發現問題的難易程度，有以下兩種情況：一是無人認識到該缺陷，即沒有意識到問題的存在；二是意識到技術問題的存在，但是無法找到缺陷存在的原因。如涉案專利的反應是在內壁上具有耐腐蝕層的容器中進行，而對比文件未對反應容器作任何說明或提出修改，此時可認為對比文件未發現該技術問題，也無法給出解決該技術問題的啟示。

不同現有技術結合的動機，一是多文件結合，是否產生合理的成功預期，預見結合后的效果，如對比文件1 的技術方案中涉及圓周轉動，對比文件2 的技術方案中涉及直線運動，但是其分別存在保護套損壞的情況；對比文件1 和對比文件2 的技術方案疊加組合形成了涉案專利的技術方案，涉案專利在擁有對比文件1 和對比文件2 的效果外，還防止了保護套損壞的情況，基于現有技術無法產生合理的成功預期，故不會存在將上述現有技術結合的動機。二是多文件結合的可能性，如涉案專利中可以實現杠桿閉鎖的作用，被對比文件1 公開，而且技術手段中涉及杠桿具有自由端，被對比文件2 公開；對比文件1 和對比文件2 中的特征結合，公開了區別特征，但是在對比文件2 與對比文件1 結合時，將對比文件2 中的“杠桿具有自由端”應用于對比文件1 中，則對比文件1 需取消“樞軸”，這樣對比文件1 中將不能實現杠桿閉鎖的作用，破壞了對比文件1 中原有的系統結構。因此，所屬領域的技術人員無法產生將兩篇文件結合的動機。

4 結束語

本文從專利查新檢索、文本撰稿和審通答復3 個方面分別進行了詳細的闡述，這3 個方面處于專利申請的不同階段，每個階段都有其自身的作用，總體來講，只有每個階段均認真對待，詳細分析判斷，才能夠提高專利申請的授權率，幫助申請人得到最佳的保護范圍，進而在后續的侵權確權程序中站穩腳跟，方便后期的業務開展。