商標惡意搶注的法律規制性研究

盧雄江

（海南大學法學院,海南 海口 570228）

目前對商標惡意搶注的法律規制并不完善。《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）在第十五條、第四十五條、第四十九條、第五十條，分別提出了：被搶注人可以在搶注人商標注冊前提出異議、搶注人商標注冊后被搶注人可以申請注冊商標無效、注冊商標連續三年不使用被搶注人可以申請撤銷、搶注人的商標被注銷后商標局對近似商標申請不予核準等保護措施。然而，以上均是防御性條款，對于商標惡意搶注給被搶注人造成損害的，應如何承擔責任，《商標法》沒有明確規定。其他部門法，如《中華人民共和國反壟斷法》（以下簡稱《反壟斷法》）等，在規制商標惡意搶注問題上都存在一定的立法傾向，無法形成嚴密的法網。造成商標惡意搶注行為法律責任的法律規制缺失問題的原因，除了各個部門法本身的不足外，還有商標惡意搶注的界限不明。因此，本文先對商標惡意搶注的界限予以釋明，而后分析當下的立法現狀，進而提出法律規制完善路徑。

1 商標惡意搶注的界限問題

我國《商標法》雖然沒有明確對商標惡意搶注進行界定，但第三十二條“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”以及第四條“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”可以認定為商標惡意搶注的立法淵源。結合以上條文，商標惡意搶注行為可以定義為：以不正當手段、違背誠實信用原則，搶先注冊他人已在先使用的有一定影響的商業標志，社會危害性嚴重，應當予以嚴格規制的行為。

目前對商標惡意搶注的界定有兩點存在爭議：一是“惡意”如何認定？二是搶注行為是否包括商標囤積行為以及對象是否僅局限于在先使用的商標，即是否包含在先使用的商號、外觀設計、地理標志、姓名和肖像？

1.1 “惡意”的認定問題

商標惡意搶注的搶注人主觀心理狀態是“惡意”，其來源于《商標法》第四條“惡意商標注冊”的表述。然而，因知識產權法屬于民法的范疇，但《中華人民共和國民法典》（以下簡稱《民法典》）對一般侵權責任的構成要件并沒有“惡意”的表述，而是使用了“故意”“過失”的表述；在認識因素上，用的是明知、應知。因此，理論界存在關于商標惡意搶注中“惡意”的認定的爭議。

有學者基于對注冊商標和未注冊商標的保護進行對比，提出《商標法》以及《中華人民共和國反不正當競爭法》（以下簡稱《反不正當競爭法》）所展示的惡意都相當于侵權法上的故意[1]。他們從“舉重以明輕”的角度出發，主張注冊商標經法定公示，受到法律保護，第三人侵權需要滿足故意要件；未注冊商標在理論上沒有受到法律保護，對于第三人侵權的主觀要件要求不可能強于注冊商標，因此，只能限定于故意要件。

也有學者主張“惡意”屬于“故意”的加重情節，是嚴重的故意。他們主張惡意與一般故意相比，侵害目的、動機和手段更為惡劣[2]。據此，他們認為行為人的故意只有違反誠實信用原則，并且違背公序良俗，達到足以影響交易秩序時，才有必要對其予以懲戒。

從新舊法的角度來看，《民法典》施行于2021年，而最新修正的《商標法》施行于2019年，《民法典》相較《商標法》屬于新法。基于新法有對舊法進行更新、糾正和再思考的考慮，在法律適用上新法應當優于舊法。盡管《商標法》屬于特別法，但是以往學界對于知識產權法所調整的法律關系是否屬于民事法律關系存在分歧，故可能存在用詞上的混亂。隨著《民法典》的施行，應將商標惡意搶注中的“惡意”認定為等同于《民法典》中的“故意”。同時，根據民法理論一貫將“重大過失”與“故意”并列，“重大過失”也應當包含其中。

在贊同“惡意”約等同于“故意”的基礎上，多數學者認為“故意”的認識因素在商標搶注問題上應當是“應知”或者“明知”[3]。從我國司法實踐來看，“惡意”更加傾向于“故意”的嚴重表述，為了防止商標搶注人以不知情為借口逃避法律責任，應當將“應知”納入考慮的范疇。至于“應知”和“明知”的區分，在無法依賴行為人承認的背景下，按照理性人的判斷標準，這只是以客觀證據證明主觀過錯程度的問題，實踐中很難將兩者明確分開，也不應當分開來討論。

1.2 惡意搶注的對象問題

在對商標的惡意搶注行為進行分類時，是否應當將商標囤積行為納入其中，以及商標惡意搶注的對象是否應局限于商標本身，理論界存有爭議。

商標惡意搶注的前提是存在一個有一定影響的商標在先使用。因此，單純的商標囤積行為本身并不存在惡意搶注的問題，因為沒有明確的被搶注的另一方存在。同時，如果搶注的是他人影響力有限或者不同領域的商標，也不能認為是惡意的搶注。因為我國對于商標的保護，原則上采取的是注冊保護原則，只對馳名商標采取跨類保護，一般商標不限制“同名不同類別”的注冊行為。如果未注冊商標本身影響力有限，或者顯著性不夠強，法律也沒有必要對其進行保護。但是，如果囤積的是他人的在先使用并具有一定影響的商標，則可能會構成商標惡意搶注行為。

對于商標惡意搶注的對象不應局限于商標，還應包括姓名、商號等。從“喬丹”案①來看，最高人民法院認為姓名權可以構成商標法規定的在先權利，因此惡意搶注的對象不應局限于商標。商標與商品服務的聯系在于商標所代表的商品具有穩定的商品質量，與商業信用具有直接關聯。而企業的名稱、商號與其商品或者服務的聯系也是基于消費者長期使用所產生的社會信賴，兩者本質上有殊途同歸之意。因此，惡意搶注的對象范圍不可過于狹窄。至于可能存在其他除《商標法》之外的法律所規制的問題，不應當成為商標惡意搶注對象范圍狹窄的理由。

2 商標惡意搶注法律責任的立法現狀

2.1 《商標法》的缺位

我國現行《商標法》是否存在針對商標惡意搶注下被搶注人的救濟條款，理論界主要圍繞《商標法》第四十七條第二款“因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償”存在爭議。對此，上海鐘廠與趙宇陽、常州市康霸星鐘表制造廠等侵害商標權糾紛②一案中，一審法院認為，如果存在商標惡意搶注行為，被搶注人可以基于以上條款主張救濟；但二審法院認為，該條款是指惡意的商標注冊人以他人侵犯其注冊商標專用權為由采取訴訟或其他措施造成他人損失的情形，即商標搶注人以被搶注人侵犯其注冊商標專用權為由，訴請法院或者工商行政部門，要求被搶注人賠償其損失→商標搶注人獲得勝訴的判決或者決定，得到被搶注人的賠償→注冊商標被宣告無效，被搶注人可以主張返還前述已交納的賠償款。對于此條文的理解，結合該條第一款、第三款，此案二審法院的觀點更加值得認同。也就是說，此種情形本質上是商標惡意搶注人“惡人先告狀”后被宣告無效的退還，而不是給予被搶注人的救濟。搶注人不能依該條主張惡意搶注人擔責，且返還的數額也僅僅是前期繳納的數額，對于搶注人來說其實沒有損失。

關于《商標法》中是否存在規制商標惡意搶注的行政法規范，有學者主張存在行政責任條款[4]，即《商標法》第六十八條“對惡意申請商標注冊的，根據情節給予警告、罰款等行政處罰；對惡意提起商標訴訟的，由人民法院依法給予處罰。”但此條款結合前款的規定是規制商標代理機構的條款，無法對自然人、非主營從事商標代理業務的法人與其他組織的惡意搶注行為進行規制。因此，該條款并非商標惡意搶注專門的行政規制條款。

《商標法》對于未注冊且有一定影響的商標采取弱保護標準。雖然規定了被搶注人可以提出異議、無效宣告等方式進行弱勢維權，但現行法沒有對惡意搶注人的民事、行政責任和懲罰性賠償進行規定，這實為變相助長商標的惡意搶注行為。搶注人付出的是極小的商標注冊成本，換回的可能是巨額的商標轉讓費或者是侵權案件勝訴所得，而被搶注人可能會喪失預期的利益、承受侵犯商標專用權的風險或者支付巨額的商標轉讓費用，這與我國民法中的公平原則相違背。

2.2 侵權法的不足

如前所述，《商標法》作為民法的一部分，自然可以適用侵權責任規則。然而，有學者指出，利用《民法典》侵權責任編對商標惡意搶注行為進行規制的問題在于，若商標已經在先使用，但知名度不高，則無法滿足侵權法保護的民事利益具有的公開性和重大性要件[5]。在此種情況下，在先使用但不具有較高知名度的商標，只有區域有限的影響力，并且不積極進行異議、無效申請，那么會被認為是不值得保護的。我國法律對于搶注行為秉持申請在先的準則，同時將使用在先作為輔助性的判斷因素，原則上不禁止合法的搶注行為。

合法的搶注從某種程度上是值得被法律保護的。優質的商標類似優質的手機號碼，是一種稀缺的資源，屬于社會公眾。將優質的商標應用于市場，提高產品與商標的結合程度，本身就是商標立法的應有之義。至于商標的異議、無效宣告等障礙程序，從某種意義上說是為了平衡當事人之間的利益。

盡管從理論上對具有一定影響力的商標惡意搶注可以適用《民法典》侵權責任規則予以規制，但缺少具體實在的法條支撐。在適用時難免產生疑問，司法審判上也難免謹慎，從這一點來說，侵權法規則不足以充分保護被搶注人的利益。

2.3 競爭法的局限

《反不正當競爭法》作為調整市場經濟的基本法律規范，始終貫徹禁止混淆原則。針對惡意搶注商標并使用的行為，該法第六條規定了經營者不得實施混淆行為。此條為規制商標惡意搶注行為提供了可能。但是，《反不正當競爭法》的調整對象屬于競爭關系，如果沒有競爭關系、單純的商標囤積以及為了排除、限制競爭的商標惡意搶注等，則無法受到《反不正當競爭法》規制。

此外，競爭法的另一組成部分《反壟斷法》在規制商標惡意搶注時，也存在類似問題。雖有專門的法律責任條款，但適用《反壟斷法》需要主體滿足具有市場支配地位或者擾亂市場競爭秩序的條件。可見，競爭法無法實現對商標惡意搶注下被搶注人的法律救濟。

3 商標惡意搶注法律責任的立法完善

3.1 域外法的經驗

美國《蘭漢姆法》第1120條規定，憑借虛假或欺騙性的聲明取得商標注冊，受害人可以提起民事訴訟要求申請人承擔法律責任。其中，“憑借虛假或欺騙性的聲明取得商標注冊”行為，無疑屬于商標惡意搶注的范疇。在民事責任的承擔方面，包括了返還商標、賠償損失等。

法國《商標法》第 L.712-6 條規定，如果爭議商標的申請注冊欺騙了他人合法權利，被搶注商標權利人有權通過合法程序追還該商標的所有權。該制度實質上賦予了商標在先使用人以所有權人的法律地位，使其擁有了類似“返還原物請求權”的救濟路徑。

日本和韓國的商標法均將商標惡意搶注入刑，規定惡意搶注他人商標的構成欺詐罪（或欺詐行為罪），處三年以下徒刑。通過對商標惡意搶注引入刑法的方式，起到威懾惡意搶注人的目的。

相較而言，將商標惡意搶注界定為民事法律行為、規定損害賠償責任的美國《蘭漢姆法》模式值得借鑒。就法國《商標法》而言，其相關規定本質上是一種權利上的回溯，對于商標在先使用人只有恢復既定權利的救濟，沒有損害賠償的救濟，顯得不夠合理。就日韓商標法而言，商標惡意搶注畢竟搶注人侵犯的不是注冊商標，按其規定引入刑法上的規制恐怕不符合責任相當原則，也有違背國民預測可能性的弊端。美國《蘭漢姆法》模式賦予了商標被搶注人以民事責任的救濟，更加符合公平原則，也更加能讓人接受。

3.2 我國學者的諸見解與個人看法

3.2.1 行政訴訟難以維護被搶注人的利益

針對現行法律無法解決商標惡意搶注下被搶注人的救濟問題，有學者提出修訂現行《中華人民共和國行政訴訟法》（以下簡稱《行政訴訟法》）第六十一條：商標申請人有惡意的前提下，法院可以根據民事受害人的請求，一并判令損害賠償，也可以提起侵權訴訟[6]。

但這種觀點存在兩大問題。首先，《行政訴訟法》第六十一條以提起行政訴訟為前提。如果在《商標法》現有的異議、無效等程序中，商標惡意搶注行為已經被阻卻，或者被訴惡意搶注人自行撤回商標惡意搶注，客觀上給惡意搶注人造成了損失，但行政機關并無過錯，此時便不能提起行政訴訟。在此情況下，對商標惡意搶注的責任規制會出現如前述《反不正當競爭法》的明顯傾向性問題。其次，是行政訴訟與民事訴訟的關系問題。因行政訴訟的被告必須是行政機關，因此加入第三人作為被告是不妥當的。盡管有行政附帶民事訴訟的規定，但其本意是為了更高效率地解決糾紛，而且這會造成先行政后民事的問題。如果行政訴訟中的原告敗訴，在行政、民事訴訟分開的場合，并不互相影響，但是在行政附帶民事訴訟中，有時反而不利于民事糾紛的妥善解決。

3.2.2 惡意搶注條款難兼容于《民法典》

有學者提出，應當將商標惡意搶注的搶注人責任規定于《民法典》侵權責任編中，從而增加其違法成本，促使其放棄惡意搶注行為[7]。然而，此觀點有待商榷。

首先，從《民法典》本身穩定性的角度出發，我國《民法典》制定頒布不久，作為調整民商事關系的基本法，對以往民商事諸多關系進行了法典化、系統化，同時新增了一些制度，例如保理合同和居住權制度，并對一些重要的制度進行了相關的更改，例如訴訟時效和擔保的順序。許多民商事主體尚不能完全適應民商事規則的變化，許多新增的法律條文還需要實踐的檢驗。《民法典》需要保持本身的穩定性，在很長的一段時間內不進行變更，即使需要進行擴充理解，也應當盡量通過司法解釋進行補正。因此，短期內將商標惡意搶注責任加入《民法典》的可能性微乎其微。

其次，在《民法典》沒有單獨設置知識產權編的情況下，《民法典》侵權責任編在一般規定中第一千一百八十五條規定了知識產權懲罰性賠償制度。這是適用于知識產權所有法律部門的制度，沒有關于商標、專利、著作權的專門性規定。可見，《民法典》對于知識產權僅做了原則性的安排。而商標惡意搶注的法律責任條款相較而言過于細致，衡量之下，該項制度的重要性不足以與其他侵權責任法基本原則相提并論，故將其規定于《民法典》中顯然不夠適宜。

3.2.3 《商標法》規制路徑之引入

對于商標惡意搶注的法律責任問題，需要綜合考慮多個因素。首先，盡量不遺漏相關的民事主體、不遺漏相關分類的惡意搶注事件。其次，需要考慮對于整部法律不會造成過大的負面影響，以利于立法機關以最小的立法成本得到最好的規制效果。相較而言通過《商標法》來規制是符合以上原則的。

與其他法律附則的前一章命名為“法律責任”不同，《商標法》此章名為“注冊商標專用權的保護”。誠然，將商標惡意搶注引入《商標法》是否會引發《商標法》僅對注冊商標提供保護的理念的動搖，還值得進一步商榷。但是從司法實踐來看，不是僅注冊商標被侵犯才可請求損害賠償。例如，在“艾默生案”中，被告以異議、無效、搶注等多種方式侵擾原告的商標注冊行為，法院在結合適用《反不正當競爭法》與侵權法相關原理的基礎上判處了損害賠償③。

將商標惡意搶注的法律責任條款置于《商標法》中，具有以下兩大優勢。

首先，能夠嚴密《商標法》對于違背法律精神的侵權行為的規制手段。對于注冊商標，《商標法》規定了停止侵權并且可以實際損失、侵權人所得利益、商標許可使用費、法定賠償等確定損害賠償的制度。對于未注冊的馳名商標、有一定影響的商標，法律沒有規定責任條款。如果對于此項增加規定，無疑會嚴密《商標法》的相關責任條款，嚴密立法之邏輯[8]。

其次，將商標惡意搶注置于專門法中，更加有利于當事人、法官以及司法實務、理論研究者找尋法律。從這個角度，此舉也符合經濟合理的原則。至于所謂的動搖《商標法》基本理念的提法，實際上是不夠周延的。因為將《商標法》定位為只對注冊商標提供強保護，對未注冊商標只提供異議、申訴的渠道，未免過于狹窄，有縱容惡意搶注行為的嫌疑。因此宜將《商標法》“注冊商標專用權的保護”改為“法律責任”。考察其他法律，如《反不正當競爭法》《反壟斷法》等，均是將附則的前一章命名為“法律責任”。《商標法》應當回到一般立法的慣用表述上來。

具體而言，第x條，有一定影響的商標在先使用人，訴請人民法院，主張故意搶注其商標的自然人、法人、非法人組織賠償因惡意搶注其商標造成其損失的，應當予以支持。

4 結語

現行立法沒有對有一定影響力的未注冊商標在先使用人請求搶注人承擔責任作出實體性規定，這不符合公平正義的原則，存在法律漏洞。考察域外法的立法模式，美國《蘭漢姆法》規定商標惡意搶注人需承擔民事上的損害賠償責任的模式值得借鑒，符合國民的預測可能性。未來宜通過修改現行《商標法》，將商標惡意搶注條款納入其中，明確商標惡意搶注的界限：商標惡意搶注的“惡意”等同于《民法典》中的“故意”，認識因素為“明知”或者“應知”；明確商標的在先使用人有向惡意搶注人請求侵權損害賠償的權利。這樣才能嚴密對商標在先使用人的權益保護，構建知識產權和諧社會。

注釋：

①中華人民共和國最高人民法院（2018）最高法行再 32 號行政判決書。

②江蘇省常州市中級人民法院（2016）蘇04民終2352號民事判決書。

③福建省廈門市中級人民法院（2020）閩02民初149號民事判決書。