涉外定牌加工與商標侵權

秋實

2023年6月26日，江蘇省常州市中級人民法院對外公布一起知識產權司法保護典型案例。該案例說明，涉外定牌加工不能成為商標侵權的除外情形。

生產仿冒柴油機被查處

1998年1月至2005年10月，常州常發動力機械有限公司（下稱“常發機械公司”）取得第1143073號、第1143071號、第1299488號和第9529811號注冊商標，核定使用商品為第7類：柴油機、內燃機配件、節油器、化油器等。上述商標均處于有效期內，其中第1143073號注冊商標于2002年被認定為中國馳名商標。

2015年10月，江蘇常發農業裝備股份有限公司（下稱“常發農裝公司”）吸收合并常發機械公司。2016年12月，常發機械公司將上述4個注冊商標變更至常發農裝公司名下。

多年以來，為宣傳、推廣自身品牌，常發農裝公司與多個廣電機構簽署合作協議，還積極參加國內多地舉辦的博覽會、展覽會及論壇。常發農裝公司生產的常發牌單缸柴油機，于2005年被授予中國名牌產品稱號。

2021年6月，常發農裝公司工作人員在常州某機械有限公司（下稱“機械公司”）車間內，發現疑似對常發農裝公司注冊商標侵權的柴油機。2021年7月23日，常州市國家高新區（新北區）市場監督管理局（下稱“高新區市場監管局”）對機械公司進行檢查，發現該公司正在生產一款標識為“CHONGFA”的柴油機，其機身兩側貼有“CHONGFA”標識，機頭貼有與常發農裝公司注冊商標相近的圖形標識。

經比對，常發農裝公司的商標與機械公司使用的標識主要有三個區別：前者是圖形加文字組合，后者只有圖形，沒有文字；前者圖案中的“C”與“F”中間有空隙，不相連；后者兩個字母之間沒有空隙；前者圖案左右不對稱，后者圖案左右對稱。

高新區市場監管局經審查認定，機械公司的行為構成《商標法》第五十七條第一款第（二）項規定的侵犯注冊商標專用權的違法行為，遂于2021年12月3日作出行政處罰決定：沒收50臺“CHONGFA”ZS115G柴油機，沒收相關標識模塊、銘牌，罰款16萬元。

是侵權還是合理使用

2022年1月17日，常發農裝公司以機械公司為被告向常州市中級人民法院提起商標權侵權訴訟，要求法院判令機械公司立即停止生產、銷售標有案涉侵權標識的單缸柴油機，并賠償215萬元。

常發農裝公司認為，機械公司在與其存在同地區、同行業競爭關系的情況下，長期仿冒具有一定影響力的商標，造成市場混亂，嚴重侵犯注冊商標專用權。

機械公司表示，其被訴行為屬于涉外定牌加工，產品最終銷往非洲地區，其使用的有關標識不發揮識別功能，不構成《商標法》中的商標使用。且其使用的案涉標識與案涉商標不構成近似，加之相關產品不會直接進入國內流通領域，所以不會造成相關公眾的混淆。該公司辯稱，其在涉外定牌加工前，要求委托方出示了案涉標識在非洲相關國家進行商標注冊申請的證明文件，故其已盡到必要、合理的審查義務，不存在侵權故意。

機械公司還強調，即使侵權行為成立，也應當妥善平衡商標權利人與定牌加工方的利益。建議法院在確定最終判賠額時，既要考慮其沒有侵權的故意，也要考慮常發農裝公司沒有對該定牌加工行為及時提醒和制止，導致損失擴大。

涉外定牌加工不是擋箭牌

常州市中級人民法院經審理認為，本案爭議焦點為：機械公司使用案涉標識的行為是否侵犯了常發農機公司的注冊商標專用權；機械公司關于其行為屬于涉外定牌加工，且已盡到必要、合理審查義務的抗辯理由是否成立。

關于第一個爭議焦點，法院認為，機械公司使用案涉標識的行為，侵犯了常發農裝公司的注冊商標專用權。

首先，機械公司對案涉標識進行了商標性使用，使之發揮了識別商品來源的作用。認定商標性使用，應當從相關公眾的視角出發。《商標法》意義上的相關公眾，不僅包括商標所標識的該類商品的消費者，還包括與該類商品的營銷有密切關系的其他經營者。因此，在商品生產、運輸等環節存在接觸可能性的其他經營者，也屬于《商標法》意義上的相關公眾。另外，隨著我國進出口貨物以及進出境人員的增多，在境外接觸相關商品的公民，也屬于我國《商標法》意義上的相關公眾。

本案中，案涉標識貼于柴油機兩側、機頭及室蓋的顯著位置，不僅具有裝飾性，更具有說明性；標識字體較大，較為顯著，易于被相關公眾觀察到；案涉標識的位置符合柴油機類商品上商標慣常的標識位置。顯然，機械公司對案涉標識的使用具有“區分來源”的意圖，屬于商標意義上的使用。

國際貿易中應注意對商標權的保護

其次，案涉標識與案涉商標使用在同一類商品——柴油機上，且案涉標識與案涉商標構成近似。按照最高法有關司法解釋的規定，判斷商標是否構成近似，應當進行整體比對，且以相關公眾的一般注意力為標準判斷，同時應當考慮請求保護的注冊商標的顯著性和知名性。經比對，案涉圖形標識與案涉4個商標的圖形部分構成近似。雖然兩者存在不同之處，但以相關公眾的一般注意力而言，不易被察覺，容易導致混淆。

關于第二個爭議焦點，法院認為，機械公司關于其行為屬于涉外定牌加工，且已盡到必要、合理審查義務的抗辯理由不能成立。

首先，機械公司的行為不構成涉外定牌加工。認定涉外定牌加工，必須滿足兩個前提要件：一是生產的產品在國外擁有商標權，二是被訴侵權一方已經取得國外權利人的合法授權。本案中，雖然機械公司提供了委托書和商標申請確認回執，證明其使用案涉標識的行為系涉外定牌加工，但二者均不能證明“CHONGFA”標識在國外已經獲準注冊為商標，也不能證明機械公司已經取得國外商標權利人的合法授權。

其次，機械公司作為專業生產、加工、銷售柴油機的企業，在國內注冊有多個商標，其對于商標必須先注冊再使用等規定應當是知曉的。其關于已經盡到必要、合理審查義務的抗辯理由，顯然不能成立。

再次，即便涉外定牌加工行為成立，機械公司的抗辯理由亦不能成立。對于沒有在中國注冊的商標，即使其在外國獲得注冊，在中國國內也不享有注冊商標專用權。與之相適應，境內企業獲得的所謂國外商標的使用授權，不屬于我國《商標法》保護的商標合法權利，不能作為未侵犯商標權的抗辯事由。

2023年6月26日，常州市中級人民法院對外公布本案一審判決結果：機械公司立即停止侵害常發農裝公司第1143073號、第9529811號、第1143071號和第1299488號注冊商標專用權的行為；機械公司于判決生效起10日內賠償常發農裝公司經濟損失60萬元；駁回常發農裝公司的其他訴訟請求。

一審宣判后，雙方當事人均未提出上訴。

編輯：姚志剛? winter-yao@163.com

法官點評

出口型企業和貼牌加工企業都應當從本案中汲取經驗教訓。對于出口型企業而言，商品出口不僅意味著商品的輸出，還應當考慮國際化背景下在國外市場上的知識產權保護問題，尤其是在國內已經被認定的馳名商標，更應當積極主動在主要出口國及地區注冊商標，以更好地占有市場。對于貼牌加工企業而言，雖然商標權保護一般止于國界，但涉外定牌加工并不意味著商標侵權的豁免。尤其是全球范圍內人員及商品流動性不斷增大的背景下，存在侵犯國內商標權的可能。對于涉外定牌加工業務，一定要嚴格審查授權方的權利來源，以及該知識產權在國內注冊和受保護的情況，以規避相關法律風險。