惡意注冊近似商標的檢測與法律規制

朱承璐 宋麗娜 孫金海 楊頤嘉

（1.河南財經政法大學，河南 鄭州 450016；2.鄭州商標審查協作中心，河南 鄭州 450046）

0 引言

本研究以創新型國家的知識產權戰略及優化營商環境為背景，探討總結惡意注冊近似商標的規制路徑和方法，如完善、協調適用、細化、要素化、常態化等。商標法作為上層建筑重要組成部分，保障、推動經濟社會發展是其應有之義。對于企業而言，吳漢東[1]認為無形財產權可以分為知識產權與其他無形財產權，其中商譽權、信用權、（商品化）形象權、特許經營或專營權屬于經營性資信權，可歸于與典型知識產權相區別的其他無形財產權范疇，而企業的商標即代表著商品化形象，正通過廣告獲得獨立的靈魂和價值，品牌和產品的結合成為現實。對于商標審查員而言，可為其提供準確授權依據，減輕審查任務，優化資源配置。基于此，本研究采取的研究方法包括：實證分析法、問卷調查法、定量與定性結合法［2-3］。

1 惡意注冊近似商標的認定

1.1 近似商標可溯源

2019年《商標法》第五十七條將“在同一種商品或者類似商品上使用與注冊商標相同或者近似的商標”的侵權情形進行細分，增加“容易導致混淆”的判定要件［4］。商標近似判定標準可從事前查詢溯源，如中國商標網免費查詢方式有：字、音、英文、數字、字頭、圖形。

1.2 近似商標的認定

商標注冊體制包括注冊取得制、使用取得制和混合制。使惡意注冊有機可乘是我國的注冊取得體制積弊造成的，為此，我國試圖吸收使用取得的優勢來彌補漏洞。2019年我國新商標法首次將“使用意圖”引入商標注冊階段，認定商標法上的“使用意圖”，必須通過對申請人所申請商標情況等因素進行綜合判斷。審查時，須客觀核準并結合前期承諾后期濫用追責制度。商標使用與申請注冊時間軸如圖1所示。

圖1 商標使用與申請注冊時間軸示意

圖1 中，A代表實際使用商標的商業節點，但是A 并不包括轉讓或受讓未投入商業使用過的商標。時間節點2代表申請注冊商標的時間節點。B、C含義如圖所示。使用意圖是指明確表示現在或將來使用。即使用節點起始于ABC 均可，但是，為了謹慎起見，B 的時間間隔不宜過長。設可變時間節點d 為商標核準注冊點，注冊后未經使用轉讓的時間節點為e，則d 可能落入B 范圍，也可能落入C，e-d的時間間隔不宜過短。按照中小企業的生存周期中位數，e-d 宜設置為3 年，B 目前美國為6 個月，我國可在此基礎上適當放寬，在現行三年的基礎上適當縮短，不可照抄照搬，取2年較為合適。

1.2.1 實際使用。商標實際使用是指在如圖1所示的時間軸上：商標起始于時間節點1 或落入A范圍內，使用行為包括但不限于：商標所有人或經其許可者，在經營活動中將商標用于商品、商品包裝或者容器及商品交易文書上的行為。商業事實和法律事實的銜接需要證據，證明已經在實際使用商標的證據收集難度低，如商品包裝、商品照片、商品交易文書及復印件均可。

1.2.2 明確表示將來使用。實際使用是商標的意義所在，體現商標價值的關鍵所在亦是實際使用。目前，明確表示將來使用的問題有二：一是證據收集難度較高，較難舉證；二是將來多久時間內使用，即圖1 中時間間隔B 過長，3 年不使用撤銷制度雖然好，但是執行力度不大，故應該在合理范圍內盡可能縮短。

1.3 惡意搶注的認定

目前《商標法》中關于惡意申請商標注冊的規定散見于多個條款，惡意的認定應該綜合考慮在先權利狀況、使用行為的正當性、取得、行使權利的正當性。惡意按程序分為四種，且各不相同，包括惡意申請、惡意提議、惡意撤銷和惡意轉讓［5］。本研究針對的是惡意申請這一類型，又細分為以下兩方面：一是指“不以使用為目的的惡意”中的“惡意”，二是指“惡意搶注”中的“惡意”。

1.3.1 不以使用為目的的“惡意”。若“不以使用為目的”申請商標注冊的行為惡意搶注商標數量過多，導致不正當占用商標資源，擾亂商標注冊秩序，應同時適用《商標法》第四條第一款予以規制，不以使用為目的大量申請商標和意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規制的不以使用為目的的“惡意”。《商標審查審理指南》明確了十種情形屬于“不以使用為目的的惡意商標注冊”。

1.3.2 “惡意搶注”的“惡意”。“惡意搶注”指的是以獲利等為目的、用不正當手段搶先注冊他人在該領域或相關領域中已經使用并有一定影響的商標、域名或商號等權利的行為，多發生于商標、域名及商號。申請人為牟取不正當利益，采取不正當手段搶先注冊沒有正當商標專用權權利基礎的行為。實踐中，中小企業是最容易被侵權的對象。因為中小企業大多沒有同步注冊商標，往往期待成規模、影響力擴大后再申請注冊商標。

2 惡意注冊近似商標的實踐現狀

本研究為得到關于惡意注冊近似商標問題的真實實踐現狀，共通過四個維度調研。一是從宏觀視角對我國商標申請量進行數據調研；二是通過《2022 年全國知識產權服務業統計調查報告》進行代理機構的行業調研；三是通過“問卷星”組織線上微觀調研。線上調研雖然樣本不多（10個），但足夠真實，且被采集數據的樣本人員包括河南省高級人民法院、河南省審協中心、以知產力為代表的權威知產媒體、專業化商標代理機構，此外該調研只為引出實踐問題的研究方向，不作為主體支撐材料，故可以確保該系統反饋的真實性、價值性。四是通過中國裁判文書網檢索相關案件進行分析。現根據調研結果對惡意注冊近似商標問題的執法現狀、守法現狀、司法現狀分析如下。

2.1 惡意注冊近似商標的執法現狀

國家宏觀視角商標申請量數據顯示：我國2019—2022 年注冊商標申請量呈現增長放緩后下跌（見圖2），其中，在2020 年初受新冠疫情影響，2021 年初受專利審查指南更新并頒布及國家知識產權局聯合打擊惡意注冊申請商標的行動方案出臺影響，兩年間申請量均出現驟減，幅度明顯。

圖2 2019—2022年商標申請、異議、評審情況

特別是2020—2021 年，全國范圍內的商標申請量維持高增長慣性后，2022年呈現法律效果的滯后性明顯效果，呈斷崖式下跌，這說明該行動方案已經取得一定時期內的一定效果。

根據“問卷星”調研結果，遏制惡意注冊商標的進一步完善建議如圖3 所示。由圖3 可知，商標行政執法部門的實體性、程序性問題較為突出。他們認為實體性問題，關口前移十分必要性。具體調研完善建議匯總如下：在已經有立法大方向的指引前提下，執法配套要及時跟進立法，善于運用體系解釋完善法律漏洞，應加大執法力度，申請人和代理機構同時約束，專利代理機構負起責任，發揮行業協會作用，完善認定標準，嚴格法律制度，加強信息共享，科學改進審查程序、效率，多部門協同規制。

圖3 “問卷星”調研完善建議數據

2.2 惡意注冊近似商標的守法現狀

根據《2022年全國知識產權服務業統計調查報告》，截至2021 年底，全國商標代理機構達到6.4 萬家，每萬件商標注冊申請商標代理機構數量達到70.9 家。2021 年全國商標代理機構各區域占比如圖4 所示，長江經濟帶區域商標代理機構數量占比最大。

圖4 2021年全國商標代理機構各區域占比

2022 年重大戰略區域保護體系指數平均得分如圖5所示，以粵港澳大灣區為區域最高。

圖5 2022年重大戰略區域保護體系指數平均得分

根據“問卷星”調研結果，惡意注冊近似商標最突出的程序性問題占比如圖6 所示，結果顯示惡意注冊近似商標最突出的程序性問題環節為執法環節占比60%，且守法環節占比為0%。

圖6 惡意注冊近似商標最突出的程序性問題環節

惡意注冊近似商標最突出的實體性問題占比如圖7 所示。從實體正義意義上，30%占比的調研對象認為，守法為最突出的問題，這個比例僅次于執法問題的40%。

圖7 惡意注冊近似商標最突出的實體性問題環節

2.3 惡意注冊近似商標的司法現狀

筆者在中國裁判文書網通過搜索“惡意”“注冊”“商標”等關鍵詞加上知識產權案件性質和時間2021 年12 月31 日的限定，共搜索到560 篇裁判文書案例，剔除未生效的裁判文書、商標法修改生效前的裁判文書后，余下210 篇，從這210 篇判例中，特別是從13 個再審案件中，總結規律，得出惡意注冊近似商標規制的司法實踐現狀。綜合概覽存在惡意注冊行為的案件，目前惡意注冊方或使用方敗訴率約為81%，210 份文書中，有170 份都支持了在先使用人的合法權益，保障了誠實信用原則的貫徹。其中，單獨判定商標侵權的占總額33.3%，單獨認定為不正當競爭的占22.2%，案由是二者競合的，認定為均成立的概率較大，單獨認定一項的，概率約為20%。綜上可知，用《反不正當競爭法》做出判決的比例不高，其適用比重有待增加。

3 惡意注冊近似商標規制中圖存在的問題及其完善

惡意注冊近似商標規制中存在以下幾個方面問題：使用意圖的忽略、惡意注冊近似商標的認定標準不明確、惡意注冊近似商標的違法成本較低、注冊商標審查程序存在局限性、注冊商標異議程序復雜、在先使用人權利保障力度不夠等。理順問題后，其完善措施包含以下三個方面。

3.1 完善注冊商標的審查程序

理論方面，王蓮峰等［6］提出建立商標惡意注冊黑名單制度的設想，并配套提出公布、復核、撤除等制度建議。此外，要強調要對誠實信用原則謹慎適用，防止向一般條款逃逸，注重事實審查［7］。實踐方面，一是加強頂層政策設計；二是構建紅黑名單制度探索構建知名品牌紅名單、惡意注冊黑名單制度，對有惡意注冊“前科”的公司和代理機構，提高審查門檻，設置嚴格標準，如補正使用意圖材料；三是促進行政司法協同；四是提高審查檢索能力，五是規范行業競爭體系，治理不正當競爭現象；六是建立中小商標代理機構指導體系，推動行業平衡發展。對中小代理機構減負、減壓、減風險，增規范性，鼓勵支持更多商標代理機構遵紀守法、誠信經營，定期給予榮譽激勵。總的來說，商標管理制度必須進行改革，以更好地適應市場經濟主體的需要［8］。

3.2 完善注冊商標的異議程序

要充分利用商標侵權行政裁決。商標侵權行政裁決具有效率高、成本低、專業性高，程序簡單的特點，有利于促成商標侵權糾紛的快速解決，發揮化解民事糾紛的“分流閥”作用。商標異議程序可以從我國修法歷程得出未來完善的可能路徑。2001 年修法強調把誠實信用貫穿于商標注冊申請審查、核準及撤銷程序的始終；2012 年修法新增異議程序。但對異議程序從簡到優還有距離。2019現行《商標法》第35 條規定：商標異議12 個月。要縮短12 個月的期限，商標局要提高效率，主動縮短異議周期，審協中心內部，要將效率指標納入績效考核體系，化被動為主動審查。孔祥俊[9]強調商標法第四修正案從多環節構筑了一套遏制并非使用性質的惡意商標注冊申請規則體系。

3.3 吸納使用優先注冊制度

我國歷次修正《商標法》，不斷強化商標使用［10］。葡萄牙為代表的商標實際使用的前6 個月被賦予注冊時的優先取得權的“注冊優先權”制度，對我國有極為重要的借鑒價值。我國現行法保留了葡萄牙的“注冊優先權”觀念。筆者認為，有必要在此基礎上繼續擴充在先使用人的權利，使得在先權利人不僅在原使用范圍內可以繼續使用該商標。實際使用開始的前6 個月內擁有“優先注冊權”制度，既激發了注冊熱情，也把在先使用人的請求權擴充到物權范疇，保障權利。如果賦予在先使用人在先取得的正當權利基礎，且可以基于該正當權利獲得侵權損害賠償、權利保護禁令等一系列配套措施，那么真正意義上可以解決惡意注冊的問題。

3.4 構建馳名商標自動取得制度并明晰標準

在我國，注冊仍然是取得商標專用權的唯一方式［11］，這就需要構建新的制度，而“馳名商標自動取得”制與“注冊優先權”制有異曲同工之妙，馳名商標自動取得的審查成本相對來說更高，立法雖好，執法成本總體提升不少，有待斟酌。馳名商標認定標準應當遵循個案認定、被動保護兩大原則。即使引入該制度不可冒進，但可以繼續遵從個案取得和被動取得的原則，把異議原因和主體擴張至有限合理的范圍。

4 結語

本研究中，大多數被調研對象均持樂觀態度，認為惡意注冊近似商標的問題會在3至5年內得到解決。相信通過增加并細化黑名單公布、復核、撤除等制度、充分利用好注冊商標的異議程序（如提高效率，將12個月的商標異議期限縮短至6個月）、合理限度范圍內擴張異議原因和主體范圍（如明晰馳名的廣度、市場份額、地域范圍等）等一系列配套措施，一定會使惡意注冊近似商標的問題得到解決。