商標許可增值利益歸屬研究

孫相宜

（華東政法大學,上海 200050）

1 問題的提出

“王老吉”和“加多寶”作為我國聲譽較高、影響力較大的涼茶品牌，從2010年曝出合作破裂開始，兩個公司之間產生的一系列訴訟都備受矚目。案件事實并不復雜，廣藥集團是“王老吉”商標的商標權人，自注冊申請享有“王老吉”商標之后，以商標許可的方式授權給加多寶公司使用。十多年來，經過加多寶公司的精心經營，“王老吉”涼茶已經成為享譽全國的知名商標。然而，由于雙方簽訂的補充延期協議中存在賄賂等違法行為，廣藥集團即以補充協議無效、加多寶公司應當停止使用商標、廣告語、包裝裝潢等行為分別向人民法院提起了訴訟。

目前，一系列的訴訟都已經初步告一段落。廣藥集團訴加多寶商標侵權案件中，一審法院廣東省高級法院認定加多寶公司侵權，判決賠償原告14.4億元，二審法院發回一審重審，重審尚未判決；在紅罐包裝裝潢歸屬的訴訟中，一審法院判決紅罐包裝應當屬于廣藥集團，加多寶公司應當立即停止侵權行為，但二審最高人民法院判決在不影響對方使用的前提下，紅罐包裝應當由雙方共同享有；在“改名廣告語”訴訟糾紛①中，一審、二審法院均認定加多寶公司構成虛假宣傳，再審最高人民法院認定，為了保障消費者的權益并維持市場競爭秩序，認定改名廣告語系屬合法，不構成虛假宣傳行為；在“銷量廣告語”訴訟糾紛②中，一審、二審、再審均認定加多寶公司構成虛假宣傳，加多寶公司應當銷毀印有相關廣告語包裝的罐裝涼茶，并停止在各大媒體平臺上發布相關的信息。

通過王老吉與加多寶商標許可合同引發的一系列訴訟中可以看出，對于商標的所有權歸屬問題并無太大爭議，盡管在商標侵權糾紛中最高人民法院裁定撤銷一審判決，但其依據是“一審認定的證據形式與內容存在重大缺陷”，且該案爭議焦點在于2010年5月2日—2012年5月19日期間加多寶公司對王老吉商標的使用是否存在侵權行為，而非商標所有權歸屬存在爭議。根據我國《商標法》中有關商標許可的規定，商標所有人系通過商標許可合同將其所有的商標授權給被許可人使用，而并非轉讓所有權，雙方簽訂的商標許可期間屆滿后，該商標仍然為商標所有人所有，且被許可人不再享受使用權。但是，綜合系列糾紛案件的一審、二審、再審判決，以及學界展開的討論，商標許可增值利益的分配并無定論，無論是學界還是實務界都存在較大爭議，爭議點表現在以下方面。

被許可人對于許可商標投入巨大，在使用中將商標價值大幅提升，其使用期間所附加的價值是否應當在商標所有人和被許可人之間進行分配，如果需要分配，以什么比例進行。此處的“商標價值”是指經過專業、有資質的評估機構進行科學、合理、系統的評估后所得到的商標估值③，具體到王老吉案件中，1997年雙方簽訂許可合同時，王老吉商標不為人知，其經濟價值水平較低，經過加多寶公司多年的經營，2010年廣藥啟動商標評估程序，結果顯示“王老吉”品牌估價1 080.15億，為中國當年第一品牌。廣藥集團在數十年中也曾對該商標進行使用，但其使用、宣傳等行為較之加多寶公司為之付出的努力相形見絀，可以說是加多寶公司造就了“王老吉”超過1 000億的品牌價值。根據現行法律規定，商標許可合同屆滿后加多寶公司無法再繼續使用該商標，然而將品牌價值全部歸屬于廣藥集團似乎有違民法中的公平原則[1]。因此，許可使用前后所出現的品牌價值差價如何處置成為重點討論對象。

此外，商品的包裝裝潢和廣告語應當屬于所有人還是被許可人，該歸屬問題也引發了巨大爭議。從商業價值角度來看，包裝裝潢和廣告語有可能決定一個品牌的成敗，而當其包裝裝潢和廣告語已經深入人心、廣為人知的時候，該品牌的市場價值更是不可估量。除商標外，包裝裝潢和廣告語通常發揮著區別商品來源的作用，具體到王老吉案中，加多寶公司在簽訂許可合同后委托他人設計了紅罐黃字的涼茶包裝，并進行生產、銷售和推廣，然而其包裝上以醒目、突出方式所標識的“王老吉”商標系屬于廣藥集團，且這三個字樣已和整體裝潢融為一體，雙方對該包裝裝潢的知名度與美譽度都作出了一定貢獻，其歸屬并不明晰。從上述訴訟糾紛可以看出，廣告語糾紛還分為“易名廣告語”糾紛和“宣傳廣告語”糾紛。被許可人是否有權以廣告語形式說明其商標已經更名，在此過程中不可避免地使用原商標是否屬于侵權行為，被許可人是否可以沿用之前已經具有較高知名度的類似廣告語，是否可以將使用期間以原商標為名所獲得的成就作為本身的宣傳材料進行推廣發布，上述行為是否侵犯了他人對廣告語享有的著作權，是否構成虛假宣傳行為，是否違反了反不正當競爭法，這一系列問題都尚無定論且亟待解決[2]。由此可見，探討商標增值利益的歸屬問題具有其必要性和迫切性。

2 域內商標增值利益理論與實踐

目前學界和實務界對于商標許可增值利益的分配有了一定的研究成果，筆者對增值利益歸屬的相關研究進行梳理，對上文所述的商標本身品牌價值的增值以及包裝裝潢、廣告語等附加價值兩者進行區分討論。

關于商標本身品牌價值的增值是否應當進行分配和如何分配的問題。對此，學界主要存在兩種態度：一種是認為不需要進行分配，該增值利益屬于商標所有人；另一種認為應當進行分配，但分配的方式尚無定論。洪珂珂認為，雙方簽訂商標許可合同時，已經明確了雙方的權利義務與許可期限，被許可人能夠預見到其大量投入后仍然面臨商標所有人到期收回商標的局面，即使被許可人因此產生了一定的損失，也屬于“自擔風險”。被許可人經營管理戰略上的失誤導致了損失的產生，不能歸結于商標許可制度本身有問題[3]。朱戀從民法上的“公平原則”出發，認為按照“誰付出、誰受益”的原則，將增值利益全部劃歸給許可人違背了公平原則，讓許可人“不勞而獲”[4]。商標許可制度就像許可人把酒瓶借給被許可人裝酒，當期限屆滿酒瓶應當歸還的時候，把酒留下也是合理的。然而，對于該增值利益應當以何種方式進行分配卻各執一詞，有學者提出借用民法“添附制度”來處理，違背了“添附物和主物不可分離”的前提；參照“優先權制度”，設置許可人進行二次許可時被許可人享有同等條件優先被許可的權利，但在商標制度下“同等條件”根本無法判斷，且仍需要根據合同約定進行[5]；依據“商標共存制度”處置，在該問題中卻并不存在“多個所有人”的現狀，所有人始終只有一個，被許可人只是授權使用人，和該制度的前提相沖突[6]；依據民法上“不當得利”的規則，進行商標價值的明確評估折價返還，又存在可行性差的問題，且不說商標價值具有不穩定性的特點，當雙方均對該商標產生貢獻的前提下，根本無從分配。除了上述所提到的這些弊端，大多數將商標增值利益進行分配的方案都存在著共性問題，即對商標許可制度產生沖擊。我國商標許可制度旨在促進商標的使用，鼓勵商標所有人授權他人使用商標，以達到雙方共贏的目的。如果商標許可制度中存在著動搖商標專用權的風險，不僅和知識產權“權利法定”的原則相悖，還會大幅降低商標所有人許可他人使用商標的積極性，商標許可制度很可能將會被荒廢或架空[7]。因此，商標品牌價值的增值不宜進行分配，應依據現行商標許可制度的規定，商標連同其附之于其上的商譽均歸屬于商標許可人即所有人，以保證現有制度的有效性。

關于裝潢、廣告語的歸屬及如何分配的問題，也存在不同的態度和方案。第一種觀點認為均屬于許可人，其理由與依據和上文中所述的“自擔風險”理論相同，此處不再贅述；第二種觀點認為應當依據貢獻進行判定，依據公平原則和著作權法的相關規定，裝潢作為美術作品、廣告語作為文字作品④分別對其權利人進行認定，并進行相應的分配。從“王老吉”案的判決結果來看，最高院傾向于后一種觀點，比如紅罐裝潢由雙方共同享有并使用，加多寶公司可以發布“易名廣告語”但不能發布“宣傳廣告語”等，也體現了目前域內司法實踐否定了裝潢與廣告語當然屬于某一方的做法，應當根據案情進行具體分析。

3 域外商標許可增值利益的理論與實踐

商標許可增值利益引發的糾紛在國外屢見不鮮，其中英美法系以美國為代表、大陸法系以日本為代表已經形成了較為完善的處理體系和制度，筆者將從立法和司法兩個方面進行梳理和總結。

美國《蘭哈姆法》中對商標許可增值利益并無專門規定，司法中主要依據的條文規則是該法第五條，該條最初是針對關聯公司的規定：“如果一個已注冊的商標或一個申請注冊的商標已由或將由關聯公司合法使用，只要這種使用的方式沒有欺騙公眾，那么這種使用有利于注冊人或注冊申請人的利益，并且不應影響商標的有效性或其注冊。如果商標被某人首先使用，但在其商品或服務的性質和質量方面，是由該商標的注冊人或注冊申請人控制的，那么這種首先使用則有利于注冊人或注冊申請人的利益。⑤”該條款被稱為“質量控制原則”。由此可見，美國立法中規定增值利益并不影響商標的有效性，只要商標所有人對該商品或者服務進行性質和質量上的控制，該增值利益應歸屬于所有人。美國作為判例法國家，商標增值利益依據第五條進行判定是在實踐中通過案例所確立的，最具有代表性的案例是“麥格納涂鴉（MAGNA DOODLE）”案⑥和“拉馬佐蒂釀酒廠（Distillerie Flli Ramazzotti）”案⑦。兩個案件的案情很相似，與王老吉案的案情也有異曲同工之處，均是雙方簽訂了一定期限的商標許可合同，期限屆滿后被許可人仍然生產、銷售類似甚至相同的商品及使用相似的包裝，被所有人以侵犯商標權的事由起訴至法庭。在“拉馬佐蒂釀酒廠”案中，法院認定商標許可人即原告有權在許可協議終止后收回商標及商標上的所有權利，判決理由為商標許可人在對質量進行管控的情況下，盡管并未進行直接銷售，但并不能因此否認其對依據商標許可合同而產生的包裝裝潢享有相應的權利。然而，在“麥格納涂鴉”案中法院卻將增值利益判給了被許可人，其理由為被許可人對其設計的包裝裝潢享有版權，且于消費者而言，該商標并不指向所有人。

判決結果的大相徑庭并不意味著美國司法判決中出現了不統一，反而是靈活運用“質量控制原則”的體現。在“拉馬佐蒂釀酒廠”案中，盡管原告并未進行直接銷售，但對被許可人使用商標的行為進行了有效管理，達到了“質量控制”的標準，正如判決書中所說，“原告和被告之間顯然有足夠的聯系，被告從原告那里購買草藥和其他準備原料，通過抽樣、財務審計等各種方式進行質量管控”，因此利益屬于許可人；而在“麥格納涂鴉”案中，許可人從未參與實際經營，該商品的來源本質上指向了被許可人，且被許可人就其設計的包裝申請了版權注冊，判決書中寫道，“事實上，費雪普萊斯公司在任何時間都是麥格納涂鴉玩具的來源……該商業外觀與MAGNA DOODLE商標有關，但僅這一事實并不能說明該商業外觀是否表明PCA（原告）是產品的來源”，則該利益歸屬于被許可人。由此可見，“質量控制”是許可人是否可以獲得增值利益的核心判斷標準。本質上立法傾向于保護許可人，其目的是激活商標許可制度、保護專有權，但為了督促許可人參與到實際經營中并進行最低限度的管控和監督，因此設置了例外條款，如果許可人許可了商標后當“甩手掌柜”，則很有可能無法取得相應的增值利益[8]。

大陸法系國家同樣未對“商標許可增值利益”作出專門的法律規定，僅對商譽進行了部分規定，針對商標許可增值利益分配構成中的商譽，也僅是作為一種消極的財產性權益加以保護，即側重侵權救濟角度，或規定禁止性行為，或在該權益受到侵犯時，提供一定的救濟手段，并無系統的商標許可增值利益規范及成形的增值利益分配制度。故其法律規定對我國構建商標許可增值利益分配規則無太大借鑒意義，但大陸法系國家在司法實踐中對該問題作出的相關回應，形成的包括“貢獻原則”在內的權屬確定規則為我國處理類似案件提供了一定的借鑒意義。

日本較為典型的案例是“阿列扎（アザレ事件·控訴審）⑧”案、“GOLD Glitter車蠟（ゴールド グリッター）⑨”案和“樹膠紙（樹液シート事件）⑩”案。在阿列扎案中，阿列扎最初作為集團進行經營，但由于經營理念的沖突導致了分裂，分裂后原集團內部的銷售商仍對商品進行銷售，被阿列扎國際株式會社告上法庭。法院認為被告對原告品牌作出了較大的貢獻，原告與被告都是知名標識上所體現商譽的主體，即使集團分裂，這些標識上所體現的歸屬于各主體的商譽也不會消失，不能認為互相搭了對方商譽的便車，因此判定被告不侵權。而在車蠟案和樹膠紙案中情況卻不相同，車蠟案中被告為原告的中間轉售商，樹膠紙案中被告承擔的是生產貼標的工作，合作終止后兩個被告均實施了繼續銷售原告商品的行為。兩個案件中法院都認定相關公眾并不知道商品來源于被告，因此，對被告而言，原告的商標屬于“他人的標識”，原告才是消費者認定的商譽凝結的主體，被告應當立即停止侵權行為。在前述3個案例中，法院認定的步驟均相同：第一步，認定爭議商品標識是否構成知名商品標識；第二步，原告的各商品標識對于被告而言是否是“他人的”商品標識。對于第二步而言，如果被告對該商品標識足夠大，以至于讓消費者認為被告是該商品的來源，那么該標識對于被告來說就不屬于“他人的商品標識”，其在合同終止后繼續使用該標識的行為也不構成侵權或者不正當競爭[9]。因此，被告對原告所有的商品標識做大做強過程中的貢獻度大小是決定被告是否對該標識享有使用權的核心考量因素。

綜合美國和日本的域外經驗，美國以保護許可人為原則，同時為許可人設定了最低限度的質量管控義務；日本則以貢獻大小確定被告是否有權繼續使用該標識。筆者認為，日本的“貢獻原則”具有較強的靈活性，能夠激發被許可人在使用期間積極投入經營、努力積累商譽的熱情，但有著破壞商標許可制度、破壞知識產權“權利法定原則”的風險。商標經過許可給他人使用后，一旦被許可人對品牌作出的貢獻較大，許可人就面臨著被奪走商標使用權的風險，這會讓商標所有人謹慎考量是否應當做出商標許可行為，從而導致商標許可制度失靈，甚至徹底荒廢[10]。比較來看，美國以保護許可人為原則保障了商標許可制度行之有效，讓商標所有人在許可時沒有后顧之憂，但同時為了保證許可人參與到品牌的經營中來，又設定了例外條款，即最低的質量管控義務，有效保障了品牌雙方的參與度。盡管在此制度下看似打擊了被許可人精心經營的熱情，但從商業競爭的角度來說，被許可人并不會因此而對產品的經營有所懈怠，一旦商譽降低，被許可人也將面臨商品滯銷、企業垮臺的困境。因此，“質量控制原則”較之“貢獻原則”具有合理性和優越性。

4 立法與司法建議

經過域內與域外立法及司法判例的梳理和分析，筆者將從立法和司法兩個角度對商標許可增值利益問題提出相應的對策和建議。

我國《商標法》第四十三條規定：“商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標。許可人應當監督被許可人使用其注冊商標的商品質量。被許可人應當保證使用該注冊商標的商品質量?。”該規定類似于《蘭哈姆法》第五條有關關聯公司的規定，但實踐中并未利用“許可人應當監督被許可人使用其注冊商標的商品質量”條款對商標增值利益的分配進行處置。可以在實施條例、司法解釋中添加相關規定，針對商標增值利益分配問題，“商標許可合同中對于商標許可使用期間產生的品牌增值、包裝裝潢、廣告語等利益有約定的，依照合同約定；沒有約定或約定不明時，該利益為商標許可人所有，但許可人未履行監督和質量管理義務的除外。”以明文規定明確增值利益的歸屬，并切實督促雙方在簽訂商標許可合同時即明確增值利益的分配，填補立法空白，維護良好的市場競爭秩序，并減少糾紛。

同時，在分配增值利益時應當注重當事人的意思自治。崇尚“契約自由”的美國理論界也已將目光投放到意思自治領域上來，商標法權威學者 J.Thomas MeCarthy認為，針對商標許可增值利益的歸屬，許可合同雙方應當在協議中約定“被許可人同意在合同關系終止后立即不再使用商標和任何相似標記，……同意在商標上的所有權利及商譽依舊歸屬于商標權人”?。對合同當事人而言，商標許可人和被許可人在簽訂合同時就應當預見許可使用中將會產生增值利益，在合同中需明確增值利益的歸屬有利于減少訴累，避免糾紛的發生。被許可人可以要求在合同中約定，在商標許可期間，由被許可人設計、使用、推廣的包裝裝潢、廣告語歸被許可人所有，商標許可期間屆滿后，許可人不得使用該包裝裝潢、廣告語[11]。此外，約定在商標許可期間屆滿前一定期間內，被許可人有權以包裝裝潢、廣告語、新聞媒體報道等方式公開表明商標許可即將結束、商品或者服務即將易名等真實信息，許可人負有容忍義務并應當在合理范圍內給予配合。通過以上條款的規定，被許可人可以最大限度將商譽轉移到新的商標上，避免面臨在許可期限屆滿后竹籃打水一場空的困境，甚至擔負高額的賠償[12]。

另一方面，法院在裁判中應當注重當事人的協商自治，嚴格審查許可合同條款的同時，努力促使雙方以和解、調解的方式解決糾紛，減少雙方的訴訟成本，將更多精力投入到商品經營中[13]。在“王老吉”案系列訴訟中，加多寶投放“易名廣告語”的成本在一個月內就高達4億，廣藥集團在包裝裝潢爭奪案中訴訟費高達200萬，顯然持久的拉鋸戰對雙方的企業發展都產生了較大沖擊。此外，法院在審理過程中還應當從《著作權法》角度考量包裝裝潢、廣告語的歸屬，結合雙方對于商譽、包裝裝潢、廣告語的貢獻大小等因素進行綜合判斷。

注釋：

①2012年下半年，全國各種廣告媒介，如2013年7月3日《南方日報》、2013年7月4日《廣州日報》先后刊登了以“全國銷量領先的紅罐涼茶改名加多寶”為主題的圖文廣告，類似廣告語還有“原來的紅罐王老吉改名加多寶涼茶”“原來的紅罐王老吉改名為加多寶涼茶了”“加多寶生產的紅罐涼茶不再使用過往十七年沿用的商標，現更換為加多寶涼茶”。見最高人民法院（2017）最高法民再152號民事判決書。

②“銷量廣告語”指銷量廣告“中國每賣10罐涼茶7罐加多寶”的廣告、“怕上火更多人喝加多寶”“配方正宗當然更多人喝”等類似提及銷量和配方的廣告語。

③該市場價值顯然也囊括了知名包裝裝潢、耳熟能詳的廣告語等具體事項，在進行品牌估值時和裝潢、廣告語等因素密不可分，兩者具有包含關系，但為了方便討論，筆者在此進行分別分析研究。

④廣告語是否能夠構成文字作品并不能一概而論，必須根據案件的具體情形進行判斷。

⑤Lanham（Trademark）Act,Section 5,Use by Related Companies Affecting Validity and Registration,15 U.S.C.§§1051-1141n（2012）,載工商總局商標局官網-各國商標法律法規數據庫：http://sbj.cnipa.gov.cn/ztbd/sbhwwq/ggfl/201705/t20170515_264666.html，最后訪問時間2020.7.4.

⑥Pilot Corp.of Am.v.Fisher-Price Inc.,501 F.Supp.2d 292（2007）.

⑦Distillerie Flli Ramazzotti v.Banfi Prods.Corp.,52 Misc.2d 593（1966）.

⑧大阪高裁，平15（ネ）1823號判決，平成17年 6月21日。

⑨大阪地裁，平19（ワ）11489號·平19（ワ）15110號 ·平22（ワ）7740號判決，平成23年12月15日。

⑩東京地裁，平21（ワ）16809號·平21（ワ）33956號判決，平成22年 4月23日。

?《中華人民共和國商標法》（根據2019年4月23日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議《關于修改〈中華人民共和國建筑法〉等八部法律的決定》第四次修正），第四章：注冊商標的續展、變更、轉讓和使用許可，第四十三條，載國家知識產權局商標局官網-政策法規-商標法律、法規。

?J.Thomas MeCarthy,McCarthy on Trademarks and Unfair Competition§18:64（4th ed.）（1996），轉引自李國慶：《美國商標許可合同中商譽制度述評》，載《知識產權》2013年第12期。