關于美國專利法變革的思考

潘圓圓 王振宇

自從美國專利法1790 頒布以來，美國國會曾經對專利法進行數次修改，對于美國專利制度的每一次變革以及該變革對美國社會的發展所起到的影響深刻，而最近一次關于專利法的修改是2011 年通過的《美國發明法案》（America Invents Act，以下簡稱AIA）。AIA 是對美國專利制度的一次重大變革，以下主要從三個方面的變革談談AIA 對于美國現有專利制度的影響。

一、變革一：由先發明制到修改的先申請制

自美國專利法頒布以來，美國專利制度一直采用的是先發明制（First to invent）。那么為何美國專利制度要修改其一直采用的先發明制呢？下面就談談關于該變革的原因。

首先，在AIA 頒布之前，在先發明制下，專利申請日仍作為一種假定的發明日而存在，在實際審查實踐中，絕大部分的申請都是在以申請日為基礎進行審查授權的，并且在實際爭議中，相比舉證更早的發明日來說，較早的申請日會讓專利權人處于更有利的位置①LANDERS A L.Understanding Patent Law[M].Matthew Bender &Company,Inc.,2012.。

其次，相對于發明日來說，申請日是清楚并且客觀的。通常，在發明權屬有爭議的情況下，真正發明日的確定需要經過透徹的事實調查，這不僅導致了專利權的不確定性，還增加了引入證人及保存證據文件等相關的費用。相反的，申請日標記在每一份美國專利申請文件和授權文件的首頁，清楚且客觀，在專利審查和后續的訴訟中，以申請日為基礎的審查存在的爭議較小。

再次，采用先申請制可以省略“抵觸程序”（Interference Proceedings）。在先發明制下，美國專利商標局（USPTO）的專利申訴與抵觸委員會（BPAI）通過“抵觸程序”判斷兩個以上發明人關于誰是最先發明的權屬問題，而“抵觸程序”的裁定是昂貴并且繁瑣的。因此，在采用先申請制的情況下，可以撤銷“抵觸程序”，這樣不僅可以簡化程序，也鼓勵發明人在發明完成之后盡早提交專利申請。

最后，先申請制已經被世界上其他專利體系使用，因此對于許多在全球申請以尋求專利保護的發明人來說，統一的先申請制能夠簡化申請的流程。

然而，美國長期以來使用的都是先發明制，最先發明人應當享有專利權的思想根深蒂固，因此即使在AIA 頒布之后，美國的專利制度由先發明制轉向先申請制，美國專利法的條款中仍然體現了很多先發明制的思想。也就是說，AIA 之后，美國專利制度的先申請制仍然不同于大多數國家的先申請制，是一種修改的先申請制。例如，AIA 中還包括一年的寬限期、“溯源程序”（Derivation Proceedings）等相關程序和規定，通過這些程序和規定，既保護了發明人在專利申請之前的一些市場行為，也鼓勵發明人盡早公開其發明并及時申請，以使得該技術更早進入公共視野，促進并啟發相關技術的發展，同時避免了某些申請人在真正發明人之前搶先申請而導致真正發明人的專利權被剝奪的情形。

二、變革二：授權后程序的變化

在AIA 頒布之前，美國專利商標局提供的授權后程序有再審、更正、再頒。其中，再審程序還包括單方再審（Ex Parte Reexamination）和多方再審（Inter Partes Reexamination）。

AIA 頒布之后，美國專利商標局取消了原有的再審程序，增設了補充審查（Supplemental Examination）、授權后復審（Post Grant Review）和多方復審（Inter Partes Review）三個程序，三個程序均由AIA 之后新設的專利審判和上訴委員會（PTAB）審理。另外，在2012 年9 月16 日至2020 年9 月15日期間設立和實施過渡的商業方法授權后復議程序（Covered Business Method，CBM），旨在提供一種相對低成本、短周期可無效存在質量問題商業方法專利的方式，以解決美國商業方法專利訴訟泛濫的問題。

補充審查程序類似于AIA 之前的單方再審程序，請求人只能是專利權人，通過該補充審查程序，可以使得其專利文件中的一些錯誤信息被糾正，也可以提供一些在之前審查中被忽略的現有技術供審查員參考，以尋求專利權的更加穩定。

授權后復審程序（PGR）和多方復審程序（IPR）是為第三方提供的挑戰專利權有效性的程序，取代的是AIA 頒布之前的多方再審程序。其中，授權后復審程序在授權后9 個月內提出，該程序可以審理任何無效條款，采納的證據范圍廣泛，不僅包括專利及印刷出版物，還包括專家意見等證言類證據。而多方復審程序在授權后復審程序到期之后提出，僅基于專利及印刷出版物審理新穎性和非顯而易見性②同注釋①。。

自新設的授權后程序出臺以來，其受歡迎程度一直在增加，尤其是授權后復審程序（PGR）和多方復審程序（IPR），探究其原因，主要有以下幾方面：

第一，關于AIA 頒布之前的多方再審程序，其建立之初的目的就是為第三方提供一種價格較為低廉的、能夠挑戰專利權有效性的專利訴訟的替代方式。然而由于該程序僅采納專利及印刷出版物作為證據，第三方一般較少采用，反而更愿意進行專利訴訟。在本次變革中，多方再審程序由于未能成功運行而被取消，而增設的授權后復審程序分為兩個階段，在第一階段的PGR 全面覆蓋所有無效理由且證據采納范圍廣，在第二階段IPR 則專注于采用爭議較小的公開文獻證據來審理新穎性和非顯而易見性。修改后的兩階段復審程序既克服了原有的單一多方再審程序證據采納范圍窄的缺點，又兼顧了審理效率。

第二，不同于專利訴訟中的無效請求要求采用清楚且具有說服力的證據，授權后復審程序（PGR）和多方復審程序（IPR）中均采用優勢證據原則。具體而言，在專利訴訟中，由于法院是在假定專利權有效的前提下進行審理的，因此對于當事人所提供的關于主張專利權無效的證據，通常只有在法官認為80%甚至90%以上的概率能夠使得專利權無效，才會判決當事人勝訴。而在授權后復審程序（PGR）和多方復審程序（IPR）中，審理并不是在假定專利權有效的前提下進行的，因此當事人所提供的證據如果能讓PTAB的法官認為有大于50%的概率使得專利權無效，就會勝訴。

第三，在專利訴訟中，法院對于權利要求的解讀通常按照“字面解釋”原則，較少對保護范圍進行擴展，而PTAB 主導的復審程序中，權利要求是采用“最寬合理解釋”原則，在該原則下，專利權更容易被無效。

可見，對于無效請求人來說，采用授權后復審程序（PGR）和多方復審程序（IPR），比起采用專利訴訟的方式，能夠獲得更大的勝訴可能性。并且，授權后復審程序（PGR）和多方復審程序（IPR）通常都在1 年內結案，并且相較于專利訴訟費用極大降低，對于許多中小企業是較為經濟的選擇。

基于以上理由，AIA 的出臺，尤其是關于授權后程序的變革，對專利糾紛的處理帶來了持續性的改變，許多公司已經將上述復審程序作為一種管理和解決專利糾紛的有效工具。

三、變革三：被控侵權時的優先使用權抗辯

在侵權訴訟中，會遇到被控侵權人在專利權人的發明之前已經實施過該發明的情形。在AIA 頒布之前的專利法采用先發明制的情況下，根據新穎性條款§102(g)，先發明的人就是先將發明的思想轉化為實際使用的人，先使用的發明無論是否被公開，后發明的人都不可以獲得專利權。因此，在AIA 頒布之前，侵權訴訟中，即使在前的實施行為并不是公開行為，被控侵權人仍可以以在先的使用來無效在后獲得的專利權。

但實際情況中，由于需要考慮的因素過多，解決爭議的復雜程度和成本過高，因此，AIA 頒布之后，美國專利法轉變為先申請制，舊法中的§102(g)被刪除，在先的非公開使用，將不能再作為無效專利權的理由。

然而，這樣又違背美國一直以來對于在先發明人的認可，也使得將創新技術以商業秘密進行保護的風險提高。因此，AIA 雖然將先發明制改為先申請制，但仍然考慮了先發明人的利益，規定了在一項專利權的申請日之前，獨立研發出發明并且在商業上使用的人享有優先使用權。在侵權訴訟中，被控侵權人如果屬于以上這種情況，可以以優先使用權作為抗辯理由③同注釋①。。

AIA 頒布之后的美國專利法，不僅允許最先發明人能夠從更早的商業行為中獲利，也支持了先申請制下的專利權的有效性。

總體來說，AIA 對于專利法的修改，首先期望在先申請制和先發明制之間達到平衡，既想要符合國際專利體系的普遍做法，也要貫徹美國對于專利制度一直以來的指導思想；其次也期望減少繁雜且昂貴的專利審理程序和訴訟案件，減輕當事人經濟負擔的同時也盡量維護各方的利益。但正是由于美國的專利制度對于平衡和公平的權衡考慮，反而導致美國專利制度的復雜化，爭議多，行政效率也無法顯著提高。不過，即使如此，對于美國來說，科技創新仍然是美國政府關注的重點，每一次關于專利制度的變革也是往往是國會立法的一個閃光點，值得我國借鑒。

專家點評

本文從《美國發明法案》對美國專利制度的改革出發，討論了由先發明制到先申請制的轉變、授權后程序的變化、被控侵權時的優先使用權抗辯等三個重要修改的原因及對于美國現有專利制度的影響，為知識產權從業者更好理解美國專利制度提供了借鑒。