淺析用途限定產品類權利要求的審查策略

陳 龍

一、引言

權利要求有兩種基本類型，即物的權利要求和活動的權利要求，通俗的講，即產品權利要求和方法權利要求。在類型上區分權利要求的目的是為了確定權利要求的保護范圍。同時，專利審查指南也規定，產品權利要求中的一個或多個技術特征無法用結構特征并且也不能用參數特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征。

用途屬于方法特征的一種形式，當允許用方法特征對產品進行限定時，就產生了用途限定的產品權利要求這一特殊的權利要求類型。從本質上講，用途限定的產品權利要求的保護主題仍然是產品。但就如何解讀由用途限定對產品所帶來的影響，則是專利審查中的一個難點。

二、世界各國對用途限定的審查方式

在日本，對于用途限定的產品權利要求，應綜合考評說明書及現有技術等內容，以確定用途限定是否對產品產生影響。若用途限定導致產品的結構或組成上不同于現有技術的產品，即產品不同，則判定該用途對產品產生實際限定作用。如果通過說明書的記載內容，不能判定該產品特別適合于該用途，則判定該用途對產品沒有產生實際限定作用，該用途限定不構成其與現有技術的區別。如果兩產品權利要求的用途限定僅在表述上存在差異而沒有實質上的區別，或者本領域技術人員根據記載可以推定現有技術的產品也能用于該產品的用途，則用途限定對產品沒有產生實質影響。

另外，對于某些可預見性極低的領域，日本規定對已知產品，發現了它的新的性質從而導致其有新的用途，那么這樣的用途限定的產品發明可以作為用途發明并具備新穎性。而對于機械等領域，由于該領域的產品往往根據其結構即可預見其具有的性質，即可預見性強，因而不適用該規定。

在歐洲，考量用途限定的主要因素在于該用途是否導致該產品與現有技術有其他區別技術特征。即使所說的區別技術特征只是通過該用途隱含表示，而沒有明確說明，則該用途限定也應該被考慮。如果現有技術中的產品不適用于該產品的該用途，即現有技術的產品不具備該用途，則認為該用途對產品產生限定作用。如果現有技術中的產品也適用于該產品的該用途，即現有技術的產品也具備該用途，則認為該用途對產品未產生實際限定作用。

另外，在歐洲具有新發現用途的已知產品也能以用途限定的產品的形式獲得專利保護。從而為已知藥物的第二種或其他特殊醫學用途給予了可專利性的保護。

在美國，在判定用途限定時考慮該用途限定是否使得產品權利要求區別于現有技術中的產品。如果該產品權利要求已經完整地記載了該產品發明的所有技術特征，用途限定僅表明其發明目的或預期用途，也沒有對該產品的技術特征具有區別作用，那么該用途不起對權利要求的限定作用。

對于已知產品的新用途的發明，美國不認可其產品的新穎性，只能采用該用途發明的形式進行保護。

三、我國對用途限定的審查方式

在我國，專利審查指南中對于用途限定的審查有著明確的規定：對于主題名稱中含有用途限定的產品權利要求，其中的用途限定在確定該產品權利要求的保護范圍時應當予以考慮，但其實際的限定作用取決于對所要求保護的產品本身帶來何種影響。專利審查指南中還對此進行了舉例說明，主題名稱為“用于鋼水澆鑄的模具”的權利要求，其中“用于鋼水澆鑄”的用途對主題“模具”具有限定作用；對于“一種用于冰塊成型的塑料模盒”，因其熔點遠低于“用于鋼水澆鑄的模具”的熔點，不可能用于鋼水澆鑄，故不在上述權利要求的保護范圍內。

該案例中，“鋼水澆鑄”與“冰塊成型”是兩個大相徑庭的用途，兩者對溫度的要求處于完全對立的兩個極端。并且“一種用于冰塊成型的塑料模盒”的主語是“塑料模盒”，顯然，塑料也是明顯不能耐高溫的。因此，大家都能認同該案例中“用于鋼水澆鑄”對“模具”產生的限定作用。

但是，在審查實踐中，用途限定往往不是如上一例子當中的那樣涇渭分明，更多的情形是，兩者的用途領域相關或相近。筆者將以一個典型案例，分析在我國的審查實踐中對于用途限定的處理方式。

【案例一】

涉案專利為發明名稱為“特別是用于高速鐵路的聲屏障”的發明專利，其專利號為ZL200810128170.2。本專利授權公告的權利要求1 如下：

1.一種用于高速鐵路的聲屏障(1)，其具有多個隔聲元件(2)，其中，隔聲元件(2)在其縱軸線(5)的方向上具有至少1800mm 的長度(L)，隔聲元件(2)包括一個具有一隔聲襯件(4)的板材殼體(3)，該板材殼體(3)具有一橫向于其縱軸線(5)的空心橫截面，該板材殼體(3)在一個窄的周壁(6)上具有一個槽(12)，并且在相對側的窄的周壁(8)上具有一個鍵(13)，用于使各個隔聲元件(2)彼此連接，其特征在于：該板材殼體(3)的周壁(6、7、8、9)由兩個根據該空心橫截面彎折的板(10、11)構成，其中，軌道側的板(10)在所屬的周壁(7)的區域中是一平的孔板，這兩個板(10、11)由料厚度(s)至少為1.5mm 的鋁光板構成，這兩個板在預加載下形鎖合地相互夾緊；這兩個彎折的板(10、11)在該槽(12)和該鍵(13)的區域中形鎖合地搭接；這兩個板(10、11)為了形成所述窄的周壁(6、8)分別具有至少一個彎折了一個折角(α1、α2、α3、α4)的邊(14、15、16、17)，其中，一個板(10)的折角(α1、α2)與另一板(11)的折角(α3、α4)偏差3°到8°；與所述軌道側的板(10)相對的、居民側的板(11)在所屬的周壁(9)的區域中被穿孔或不穿孔并且具有壓制的凸起部(30)；由彎折的板或者由擠壓型材構成的、用于接收隔聲襯件(4)的固定元件(18、19)被夾緊地固定在板材殼體(3)的空心橫截面中。

在無效決定中，原專利復審委員會以附件1 G9106804.5 作為最接近的現有技術評判涉案專利的創造性。無效決定中認為，附件1 公開了一種用于高速公路、公路、工業企業工作場所等處排除噪音的聲屏障，并公開了本專利的隔聲元件等部分技術特征。權利要求1 與附件1 相比，以下特征未被公開：（1）該專利是用于高速鐵路的；（2）……

我們可以關注到，在實質審查中，審查員往往會寫“權利要求1 與對比文件1 的區別”，而復審委員會在無效決定中卻沒有用“區別”一詞，而是采用了一個較為嚴謹的表述方式“以下特征未被公開”。即在此處，對于特征（1）是否構成區別，復審委員會沒有直接給出結論。

在對特征（1）的認定過程中，原專利復審委員會認為，“首先，該特征是權利要求1 所要保護的聲屏障使用場合的限定，其是否區別于附件1 要看附件1 的聲屏障在結構和強度等方面是否能適用于高速鐵路，因此單獨看該特征并不確定權利要求1 的方案區別于附件1。”不難發現，復審委員會在第一級邏輯上，是沒有明確特征（1）是否構成區別的。

隨后，原專利復審委員會通過分析認為，“即使考慮高速鐵路周側空氣壓力荷載較大，這也是本領域技術人員公知的常識，由于附件1 本身也適用于高速公路等用來消減噪聲的場合，因此本領域技術人員也能想到將其用于高速鐵路的周側來消減噪聲，并依據高速鐵路的具體空氣壓力荷載提高其強度從而使其適用于高速鐵路。即退一步講，特征（1）是本領域技術人員能夠想到的。”復審委員會在第二邏輯上，則是將特征（1）當成區別之后，再分析其對權利要求1 創造性的影響。

由此可見，原專利復審委員會對特征（1）是否公開的問題上，采取了一個相對保守而謹慎的態度進行對待。

而申請人則堅持認為由附件（1）公開的聲屏障是用于高速的，而不是用于高鐵。用于形成聲屏障的噪聲防護元件容易想到將其應用于高鐵，但如何改進是不容易想到的。

對此，一審及二審法院均認為該專利權利要求1中“用于高速鐵路的”是對“聲屏障”的用途或者應用環境的限定，但這種用途或者應用環境是由權利要求1 中的相關材料和結構特征決定的，該限定本身并不能構成與附件1 的區別。即法院則明確了特征（1）不構成其與附件1 的區別。

我們發現，法院在對用途限定進行考量時，認為主題名稱的用途限定應該在權利要求的特征部分有相應的技術特征進行支持，即申請人應該在權利要求中明確用途限定所帶來附加技術特征是什么。而用途限定本身并不能構成該產品與現有技術的區別。

四、對于審查的建議

細讀專利審查指南，我們可以發現專利審查指南對用途限定產品是有一定要求的：“當產品權利要求中的一個或多個技術特征無法用結構特征并且也不能用參數特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征”。即用途限定并不是首選的表征方式，而是對部分無法用結構或參數表征的技術特征的救濟的表征方式。由此可見，專利審查指南并不鼓勵，甚至是在限制采用用途限定來表征產品。

由于專利審查指南沒有明確的方式約束用途限定的使用，導致了申請人在撰寫申請文件時，對能夠采用結構或參數進行表征的技術特征，也采用了用途限定進行表征。對于產品權利要求，用途對產品產生的限定作用不如結構特征那么明確，往往會有一定的彈性解讀范圍。對于用途限定，若申請人在審查階段通過狹義的解釋，以便獲取授權，而在確權時則進行廣義的解釋，以便獲取更大的保護范圍，這就有了侵犯公眾利益之故意了。因此，為平衡專利權人與公眾利益，在審查時應當對用途限定的創造性進行更嚴格的審查，使申請人規范權利要求的撰寫方式，防止其在確權時獲得不當權利。

另一方面，專利制度的一個重要原則就是公開換保護。專利權的保護范圍應當與專利申請的技術方案的公開程度是成正比的。若申請人僅以用途限定來體現產品權利要求的發明點所在，而在權利要求中又無法直接得出用途限定具體對應的技術特征，公眾甚至需要創造性的勞動方能得出產品的實質特征。這將會導致專利領域的跑馬圈地現象，極大地損害公共利益。因此，對于用途限定，公眾難以確定其到底具體隱含公開了哪些技術特征時，或者說，用途限定沒有使得產品達到充分公開的目的，那么專利法就不應該保護用途限定所沒有明確公開的技術特征。對于用途限定與技術特征無法明確對應的情況，在審查階段則不應該考慮用途限定對發明的新穎性或創造性的影響，同時引導申請人將與用途限定相對應的技術特征在權利要求中體現，以提高技術方案的公開程度，獲得合理的保護范圍。

從侵權判定的角度看，在專利權的保護中，專利法規定，為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，均屬于侵權行為。若被訴侵權產品包含了授權專利的權利要求記載的全部技術特征或者等同的技術特征，則判定侵權成立。而對于包含用途限定的產品權利要求的保護，被訴侵權產品的其他實體技術特征是可以很容易與用途限定的產品權利要求進行比對的，但是對于用途限定這一技術特征則無法直接進行比對。為此，最高人民法院于2016年出臺《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》，其中第9 條規定，被訴侵權技術方案不能適用于權利要求中使用環境特征所限定的使用環境的，人民法院應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍。由此可見，用途特征應該理解為要求被保護的主題對象可以使用于該種用途即可，不要求被保護的主題對象必須用于該種用途，或者已經實際用于該種用途。有學者將最高人民法院的判定標準歸納為“可能使用標準”。筆者認為，在審查過程中也可借鑒侵權判定的判定方式，即，當現有技術中的產品也可以用于所要求保護的權利要求中的用途時，則應當認定對比文件已經公開了權利要求的用途特征。

實際上，在審查實踐中，上述“可能使用標準”也在專利的確權程序中使用。例如，發明名稱為“啟動電機用單向離合器”的實用新型專利（ZL200620071934.5），其權利要求1 請求保護一種啟動電機用單向離合器，在其無效宣告程序中，原專利復審委員會認為，證據1（公開號為US4494636A）公開了一種單向離合器，并公開了權利要求1 除主題名稱外的所有技術特征，盡管證據1 沒有具體說明所述單向離合器的用途，然而由于權利要求1 所限定的用途沒有為單向離合器帶來結構上的變化，因此權利要求1 相對于證據1 不具備新穎性。

分析權利要求1 可知，雖然其還限定了其所要求保護的單向離合器是用于啟動電機的單向離合器，然而該具體用途由權利要求1 限定的單向離合器本身固有的特性決定，該用途特征沒有隱含單向離合器在結構上發生改變。由此可見，在判斷涉及用途限定的產品權利要求的新穎性時，復審委主要考慮權利要求中限定的用途特征是否隱含了要求保護的產品具有某種特定結構。而當該用途由產品本身固有的特性決定，用途特征沒有隱含產品在結構上發生改變，并且本領域技術人員可以預期現有技術的產品也能用于該用途，則該用途限定的產品權利要求相對于該現有技術不具備新穎性。

那么，對“用途限定”的從嚴審查，是否會損害申請人的利益呢？其實不然。對發明點在其新用途的產品，即新用途發明，申請人完全可以采用方法權利要求的形式，保護該用途。例如輝瑞公司生產的治療男性疾病的藥物萬艾可，在中國就以新用途發明獲得了專利權。

基于以上考慮，筆者認為，因用途限定而導致產品所屬的技術領域大相徑庭的情形，必然需要考慮用途限定對權利要求新穎性/創造性的影響。然而，對于相同或相近領域的用途限定的產品，該產品在相同或相近領域具有一定的通用性，用途限定對產品沒有產生實際限定，或產生的影響是不明確的，即無法明確該用途限定是否隱含了產品具有某種特定的結構和/或組成，那么在對其創造性進行審查時，不應當認為該用途限定對產品的創造性起到實質性作用。即無法準確判斷用途限定對產品的影響時，那么申請人就應當承擔由此帶來的不利后果，審查員可以認定用途限定沒有使產品區別于現有技術，進而認定該權利要求沒有新穎性/創造性。如若申請人不認可這一點，申請人應當對用途限定所產生的實際限定作用承擔舉證責任。

專家點評

文章對比了各國對于用途限定類產品權利要求保護范圍的解讀及審查標準，并結合實際案例，分析了我國復審及司法階段對該類型權利要求創造性的審查標準。文章還結合《專利審查指南》中關于用途限定的規定，對該類型權利要求的撰寫和審查提供一定的建議和參考。