美國破產制度下知識產權許可合同處理之借鑒

陳 祺

（華東政法大學 知識產權學院， 上海 200063）

近年來，我國逐漸認識到盤活知識產權等無形資產對提高企業競爭力作用顯著。國家大力推進知識產權運營，這是持續推動“十四五”知識產權高質量發展指標體系實施落實，加快邁向知識產權強國的重要一環。但對于企業破產后知識產權許可合同問題重視不足，有礙知識產權的流轉。特別是在疫情之下，企業的破產風險突出，在我國的破產制度下，破產管理人可單方面解除知識產權許可合同，這對知識產權的流通和運營產生了消極影響，不僅增加了知識產權許可費證券化過程中證券投資人的風險，而且打擊了知識產權被許可人的投資熱情。

本文借鑒了美國破產案件對知識產權許可合同的處理經驗，并結合我國的制度環境，提出美國相關破產制度對于我國推進知識產權運營的借鑒意義。

一、《美國破產法》：被許可人對是否繼續知識產權許可合同有選擇權(商標除外)

《美國破產法》第365（a）條規定：債務人進行破產程序后，破產受托機構或債務人在經法院批準后，可以選擇承擔或拒絕履行債務人的待履行合同。《美國破產法》第365（n）條則針對部分知識產權許可合同，作出了更為詳細的規定。根據《美國破產法》第365（n）條，在知識產權許可人破產的情況下，如果破產受托機構或債務人拒絕履行（reject）知識產權許可合同，被許可人可以選擇繼續履行原合同，即繼續支付使用費，在原合同期限內繼續使用該知識產權，但同時需要放棄抵銷權和共益債務的清償地位。此外，根據《美國破產法》第101（35A）條對該法中所稱的知識產權的定義，此處的“知識產權”不包括商標權。

而在Mission Prod. Holdings， Inc.v. Tempnology，LLC 案（以下簡稱Mission 案）中，美國聯邦最高法院認為，商標許可人破產，破產受托機構或債務人拒絕履行商標許可合同只會導致違約，這并不意味著許可雙方之間基于商標許可合同產生的權利義務的終止，也就是說，許可人不能因此終止被許可人的商標使用權。

二、Mission 案(美國聯邦最高法院)：破產商標許可人不能剝奪被許可人的使用權

美國時間2019 年5 月20 日，美國聯邦最高法院對Mission 案作出判決，認為作為破產債務人的許可人拒絕履行現有商標許可合同不會導致商標許可合同的解除，只會導致合同的違約，被許可人對是否繼續合同有選擇權，其有繼續使用被許可商標的權利。此判決解決了不同聯邦巡回法院間的分歧。

Mission 案涉及的原告Mission 公司是一家線上服裝公司（被許可人），被告Tempnology 公司是一家生產服裝和配件的制造商（許可人）。2012 年，雙方簽訂了一份商標許可合同，Tempnology 公司許可Mission 公司：對于Tempnology 公司的COOLCORE 商標，在美國分銷的某些Tempnology 產品上，Mission 公司享有獨占使用權，并可在全球范圍內非獨占使用。

在許可合同到期前，Tempnology 公司根據破產法申請了破產保護，并根據《美國破產法》第365（a）條拒絕履行了該商標許可合同。在破產法院批準其拒絕履行商標許可合同后，Tempnology 公司請求確認判決，確認拒絕履行商標許可合同的行為終止了Mission 公司的對許可商標的使用權，破產法院作出了確認判決。Mission 公司就拒絕履行商標許可合同是否能夠終止因許可獲得的商標使用權問題，與Tempnology 公司發生了爭議。隨后，在此問題的處理上，破產上訴合議組和第一巡回法院持有不同看法，由聯邦最高法院進行最終判決。

在第一次上訴的審理中，聯邦第一巡回法院破產上訴庭未支持破產法院的結論，認為拒絕履行商標許可合同只能構成“違約”，不能構成合同相關權利義務的終止。在第二次上訴的審理中，聯邦第一巡回上訴法院駁回了第一巡回法院破產上訴庭的判決，恢復破產法院的判決。

(一)巡回法院間的分歧

聯邦最高法院的判決解決了不同巡回法院間的分歧。這個分歧可以追溯到1985 年，第四巡回法院對Lubrizol Enterprises 訴Richmond Metal Finishers 案的判決。在該案中，法院認為，破產許可人根據《美國破產法》第365 條拒絕履行待履行合同，將自動終止專利被許可人依據專利許可合同享有的權利。國會并不認可這一決定，作為對此案的回應，國會修改了《美國破產法》，規定在專利權、著作權或商業秘密的權利人拒絕履行其知識產權許可合同的情形下，被許可人可以保留依據許可合同獲得的使用權，但是此修正案并沒有涵蓋商標權許可。2012 年，第七巡回上訴法院在Unbeam Products 訴Chicago American Manufacturing 案中，認為破產的商標許可人拒絕履行合同只構成違約，而非終止合同，不能因此終止被許可人在合同約定期間使用商標的權利。而第一巡回法院此前在Mission 案中，則做出了相反的認定。

(二)聯邦最高法院認為破產商標許可人不能剝奪被許可人的使用權

聯邦最高法院的決定肯定了第七巡回法院的觀點，其認為在破產程序外，商標許可人不履行許可合同只能導致違約，而不會終止被許可人根據許可合同享有的使用權，這在破產程序中并沒有區別。

1.原告Tempnology 公司的主要理由：“拒絕履行無終止的法律效果”非一般原則，商標許可合同不適用

Tempnology 公司主張，根據第365（h），（i），（n）條的規定，特定類型合同的相對方在破產債務人拒絕履行合同時，可以保留特定權利，可以推知這并非一般原則。在一般情形下，拒絕履行合同的法律效果是與此不同的，如會終止相對方依合同享有的權利。而商標許可合同不在規定的特定類型合同之內，因此被許可人沒有保留商標使用權的權利。

聯邦最高法院認為，不能因為第365（n）條沒有涵蓋商標許可合同，就認為拒絕履行商標許可合同會產生不同的法律效果。Tempnology 公司忽略了規定拒絕履行的法律效果的主要條款。一方面，第365（g）條明確規定拒絕履行會導致違約，而Tempnology 公司則作出了相反的理解。另一方面，第365（h），（i），（n）條，這些Tempnology 公司提及的條款都是在不同歷史時期產生的，跨度長達半個世紀。這些條款的產生都是國會為了回應一些互不關聯的問題，糾正法院對這些問題的判決。正如有的破產法專家所說，這正說明了國會對“拒絕履行即終止所有合同下的權利”的觀點持否定態度。國會制定第365（h），（i），（n）條正是為了加強或澄清一般原則，即拒絕履行不能終止合同下的權利。因此拒絕履行商標許可合同的法律效果是違約，并不能終止合同下的權利。

2.Tempnology 公司的另一理由：有違《美國破產法》的基本目的

Tempnology 公司主張，如果不能單方面終止被許可人的商標使用權，它就必須在“將稀有的資源用在質量控制上”，或是“承擔失去商標權的風險”之間作出選擇。因為如果它不監督被許可使用其商標的商品和服務，并進行質量控制，商標的價值自然就會減損，它也可能因此失去商標權。這會影響公司的重組，因此有違《美國破產法》的基本目的。

聯邦最高法院對被告這一抗辯理由并不認可，其認為《美國破產法》第365 條，并不意味著允許達成破產重組目標的任何行為，該條并沒有免除債務人所有的相關法律責任，債務人的責任承擔需要平衡債務人與其合同相對方的利益。

聯邦最高法院最終決定，破產商標許可人拒絕履行商標許可合同只能導致違約，不能導致合同的解除，被許可人有權選擇是否繼續履行合同。

(三)判決意義

聯邦最高法院的決定統一了在破產程序中，破產許可人拒絕履行商標許可合同的法律效果，增加了商標許可合同的穩定性。法院的這一決定平衡了破產債務人與其合同相對方的利益，有利于作為非債務人的商標被許可人，因為它賦予了被許可人選擇權，被許可人可以選擇在許可期限屆滿之前繼續使用商標，或者主張因拒絕許可產生的損害賠償作為普通債權，與其他債權人按比例請求清償。

此外，聯邦最高法院還明確，在商標許可合同中可以約定：破產將自動終止商標許可合同。商標許可人可以利用這一方式，以避免因Mission 案的判決處于不利地位，而商標被許可人則需要警惕許可合同中的相關條款。

雖然依此判決，若商標被許可人選擇繼續履行合同，許可人在申請破產的情況下，仍然需要承擔許可合同下的義務，如監督被許可使用商標的商品和服務、進行質量控制，但是聯邦最高法院并沒有明確，破產許可人在不履行此義務時將會承擔何種責任。在破產商標許可人不履行合同下的義務時，法院判決的意義可能僅在于免除商標被許可人侵犯許可人該商標權的責任，這也是《美國破產法》第365（n）條面對的問題。

三、美國破產制度對于我國推進知識產權運營的借鑒意義

根據美國立法和司法可知，在美國的破產制度下，知識產權許可人無權單方面終止被許可人依許可獲得的使用權，但是被許可人若選擇繼續履行合同，則需放棄抵銷權，以及共益債務的清償地位。此外，即使許可合同中約定了在許可人對所許可的知識產權產生改進成果時，被許可人可以使用該成果，以彌補因改進成果造成原許可知識產權的價值貶損，在美國破產程序中，根據美國《破產法》第365（n）條，被許可人會喪失這一權利，以實現知識產權許可雙方的利益平衡。

美國相關破產制度對于我國推進知識產權運營的借鑒意義，可以總結為如下幾點：

(一)有利于降低知識產權許可費證券化的風險

美國破產制度有利于降低知識產權許可費證券化中投資人的風險。目前，我國正在持續推進知識產權強國建設，知識產權證券化是近來在國內興起的一種知識產權融資模式。知識產權證券化是資產證券化的一種，資產證券化是將未來的現金流變現，起到改善資產流動性的作用。相較于傳統融資模式，這種模式有著增加知識產權流動性，降低企業融資成本，改善企業資產負債比率等諸多好處。

在一般的資產證券化中，為了增加證券信用等級，以及保障投資人的利益，往往通過真實銷售達到破產隔離的效果，特殊目的載體（special purpose vehicle，以下簡稱SPV）是資產真實銷售的買家。但在我國的知識產權證券化中，轉讓知識產權所有權的情況較少，證券化的基礎資產更多是知識產權許可費債權。因知識產權許可合同的高度待履行性，現金流能實現與否高度依賴于知識產權權利人對許可合同義務的適當履行，在這種情況下，SPV 的設立也不能很好隔絕破產風險。

根據我國《企業破產法》第18 條的規定，在知識產權許可人破產時，對于待履行合同，破產管理人有幾乎絕對的權利來決定合同是否繼續履行。在破產程序中，若許可的知識產權增值，那么管理人很有可能選擇解除合同。在這種情況下，被許可人便喪失了使用該知識產權的權利，作為知識產權證券化項目償付支持的現金流因此受到影響。

參考美國的破產制度，被許可人仍可以選擇繼續使用該知識產權，作為償付支持的現金流因破產受影響的風險則更小。但是美國破產制度也未明確在許可合同繼續履行的情況下，如何解決許可人違反合同實質義務的問題，在這種情形下，被許可人仍可能無法很好使用被許可的知識產權，現金流因此會受到影響。

(二)激勵知識產權被許可人進行投資

美國破產制度對知識產權被許可人的投資也起到了激勵的作用，特別是可以增加中小企業的許可業務。

知識產權被許可人對于被許可使用的知識產權的投資常常是超過知識產權許可費本身的，而其之所以愿意進行投資是因為對于未來收益的預期。被許可人對許可的知識產權進行投資后，知識產權可能因此增值。若知識產權許可人有權因破產而剝奪被許可人的使用權，被許可人的投資將難以得到保障。雖然根據《企業破產法》第53 條，被許可人可以請求損害賠償，但在破產程序中，債權的清償率非常低，因此對于被許可人十分不利。也因此，在知識產權許可雙方發生爭議時，知識產權許可人可能將破產作為威脅被許可人的籌碼，以利于自己而損害對方的方式解決糾紛。

此外，若知識產權被許可人在許可人破產后沒有選擇繼續合同的權利，許可人可能主動通過破產程序收回知識產權許可，以獲取更多收益。事實上，這正是美國實踐中所發生的。

在美國1980 年代，掌握專利技術的主體通常是中小企業，他們將專利技術許可給其他企業，經過被許可人的開發、推廣，原專利技術的價值往往會增加。在《美國破產法》賦予被許可人選擇權前，有的企業就會主動通過破產程序解除有關的許可使用合同，將技術收回后再高價轉讓，以獲取更多的利益。

上述行為最終的結果都將是嚴重損害被許可人的利益，打擊其投資的熱情。這也會導致在中小企業和大企業的知識產權質量相當時，出于對許可人破產的擔憂，被許可人傾向于選擇破產風險相對更小的大企業。

因此，若被許可人在許可人破產后有選擇繼續合同的權利，將對被許可人的投資起到保障作用，激勵被許可人進行投資，并增加中小企業獲得許可費的機會。

[注釋]

①11U.S.C.§365(a).

②11U.S.C.§365(n).

③11U.S.C.§101(35A).

④Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, 139 S.Ct. 1652 (2019).

⑤Lubrizol Enterprises v. Richmond Metal Finishers, 756 F.2d 1043 (4th Cir. 1985).

⑥Sunbeam Products v. Chicago American Manufacturing,686 F.3d 372, 375 (7th Cir. 2012).

⑦11U.S.C.§365(h), (i), (n).