非使用性惡意注冊商標無效的例外適用

摘? 要：《商標法》修正后，增加了關(guān)于已經(jīng)注冊的“非使用性惡意注冊商標”經(jīng)商標局宣告后為無效商標的規(guī)定，同時，非使用性惡意注冊商標無效也存在著例外情形，本文從非使用性惡意注冊商標無效的規(guī)則演變出發(fā)，對已經(jīng)注冊成功的“非使用性惡意注冊商標”無效的三種例外情形進行分析，并在此基礎(chǔ)上對例外情形的適用進行研究。

關(guān)鍵詞：商標使用;惡意注冊;商標無效

引言

近年來，隨著我國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，無形財產(chǎn)的價值日益凸顯。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局商標局公布的全國商標申請與注冊統(tǒng)計信息，2021年，我國商標申請數(shù)量為9192675件，實際注冊成功的僅有7545358件，被駁回的商標注冊申請占總申請數(shù)量的百分之十五以上，[1]大量的申請因?qū)儆凇胺鞘褂眯詯阂庾陨虡恕倍获g回，表明《商標法》修正后已經(jīng)注冊的“非使用性惡意注冊商標”也面臨著被認定為無效的可能。當然商標法也規(guī)定了無效的例外情形，明確了非使用性惡意注冊商標無效的適用。

一、非使用性惡意注冊商標無效規(guī)則的演變

修正的《商標法》第四條第一款新增了“不以使用為目的的惡意注冊商標申請，應(yīng)當予以駁回”的條款，同時第四十四條將這一條劃入為商標無效的情形中，從法律上阻卻了不以使用為目的的惡意注冊商標的行為，[2]這是非使用性惡意注冊商標的規(guī)制過程中具有里程碑意義的事件，也是非使用性惡意注冊商標的認定規(guī)則的轉(zhuǎn)折點，因此，以《商標法》的修正為分界，對非使用性惡意注冊商標無效規(guī)則的演變進行分析具有必要性。

（一）非強制無效階段

修法前我國法并未明確規(guī)定非使用性的惡意注冊商標無效，根據(jù)1993年實施的《商標法》第二十七條第一款之規(guī)定，以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的商標屬于應(yīng)當撤銷的商標，在行政程序和司法實踐中也有諸多利用這一規(guī)定約束非使用性惡意注冊商標的實例，除此之外，《商標法》還通過原則性的規(guī)定對商標的惡意注冊行為進行了約束[3]，而這類規(guī)定由于不具有懲罰性的特征，因此對實施此行為的主體并沒有實質(zhì)的威懾作用。[4]在司法領(lǐng)域，2010年《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》針對行政案件中涉及撤銷注冊的情形進行了規(guī)定，以非窮盡式列舉的形式對審查判斷訴爭商標是否屬于“以其他不正當手段”取得注冊應(yīng)考量的因素進行了規(guī)定，其適用范圍和內(nèi)容上均存在著局限性，但是這一規(guī)定是“以其他不正當手段”的多年實踐的總結(jié)，也是“其他不正當手段”認定的一個補充，在非使用性惡意注冊商標未被明確規(guī)定為無效的階段，其對惡意囤積、注冊商標獲利的行為起到了規(guī)制的作用。[5]

（二）強制無效階段

2019年《商標法》修正后，不以使用為目的的惡意注冊商標被規(guī)定為應(yīng)當予以駁回的行為，對于已經(jīng)注冊完成的不以使用為目的且注冊過程中存在惡意的商標，《商標法》規(guī)定了其屬于無效商標;另一方面，不以使用為目的的惡意注冊商標并非當然無效，而是在商標局進行宣告后才無效，這是結(jié)合我國的現(xiàn)實狀況進行的規(guī)定，前些年我國的商標惡意囤積現(xiàn)象頗為嚴重，即使是《商標法》修正后的很長一段時間里，之前已經(jīng)惡意注冊的“不以使用為目的”的商標也可能擾亂市場的正常秩序，通過有追溯力的強制無效的規(guī)定，可以極大地改善歷史遺留問題。[6]同時，為了維護行政、司法、交易秩序的穩(wěn)定性，《商標法》還設(shè)定了宣告無效的例外情形，即宣告無效不具有追溯力的情況[7]，例外情形外的其他不以使用為目的的惡意注冊商標行為均存在被認定為無效商標的可能。

（三）加強行政保護階段

2021年初，國家知識產(chǎn)權(quán)局印發(fā)《打擊商標惡意搶注行為專項行動方案》，聯(lián)合地方知識產(chǎn)權(quán)管理部門對惡意搶注商標行為給予嚴厲打擊。2022年1月，為規(guī)范商標審查審理程序，國家知識產(chǎn)權(quán)局實施了《商標審查審理指南》，通過對非使用惡意注冊商標的釋義、使用要件、考慮因素以及適用情形的規(guī)定，明確了審查及審理各環(huán)節(jié)適用的考慮因素，為非使用性惡意注冊商標的審查審理提供了更具可行性的指引。國家知識產(chǎn)權(quán)局有意加強惡意注冊商標的行政保護，非使用性的惡意注冊商標進入了加強行政保護的新階段。

二、非使用性惡意注冊商標無效的例外情形

非使用性惡意注冊商標的行為擾亂市場的正常競爭秩序，[8]我國對于“非使用性惡意注冊商標無效”的例外情形的規(guī)定體現(xiàn)在《商標法》第四十九條中，已經(jīng)注冊完成的非使用性惡意注冊商標無效存在三種例外情形，分別存在于司法、行政和商標交易中，下文中會對此進行具體分析。

（一）人民法院做出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的判決、裁定、調(diào)解書

司法是保護商標人權(quán)利的最后一道防線，同時司法也具有穩(wěn)定性的特征。對于人民法院已經(jīng)做出判決且已經(jīng)執(zhí)行的案件中的商標，如果由商標局推翻并公告其無效，就會出現(xiàn)行政干預(yù)司法的現(xiàn)象，不利于司法的穩(wěn)定和威嚴。法律的這一規(guī)定實際上包含兩層含義，一是人民法院已經(jīng)做出判決、裁定、調(diào)解書且已經(jīng)執(zhí)行的案件中的商標，不應(yīng)被追溯為無效，二是人民法院僅是作出判決、裁定、調(diào)解書但是沒有執(zhí)行完畢的案件中的商標，仍舊可以被追溯為無效，是否已經(jīng)執(zhí)行完畢是關(guān)鍵的區(qū)分節(jié)點。

從司法與行政之間的關(guān)系來看，司法應(yīng)當具有完全的獨立性，不應(yīng)受到行政的干預(yù)，[9]現(xiàn)實中存在爭議的是，人民法院做出判決、裁定、調(diào)解書后并未執(zhí)行的情況下，商標局是否有權(quán)利宣告其涉及到的商標屬于無效商標。在這種情況下，如果進行了無效的宣告，那么已經(jīng)做出的判決、裁定及調(diào)解書的效力極有可能會收到影響。商標是否合法有效的認定屬于法院裁判中基礎(chǔ)性審查事項，[10]如果這一基礎(chǔ)發(fā)生變化，一方面原有的判決、裁定及調(diào)解書中的說理及最終判斷都難以立足，司法的獨立性和穩(wěn)定性也很難不受到干預(yù);另一方面，人民法院做出的判決、裁定、調(diào)解書并不能僅僅依據(jù)商標局的宣告無效行為而撤銷或者修改，其撤銷或者修改的依據(jù)應(yīng)當是更高級別的法院的裁判文書或者重新審理后的結(jié)果，所以從司法和行政的關(guān)系來看，人民法院做出判決、裁定、調(diào)解書后并未執(zhí)行的商標，商標局是否有權(quán)宣告其無效尚值得商榷。

（二）工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的處理決定

工商行政管理部門有市場監(jiān)督和市場行政執(zhí)法的職能，其有權(quán)對尚未進入到司法程序的商標侵權(quán)案件進行處理，《商標法》同樣規(guī)定了工商行政管理部門做出并已執(zhí)行處理決定的非使用性惡意注冊商標，屬于不應(yīng)追溯并宣告無效的商標，但與人民法院不同的是，工商行政管理部門并不具有司法的屬性，在各個部門之間，職能的分工與配合是行政職能實現(xiàn)的重要途徑，與裁判文書的撤銷相比存在著現(xiàn)實的可能性。工商行政管理部門做出但尚未執(zhí)行的處理決定，從本質(zhì)上與判決、裁定、調(diào)解書存在著差異，撤銷或修改工商行政管理部門做出的處理決定也無需經(jīng)過司法程序，只需要行政程序的處理。因此，從實踐的角度看來看，商標局將工商行政管理部門做出但尚未執(zhí)行處理決定的非使用性惡意注冊商標宣告為無效具有可行性，將“做出并已執(zhí)行處理決定”作為工商行政管理部門做出并的非使用性惡意注冊商標的例外情形，有利于解決工商行政管理過程中的遺留問題。

（三）已經(jīng)履行的商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同

已經(jīng)履行的商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同中的非使用性惡意注冊商標，同樣是不應(yīng)追溯并宣告無效的商標。[11]與上文中的兩種情形不同，已經(jīng)履行的商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同本身并不當然具有真實性和合法性，可能存在商標權(quán)利人為了保護自己已經(jīng)注冊的商標而訂立需要虛假的商標轉(zhuǎn)讓或者許可合同的情形，因此，商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同是否真實合法的判斷頗為重要。有學(xué)者認為在現(xiàn)行法律的框架下，轉(zhuǎn)讓后的非使用性惡意注冊商標仍然存在于實踐中，其很可能會成為商標囤積牟利的途徑，所以主張對“已經(jīng)履行”的商標轉(zhuǎn)讓范圍進行限縮解釋，并認為單純的轉(zhuǎn)讓行為不應(yīng)被認定為商標的使用。[12]

筆者認為，《商標法》進行這一規(guī)定并非是為了給商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可創(chuàng)設(shè)空間，而是為了防止誤傷到實際的商標權(quán)利人。在此背景下，法律對商標轉(zhuǎn)讓的規(guī)定中的“轉(zhuǎn)讓”行為不應(yīng)僅是單一的轉(zhuǎn)讓這一動作，惡意注冊的商標即使被轉(zhuǎn)讓，也不能保證其在轉(zhuǎn)讓后有使用的目的，更不用說轉(zhuǎn)讓和使用許可的合同本身不一定真實和合法，所以應(yīng)當把握轉(zhuǎn)讓和使用許可過程中雙方的主觀意圖，[13]謹防非善意地利用轉(zhuǎn)讓和使用許可來規(guī)避法律規(guī)制的行為。在使用許可已經(jīng)履行的情形下，商標的”使用“目的實際上已經(jīng)實現(xiàn)，所以無論從法律的根本出發(fā)點還是現(xiàn)實的使用意圖來看，其應(yīng)當作為非使用性惡意注冊商標無效的例外存在。

三、非使用性惡意注冊商標無效的例外適用

非使用性惡意注冊商標的無效例外情形，即法律規(guī)定的商標局在宣告無效過程中不應(yīng)溯及的情形，其適用過程中應(yīng)當遵循以下基本規(guī)則。

（一）把握時間范圍和實踐階段性

結(jié)合《商標法》與本文研究內(nèi)容相關(guān)的條款分析，非使用性惡意注冊商標無效例外情形的適用時間并非是注冊階段，而是針對已經(jīng)注冊成功的商標。對于已注冊的商標，如果其是不以使用為目的的惡意注冊商標，經(jīng)商標局宣告無效后屬于無效商標的范疇。從實踐角度來看，非使用性惡意注冊商標無效例外的實踐階段則包括司法判決、裁定及調(diào)解書執(zhí)行后，工商行政管理部門做出并已執(zhí)行處理決定以及商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同已經(jīng)履行的情形，所以非使用性惡意注冊商標無效例外情形的適用，應(yīng)當注意把握時間的范圍和實踐的階段性，不能將其延伸至上述范圍之外。

（二）注重“主觀意圖”的審查

主觀意圖的審查一直是惡意注冊商標認定過程中的重要環(huán)節(jié)，而在非使用性惡意注冊商標無效例外情形的適用過程中，同樣不能忽視對于商標權(quán)利人主觀意圖的考量。上文已經(jīng)對非使用性惡意注冊商標無效的三種例外情形進行了梳理，其中第一、二種情形相對來說主觀意圖對于最終的結(jié)果影響較小，而已經(jīng)履行的商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同的情形下，商標權(quán)利人在主觀上是善意還是惡意會影響到已經(jīng)履行的商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同的合法性和真實性，同時也會影響“已經(jīng)履行”這一條件的判斷。因此在非使用性惡意注冊商標無效例外情形的適用過程中，應(yīng)當重視對于商標權(quán)利人主觀意圖的審查。

四、結(jié)語

非使用性惡意注冊商標的行為擾亂市場的正常競爭秩序，不利于激發(fā)商標領(lǐng)域的創(chuàng)造性，任由長期發(fā)展難以符合我國的現(xiàn)實需求。2019年《商標法》修正后，對非使用性惡意注冊商標的行為進行了明確規(guī)定，“非使用性惡意注冊”在注冊完成之前屬于應(yīng)當予以駁回的情形，而在注冊之后則屬于應(yīng)被宣告無效商標的范疇;另外，雖然其應(yīng)被宣告無效，但法律中規(guī)定了應(yīng)被宣告無效的例外情形，對例外情形的研究一方面有助于明晰各“例外情形”的具體內(nèi)涵及審查要素，另一方面能夠為已經(jīng)注冊的“非使用性惡意注冊商標”的無效認定提供排除性選項。

參考文獻

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[10] 李軍，李渤：《2019中國貿(mào)促會專利商標事務(wù)所十大案件之二 認定馳名商標惡意注冊的考量因素：TGt商標無效案文》，載《中國對外貿(mào)易》2020年第9期，第42-43頁。

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[12] 袁杏桃，葉悅：《論不以使用為目的惡意注冊商標的轉(zhuǎn)讓》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2021年第10期，第47-55頁。

[13] 董慧娟，賀朗：《新“商標法”背景下惡意注冊之類型化及規(guī)制——以商標審查程序為重點》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2020年第6期，第48-59頁。

作者簡介：丁寧（1999年1月- ），女，漢族，河北省張家口市人，天津大學(xué);法律碩士，研究方向：知識產(chǎn)權(quán)法。