淺談“三步法”中確定發明最接近的現有技術

鄢功軍

一、引言

現行的《專利審查指南》中規定，在評價發明是否具備創造性時所使用的審查基準主要是采用“三步法”：確定最接近的現有技術；確定發明的區別技術特征及發明實際所解決的技術問題；以及判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見①中華人民共和國國家知識產權局. 專利審查指南[M]. 北京知識產權出版社, 2010:171-173.。

發明人進行發明創造的過程，是利用現有技術為基礎資料進行正向發明的一個過程。而在評價發明是否具備創造性時，需要外人以先知的視角，站在發明所屬領域的普通技術人員的角度，盡可能還原發明人進行發明創造時的外界技術環境，并模擬發明創造的過程，對發明創造進行評價。這種先知的視角是指外人在了解發明的技術方案之后，再對發明進行評價的視角。

可見，采用“三步法”評價創造性的過程，是一種試圖模擬發明創造以試圖還原發明人正向發明的過程。而確定最接近的現有技術可以看作是重新找到一份現有技術作為模擬創造發明時所使用的基礎資料，從而還原發明創造的起點和過程。

因此，確定的最接近現有技術作為現有技術的代表，關系到評價發明相對于現有技術所作出的創新，關系到本領域技術人員在該最接近的現有技術的基礎上是否有改進的啟示。很明顯，確定最接近現有技術對于“三步法”的后續步驟具有重要影響。

目前，確定最接近的現有技術主要考慮的因素包括與要求保護的發明技術領域是否相同，所要解決的技術問題/技術效果是否相同或最接近，公開了發明的技術特征是否最多，并且在確定最接近的現有技術時，應該首先要考慮技術領域相同或相近的現有技術。

上述考慮因素明確了要優先考慮技術領域相同或相近的現有技術，再考慮所要解決的技術問題/技術效果，以及公開的技術特征數量，具有一定的參考意義。但是，在浩瀚的現有技術海洋中，能夠找到的與發明的技術領域相同或相近的現有技術仍然是大數量級的，面對如此大數量級的現有技術，如何基于其他參考因素選擇最接近的現有技術，目前并沒有較好的指導意見。因此，實踐中（如實審程序和無效程序）出現了經常改變最接近的現有技術的情況。如果排除檢索人員的檢索方式發生改變這一因素，另外一個重要原因主要還在于目前確定最接近的現有技術的標準仍然不是很明確。

因此，有必要對確定最接近的現有技術的標準再次進行探討，以減少對最接近的現有技術的爭議，從而達到節約各方資源的目的。

為了提高專利審查質量和審查效率，完善專利的審查標準，2020年5月，國家知識產權局啟動了《專利審查指南》全面修改工作。其中，在涉及與創造性審查相關的修改草案中，可以注意到，自《專利審查指南2010》公布以來，較為新穎的涉及了對如何選擇恰當的“最接近的現有技術”進行修改的草案。《專利審查指南修改草案》指出，在確定最接近的現有技術時，應該首先要考慮技術領域相同或相近的現有技術，其中，要優先考慮與發明要解決的技術問題相關聯的現有技術②國家知識產權局官網. 關于就《專利審查指南修改草案（第二批征求意見稿）》公開征求意見的通知[EB/OL]. [2021-01-21]. https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/13/art_78_154840.html。由此可見，在本次修改草案中，明確建議在優先考慮技術領域相同或相近的現有技術的前提下，當存在多篇技術領域相同或相近的現有技術時，優先考慮與發明要解決的技術問題相關聯的現有技術。

針對上述用于確定最接近的現有技術的規則，以下通過對一示例性案例進行梳理分析，以期探討上述規則的合理性。

二、案例分析

該案例涉及一種包括有多種模組的終端設備，所要解決的技術問題是如何擴展終端設備的功能。該終端設備包括無線通信模組、語音獲取模組、語音播放模組、電壓調整模組和插頭模組等，如圖1所示，無線通信模組、語音獲取模組、語音播放模組、電壓調整模組（圖中未示出）設置在殼體101內，插頭模組的插腳110設置于殼體101的表面上。該終端設備通過采用模塊化設計的方式，所有模組組合形成一個整體，是一個獨立的設備，其結合了普通插頭的外形和功能，可以隨插隨用，又可以作為語音播放及語音獲取設備使用，還可以與外部設備和用戶進行交流通信，擴展了設備的功能，給人們生活帶來了便利性，外觀小巧便于攜帶。

圖1 本申請終端設備

該申請在實質審查程序中，分別收到了三次審查意見通知書，并且三次審查意見通知書分別使用了3篇不同的現有技術作為最接近現有技術，具體如下。

在第一審查意見通知書中，審查意見以對比文件1作為最接近的現有技術。對比文件1公開了一種基于藍牙的智能插座語音通信模塊，其解決的技術問題是語音通信需要經過特定網路進行連接，同時使用者要根據通話的時長和區域繳納費用，成本相對較高。為了解決該技術問題，如圖2所示，對比文件1公開了在插座內集成有藍牙配對裝置、WIFI模塊、主控MCU、繼電器和開關，插座通過WIFI模塊與云服務器相連，插座通過USB接口與語音模塊相連，語音模塊包括通信MCU，與通信MCU相連的設置有AD/DA模塊，AD/DA模塊還與聲音播放接收模塊相連，并且通信MCU通過USB接口模塊與插座相連。

圖2 對比文件1插座語音通信模塊

在第二審查意見通知書中，審查意見以對比文件2作為最接近的現有技術。對比文件2公開了一種門禁監控系統，其解決的技術問題是現有技術中的門鈴系統存在需要重新布線以改為門禁系統從而實現數據通訊的問題，而現有技術中的門禁系統又存在不能實現遠端傳輸監控訊號的問題。為了解決該技術問題，如圖3所示，門禁監控系統包括電壓轉換器110；與電壓轉換器110輸出端相連的監控通話器111；與電壓轉換器110輸出端及監控通話器111相連的門鈴112；接入互聯網114，并與監控通話器111相連的路由器113。門鈴112無需重新布置信號線，且通過電壓轉換器110避免了重新布線以安裝市電供應，并通過互聯網實現遠端監控。

圖3 對比文件2門禁監控系統

在第三審查意見通知書中，審查意見以對比文件3作為最接近的現有技術。對比文件3公開了一種集成式的吊頂藍牙音響，其解決的技術問題是，傳統的音響都沒有防水功能，極易導致音響受潮而短路，同時現有的音響每次使用時都要將其拿到浴室中，也會給使用者帶來一些不便；而且如果某些浴室空間較小，則又需要通過其他設備如桌、凳來放置音響。為了解決該技術問題，如圖4所示，集成式的吊頂藍牙音響包括音響主體、密封隔板和音頻處理系統。音響主體由外殼11和扣板12組合形成且為中空結構，音頻處理系統包括依次相連的AC插頭31、電源摸塊32、藍牙摸塊33、功放模塊34、揚聲器35和麥克風36。通過AC插頭集成式地安裝在浴室吊頂的燈槽內，無需每次使用都要將其拿到浴室內；而且無需其他設備來放置音響。

圖4 對比文件3吊頂藍牙音響

基于上述記載內容，對該申請和三篇現有技術分別進行對比分析，結果如表1所示。

表1 技術對比分析表

通過表1可以得知，與該本申請所屬的技術領域相同或相近的現有技術為對比文件1和對比文件3，對比文件2所屬的技術領域與該申請所屬的技術領域相差較遠。而當存在多篇技術領域相同或相近的對比文件時，優先考慮與發明要解決的技術問題相關聯的現有技術。

為了確定與發明要解決的技術問題相關聯的現有技術，需要較為準確的認定各個現有技術所解決的技術問題。而技術問題的認定存在不少難點，如技術問題被概括地較為上位，能夠涵蓋很多個具體的技術問題；如技術問題被限定地過于具體，包含了較多解決技術問題的具體手段。

經過分析，該申請所要解決的技術問題是“如何模塊化擴展設備的功能，給人們生活帶來擴展或多功能便利性”，但該技術問題是一個模糊上位且涵蓋廣泛的技術問題，其包含了例如“如何模塊化擴展插座的功能”“如何模塊化擴展音箱的功能”等具體的技術問題。

對比文件1記載的技術問題雖然是“語音通信需要經過特定網路進行連接，同時使用者要根據通話的時長和區域繳納費用，成本相對較高”，但是其發明構思是基于現有的插座實現語音通話，達到擴展插座功能的效果。因此，對比文件1所解決的技術問題是“如何模塊化擴展插座的功能”，該技術問題可以認為是本申請所要解決的技術問題的下位問題。

對比文件3記載的技術問題是“傳統的音響沒有防水功能，導致音響易受潮而短路，同時每次使用音響時要將其拿到浴室中，給使用者帶來不便”，其發明構思是提供一種集成式的吊頂藍牙音響，其能夠安裝在浴室吊頂處，并具有良好的防水功能。因此，對比文件3所解決的技術問題是“如何讓音響在浴室內防水”，這與該申請所解決的技術問題“如何模塊化擴展設備的功能”不同。

由于對比文件1所解決的技術問題可以認為是本申請所要解決的技術問題的下位問題，因此，對比文件1可作為與該申請要解決的技術問題相關聯的現有技術。本領域技術人員為了擴展插頭等設備的功能，在知曉對比文件1能夠擴展插座功能的情況下，容易想到利用對比文件1作為創造發明時所使用的基礎資料。因此，在還原發明人進行發明創造時的外界技術環境，并模擬發明創造的過程時，可以將對比文件1作為最接近的現有技術。

而雖然對比文件3相比于對比文件1公開了本申請較多的技術特征，但是其發明構思，所解決的技術問題與該申請均不相同，因此，對比文件3不適合被認定為最接近的現有技術。

基于上述分析可知，在確定發明創造所要解決的技術問題時，應該結合發明創造的發明構思，以及所能達到的技術效果共同進行確定，得到一個不脫離發明構思且與技術效果相吻合的技術問題，避免了技術問題被概括地過于上位或被限定地過于具體，從而影響最接近的現有技術的準確認定。

三、結語

在確定最接近的現有技術時，應優先考慮技術領域相同或相近的現有技術，當存在多篇技術領域相同或相近的現有技術時，優先考慮與發明要解決的技術問題相關聯的現有技術。通過結合現有技術的發明構思，以及所能達到的技術效果共同進行確定技術問題，可以得到一個不脫離發明構思且與技術效果相吻合的技術問題。通過該條確定最接近的現有技術的規則，可以減少對最接近的現有技術的爭議，達到節約各方資源的目的，并較為公平地評價發明的創造性。