尋找專利創造性答復中的突破口及其對申請文件的撰寫啟示

劉 莉 江耀純

一、引言

發明的創造性，是指與現有技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。其中，“顯著的進步”比較容易滿足，只要技術方案解決了一定的技術問題即可。“突出的實質性特點”（即對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是非顯而易見的）是創造性判斷的關鍵和核心，對于“突出的實質性特點”的判斷，《專利審查指南》中給出了具體的判斷方法，即通常所稱的“三步法”，包括：第一步，確定最接近的現有技術；第二步，確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；第三步，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。“三步法”的三個步驟依序層層遞進、邏輯關聯，共同構成了判斷發明創造性的突出的實質性特點的基本過程。

在專利的審查過程中，絕大多數發明專利申請都有收到過關于創造性的審查意見，由于種種原因，審查員在運用“三步法”進行創造性評述的過程中有時難免會有偏差，因此專利代理師在答復中要練就火眼金睛，把這些偏差挑出來，從這些偏差中找到答復的突破口，以避免這些偏差的存在造成申請人的權利損失。現筆者對在專利代理實踐中遇到的審查意見中常見的錯誤或偏差進行說明，為專利代理師在答復缺乏創造性的審查意見時尋找突破口提供一些意見參考。

二、從審查員對最接近的現有技術（以下簡稱R1）的事實認定中尋找突破口

創造性判斷中所依據的現有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。要注意的是，若有優先權，此處的申請日是指優先權日，“申請日以前”是不含申請日當天的，即申請日當天在國內外為公眾所知的技術不包含在現有技術范圍內。我們需要確定R1是否是適格的，審查過程中這個判斷是非常客觀的，我們在此不再詳述；由于審查員關于R1的事實認定常常會有偏差，所以下文中我們將對此做重點介紹。

（一）其中一個或多個技術特征不是來自于R1的同一個技術方案

最接近的現有技術，是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，而不是R1中幾個或幾個技術方案的結合，即最接近的現有技術不可以是一份對比文件中的多項技術方案的組合，需遵循單一方案對比原則。

創造性判斷中，在確定了最接近的現有技術后，審查員的通常做法是根據該申請的描述從最接近的現有技術公開的內容中提取相關技術內容，以形成至少在形式上與該申請的技術方案最相似的“技術方案”。最接近的現有技術中公開的內容包括兩方面：一是明確記載在對比文件中的內容，二是對本領域的技術人員來說，隱含的但可直接地、毫無疑義地確定的技術內容。如果R1中明確記載了多個技術方案，那將多個技術方案的技術特征組合在一起形成一個新的完整技術方案是否是本領域技術人員可以直接毫無疑義得出的，需要格外注意。

因此，專利代理師需核實審查員用于對比的R1技術方案中的一個或多個技術特征是不是來自于R1的同一個技術方案，是否是從R1中其它的技術方案中拼湊過來的但實際上其與其他技術特征并沒有結合的披露。例如，如圖1所示，R1公開了“A+B”和“A+C”兩個技術方案，該申請公開了“A+B+C+D”，與R1的方案“A+B”相比，該申請的區別技術特征是C和D（圖示如圖1）；與R1的方案“A+C”相比，本申請的區別技術特征是B和D（圖示如圖2）。由圖明顯可見，如果R1中并沒有B和C可以與A結合形成一個“A+B+C”的技術方案的披露，且該領域技術人員也不能從R1的公開中毫無疑義的得出“A+B+C”這個新方案時，不能認為該申請與R相比的區別技術特征僅有D。

圖1 R1的“A+B”方案與本申請的關系圖

圖2 R1的“A+C”方案與本申請的關系圖

（二）R1中的某個技術特征并不“相當于”本申請中的相應特征

用于對比的R1中的一些技術特征雖然來自R1的同一個技術方案，但并不能“相當于”該發明中的相應技術特征。在將該申請與R1進行技術特征比對的時候，有些審查員常常用R1的某某技術特征（或某幾個特征組合）“相當于”或“對應于”或“等同于”或類似用語與本申請的相應技術特征比對，也有些審查員不采用上述用語，直接說R1公開了某某內容，更有甚者，有些審查員并不說R1本身公開了什么，而直接將該申請權利要求的內容抄過去說是R1公開的內容。

無論審查員采用上述何種論述，專利代理師都要認真做技術特征比對，如圖3所示，假設用六邊形的六條邊表示該申請有6個技術特征，用帶問號的實線圓圈表示該申請所要解決的技術問題，假設審查員認為R1披露了該申請的兩個技術特征。為了考察審查員的認定是否準確，我們將R1用虛線線條表示于圖中，用虛線段表示R1的技術特征，帶問號的虛線圓圈表示R1中所要解決的技術問題，這樣就可以清楚地看出比對的特征是否真的記載于R1中，或兩個特征是否僅是名稱相同或相似，但實質是不同的特征。如圖3左側圖所示出的情況顯示R1根本沒有披露相應技術特征〔R1中的虛線段的方向與本申請的任意一條邊均不平行（即方向不同），表示R1的技術特征與該申請的不同〕，圖3右側圖顯示某一技術特征在解決R1的技術問題中所起的作用與該申請中相應技術特征在解決該申請技術問題中所起的作用不同（R1中的一條虛線段與該申請的一條邊平行，表示R1的該技術特征名稱與該申請的一個技術特征相同或相似，但所解決的技術問題不同），這些情況下均則不能認為R1中的該技術特征相當于該申請中的相應技術特征。

圖3 R1中披露的技術特征與本申請的相應技術特征之間的關系圖

例如該發明是一種熱釋電柔性復合膜，由鈦酸鉛單晶納米線（特征1）和具有熱釋電性能的VDF的共聚物（特征2）復合熱壓（特征3）而成，所要解決的技術問題是在熱壓的過程中充分去除柔性復合膜中的氣孔使其在電場下被極化而具有熱釋電性，R1提供的是一種介電性能良好的復合薄膜，其公開了含有鈦酸鉛（特征1’）以及VDF的共聚物（特征2’）并在60-90℃下熱處理（特征3’）烘干得到復合薄膜。將該案的技術特征（三條實線段分別表示該案的三個技術特征，帶問號的實線圓圈表示該申請所要解決的技術問題）和R1的技術特征（三條虛線段分別表示R1的三個相應技術特征，帶問號的虛線圓圈表示R1所要解決的技術問題）用圖形的方式進行表示如下圖3a：

圖3a R1中的三個技術特征與本申請的三個相應技術特征的關系圖

審查意見中認為R1的“60-90℃下熱處理”相當于該申請的“熱壓”，由此得出R1也是能得到熱釋電柔性復合膜從而該申請不具創造性。

但是，通過認真比對發現，雖然熱處理和熱壓處理僅一字之差，但R1的熱處理并不相當于該申請的熱壓處理，因為R1的熱處理并不能起到該申請的熱壓處理的作用，該申請中正因為有“壓”的過程，才使得復合膜中的氣孔能被去除，可以使其在電場下會被極化而具有熱釋電性，對比文件1只有熱處理的過程，得到的復合薄膜不會具有本申請的特性。另外，鈦酸鉛單晶納米線也只是鈦酸鉛的下位概念，二者并不完全相同。

（三）審查員把本申請的一個技術特征進行了不恰當的拆分

審查員在審查過程中，常常會對該申請的技術特征進行很細的拆分，將該申請的一個技術特征拆分成多個子特征，尤其是當該申請的某一個技術特征采用“定語+主語”的表述形式時，審查員容易將其拆分成定語為一個技術特征，主語為另一個技術特征，以便在不同的對比文件中找到這些拆分后的特征，但很多時候審查員的拆分是不恰當的。當被拆分的多個子特征需結合在一起作為一個整體才能提供一個該技術方案所需要的獨立功能，進行拆分后的各個子特征單獨都提供不了該技術方案的所需獨立功能時，那拆分就是不恰當的，不應進行拆分。

例如，該申請的技術特征“金屬的圓環”，其本是一個技術特征，作為一個整體在該申請的技術方案中具有功能A，單獨的“金屬”以及單獨的“圓環”都無法具有功能A，但審查員在審查中把“金屬”當作一個特征，“圓環”當作另一個特征，這樣的拆分就是不恰當的，如圖4所示，用六邊形的其中一條邊a表示“金屬的圓環”這一整體特征，用帶A的圓圈表示該特征所具有的功能，用與邊a平行的一條虛線a1和一條虛線a2表示對該特征的拆分，如下圖4所示：

圖4 該申請的一個完整技術特征被拆分成兩個特征的示意圖

注：所舉例子以及圖示的只是表示一拆二的情況，實際上，實務中還經常存在一拆多的情況。

三、從審查員確定的本發明實際解決的技術問題中尋找突破口

專利審查過程中，由于審查員檢索確定了與該申請最接近的現有技術，基于最接近的現有技術重新確定的該發明實際解決的技術問題，可能不同于該申請說明書中所描述的技術問題，因此在現實中，針對一份專利申請，至少存在如下兩個技術問題：第一個技術問題是申請文件的發明內容部分寫的技術問題；第二個技術問題是審查員重新確定的技術問題。在這一過程中，審查員常出現如下錯誤認定，從而我們可以從中尋找突破口。

（一）孤立地考察區別技術特征所解決的技術問題，未考慮其與其他技術特征之間的配合關系

當該申請與R1相比，有至少兩個區別技術特征時，審查員往往容易將其割裂開來看，分別根據各個區別技術特征的作用或效果引出各個區別技術特征單獨要解決的技術問題，再分別評價是否存在技術啟示。如圖5所示，用六邊形的六條邊表示該申請的6個技術特征，用帶問號的實線圓圈分別表示各個特征各自所要解決的技術問題（該技術問題可能是特征固有的屬性所能解決的，也可能是申請文件中記載的其能解決的），用帶問號的虛線圓圈表示該發明整體技術方案所解決的技術問題。

圖5 本發明整體技術方案解決的問題和各個技術特征單獨解決的問題的示意圖

在這一步尋找突破口時，專利代理師一定要具備整體思維，即所確定的技術問題應是該發明整體技術方案所解決的技術問題（即各個特征相互配合、相互協作后整體解決的，如圖5中的虛線圓圈所代表的問題），而不是孤立的各個技術特征各自解決的（如圖5中的實線圓圈所代表的一問題）。

如果這些區別技術特征之間或者這些區別技術特征與其他技術特征之間的確沒有相互配合、相互協作的關系，則說明該申請當前的權利要求的確是寫成了一個沒有從整體上解決技術問題的技術方案，則專利代理師應當尋求通過對權利要求進行修改來克服這一缺陷。

（二）確定了一個寬泛的、大的、上位的技術問題

審查員如果將確定的技術問題上位化，然后基于該大的技術問題找到另一篇對比文件（其可能也能解決該大的技術問題，或者解決該大的技術問題下的某一個具體的小問題），將其應用到R1中，往往會損害該申請的創造性。例如，如圖6所示，本來該發明的技術方案實際解決的技術問題是一個小的問題a（如圖中虛線部分），但審查員確定技術問題時，將技術問題a變成了一個上位的技術問題A（如圖中的實線大圓），在第三步中引入的另一篇對比文件中，相應的區別技術特征所起的作用是與a不同的a’，但a’也是上位的A的具體化（如圖中雙點劃線部分），本來因為a與a’是不同的，所以沒有技術啟示，本申請具有創造性，但正因為審查員將技術問題a變成了一個上位的技術問題A，相應的區別技術特征在另外的對比文件中所起的作用a’由于是上位的A的具體化，自然也可以說解決了上位的技術問題A，因為都解決了A，所以具有技術啟示。

圖6 本發明解決的技術問題被上位化的示意圖

因此，我們從該步尋找突破口時，要聚焦在盡量小的具體化的技術問題上，把解決的技術問題的范圍縮小，則后續說明是否有技術啟示時，就不容易認為有結合的技術啟示。

（三）將技術問題方案化

技術問題是要以技術效果為基礎來確定，而不是不考察技術效果而直接以技術特征為基礎來確定。如果審查員確定的技術問題中包含了技術特征本身，或者確定的技術問題為“如何+本發明的方案或發明點本身”，就說明審查員將技術問題方案化了。如下圖7所示，發明與R1相比，有區別技術特征A，本來申請整體技術方案所解決的技術問題是XX（用帶問號的圓圈表示），但審查員在確定技術問題時，不說有區別技術特征A的整體技術方案解決的技術問題是XX，而確定為“為了提供特征A”（圖7中用帶問號的橢圓表示），在如此確定的技術問題下，要找到具有區別技術特征A的現有技術十分容易。

圖7 本發明解決的技術問題被方案化的示意圖

比如，發明的發明點在于選擇合適的增粘劑配方來使得3D打印材料的粘度合適而打印順滑，審查員在確定技術問題時，不說申請解決的技術問題是3D打印材料的打印順滑問題，而說“如何選擇增粘劑”，一旦把問題確定成這樣，現有技術中大量的增粘劑，從中選擇豈不是很容易？

四、現有技術中是否有啟示

創造性判斷中的第三步是判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，《專利審查指南》中規定，判斷是否顯而易見就是要確定現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到最接近的現有技術以解決其存在的技術問題(即發明實際解決的技術問題) 的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。

在此步驟中，審查員通常引用另一篇或多篇對比文件（下稱R2）或公知常識來證明這一點。通常來說，關于現有技術是否有啟示，我們可以通過下圖8進行說明，也即，說現有技術有啟示需滿足以下兩種情況之一：（1）當R2的技術領域與申請相同或相近，且R2中存在與申請區別技術特征一樣的特征且該特征所要解決的技術問題（該技術問題可以是R2中明確記載的，也可以是本領域技術人員能直接地、毫無疑義地從R2中得出的）與申請的相同時，有啟示；或者（2）該區別技術特征在本領域中是公知的且用于解決發明的技術問題也是公知的，則有技術啟示。

圖8 判斷R2或公知常識對本申請是否有啟示的示意圖

審查員在判斷過程中容易出現如下錯誤。

（一）審查員無根據地斷言區別技術特征在其他現有技術中解決的技術問題與本發明相同

當審查員能在R2中找到與該申請區別技術特征一樣的特征時，常常會出現以下偏差。第一種情況，該特征在解決該發明的技術問題方面所起的作用在R2中根本沒提也不能毫無疑義的得出，而審查員在審查意見中說的該特征在R2中解決的技術問題與該申請相同是審查員自己主觀斷言的，或者審查員的說法經常是格式化地采用“雖然對比文件中沒有記載該區別技術特征具有何種作用，但其客觀上具有與該發明相同的作用”或類似的說法。在這種情況下，我們可以證明R2中并不能解決該發明實際要解決的技術問題，或者請審查員說明為什么會認為R2中的技術方案解決了該發明的技術問題。

第二種情況是，該特征在解決R2中的技術問題時所起的作用與在解決該發明的技術問題方面所起的作用是相悖的，本領域技術人員實際上根據R2的記載獲得是相反的教導。例如，該申請是一種污泥熱干燥前的預處理方法，其在干燥前向脫水污泥中投加熟石灰，并攪拌混合均勻，并具體限定了攪拌強度和時間。該申請通過污泥表面粘性物質在堿熱作用下降解，同時，熟石灰與污泥中礦物質反應生成無機礦物質，改善污泥的粘度，也即該申請所要解決的技術問是降低熱干燥過程中污泥的粘結。該申請與最接近現有技術R1的其中一個區別技術特征是攪拌混合均勻，另一篇對比文件R2中也公開了用熟石灰對污泥進行處理，也進行了攪拌。審查員在審查意見中認為，R2中的攪拌對該申請的攪拌是有技術啟示的，但通過認真分析R2，發現R2中雖然也有攪拌，但其是將熟石灰通過注射方式加到污泥中后通過輕微攪拌使熟石灰結合在污泥表面，還記載了不應當使用強制機械攪拌以避免在將熟石灰添加到有機污泥的過程中引起已知的液化現象，該注射方式在于獲得污泥餅的涂層，而不試圖獲得緊密混合物且“絕對避免石灰與污泥的混合，這會破壞污泥并帶來觸變現象”，因此從R2中可知，其中的攪拌是為了促進熟石灰在污泥餅的表面形成涂層，且攪拌的程度絕對要避免石灰與污泥的混合，而該申請中攪拌的目的是讓熟石灰與污泥混合均勻，以使得熟石灰與污泥中礦物質反應生成無機礦物質，改善污泥的粘度，本領域技術人員從R2的教導中得出的是攪拌需要避免石灰與污泥的混合，與本申請中的作用是相反的，因此，對該申請是沒有技術啟示的。

（二）審查員僅說特征是公知，并未考慮技術問題

在審查意見中，審查員說某特征是公知的有兩種情況：一是在現有技術中沒有檢索到區別特征時，直接說所述區別技術是公知常識/常規技術手段/常規選擇等等；二是通過舉證說明區別特征是公知的。無論審查員是用何種情況進行論述，我們都需要核實該區別特征在解決該發明的技術問題時是否是公知的，也即是判斷某一個特征是否公知需要同時滿足兩個條件：一是該特征本身在本領域中是公知的；二是該特征用于解決該發明的技術問題是公知的，如上面的圖8所示。特征本身公知的證據通常比較容易找，我們容易忽視的是特征用于解決該發明的技術問題是否是公知的，如果我們判斷該特征在解決該發明的技術問題并不是公知的，在答辯的時候，我們通過有理有據的說明來進行答辯或者請審查員說明為什么會認為該特征來解決本發明的技術問題是公知的。

（三）審查員拆開了說每個特征是公知的，并未考慮特征之間的結合

在創造性審查中，時常會遇到審查員孤立地考慮區別技術特征，而未在整體技術方案中考量該技術特征與其他特征的結合，從而輕易將該區別技術特征認定為公知的。

例如，該申請權利要求保護一種投餌機，包括用于將混合有餌料的空氣流傳輸到目標水體的傳輸系統，傳輸系統包括分配器、輸料管以及使分配器中的分配管與輸料管可靠連接的管接頭密封裝置，管接頭密封裝置包括壓板、主彈簧、壓套、絲桿、副彈簧和定位螺母；所述壓板固定在分配管上且靠近其出口端；所述壓套可滑動的套在分配管的出口端；所述主彈簧套在分配管上，且被壓縮在壓套和壓板之間；所述絲桿有多個，固定在壓板上，位于壓板和壓套之間，且與壓板和壓套之間的分配管平行設置；所述副彈簧套在絲桿上，且被壓縮在壓板和壓套之間；所述定位螺母旋在絲桿上，所述副彈簧被壓縮在定位螺母和壓套之間。該申請所要解決的技術問題是提高密封裝置的壓緊效果從而使密封效果更好。審查員在審查意見中認為“壓板、彈簧、壓套、絲桿和定位螺母等均是該技術領域中用于管接頭密封或壓緊的常用部件，上述部件之間連接關系也是常規設置，不需要付出創造性的勞動即能得到”。

但通過分析發現，本申請中上述部件之間的相互配合關系有兩方面：一是利用設置在壓板和壓套之間的主彈簧以提供主要的壓緊力，該壓緊力的大小取決于壓板和分配口之間的距離，不可調節；二是利用壓板、多個絲桿、多個定位螺母和多個副彈簧之間的配合以提供多個可調節的壓緊力，該壓緊力不受壓板和分配口之間的距離影響，為了實現該配合，權利要求所記載的壓板、壓套、多個絲桿、多個定位螺母和多個副彈簧之間的連接關系并非是上述部件的常規設置。相反，這種設置是為了適應投餌機的應用環境，即投餌機需要通過氣體來推動餌料，因此對輸送管道的密封要求高；密封裝置需與不同的分配口進行連接，通過轉動臂的帶動在不同的分配口間進行切換等等。在上述應用環境中，采用常規密封技術將存在以下技術缺陷：要么會因壓緊力太小而導致密封效果差，要么會因壓緊力太大而使密封裝置不易在不同的分配口中進行位置切換。而權利要求1中所限定的技術方案利用主彈簧提供主要的壓緊力，利用副彈簧可在切換分配口前后進行壓緊力的調節，克服了上述缺陷，提高了投餌機的密封裝置的密封效果。

盡管這些部件本身是常規的，但若兩個或多個常規部件相組合產生了新的功能或效果，或者適應了新的應用環境，則應當認為不再是常規技術手段了。同樣一個特征，應用到不同的技術方案中，即與不同的特征相互聯系、協同作用，會產生完全不同的技術效果。因此，區別特征不應脫離其所處的整體技術方案而單獨考慮技術特征本身。

此外，上述第二點中的第2和第3小點中的內容同樣是審查員在判斷“現有技術中是否有啟示”時常見的偏差，當其他對比文件中的某個技術特征并不“相當于”該申請中的相應特征，或者審查員把該申請的一個技術特征進行了不恰當的拆分時，則可以認為其他對比文件對該申請并無技術啟示。

五、結合上述分析，給予在撰寫中的啟示

通過上述分析，我們知道在一份申請文件的說明書中將技術方案所要解決的技術問題和技術效果說清楚是非常重要的，對后續審查意見的答復起著至關重要的作用，如果沒有說清楚，后續的答復就猶如無源之水、無土之木，而陷入被動。

每一個權利要求都構成一個完整的技術方案，提出獨權的技術問題的時候，要說整體技術方案解決的技術問題，而不是每個技術特征各自解決一個技術問題而這些技術問題之間又不相互配合。從權要在整體技術問題的基礎上進一步解決技術問題，而不是另起爐灶另解決一個或幾個。

首先，前面提到，在審查中，審查員會根據檢索到的最接近的現有技術重新確定技術問題，審查員在重新確定技術問題時，是根據原始申請文件中的記載的相關有益效果來認定的。《專利審查指南》規定，作為一個原則，發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果即可。對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的技術特征，應整體上考慮技術特征和它們之間的關系在要求保護的發明中所達到的技術效果。因此，撰寫申請文件時，技術問題和技術效果尤為重要（因為任何一個技術效果都可以作為后續重新確定技術問題的關鍵），撰寫時，描述技術效果時，不能籠統描述或僅聲稱其具有怎樣的效果，要進行說理分析（比如化學領域中用實驗數據說明或者用化學原理來說明，機械、電氣領域中結合結構特征和作用方式進行說明等）說明為什么這樣的方案就能產生這樣的效果，如果說明書只是泛泛聲稱技術效果，沒有提供任何證據或論證予以證明或本領域技術人員根據其記載不能預期其技術效果，則審查員就有可能確定不出對該申請有利的技術問題，進而在答辯的時候，即使申請人聲稱能達到什么具體的技術效果，也很難被認可。

其次，撰寫時，我們要說清楚各個關鍵技術特征在解決本發明的技術問題中扮演的角色（即所起的作用），而不是各個特征本身具有什么屬性。尤其是從屬權利要求，說明書對其技術方案所描述的技術效果應當與該從屬權利要求的下位性相適應：如果從屬權利要求中采用的是中位概念，則其技術效果也應當是總體技術效果下面的一個中位效果；如果從屬權利要求中采用的是下位概念，則其技術效果也應當是總體技術效果下面的一個下位效果；對應于最佳實施例的從屬權利要求，對其技術效果的描述則應當是越具體（下位）越好。

通常，某個區別技術特征被認為是“公知、慣用手段、常規技術手段”的，除了上述講解的審查員的錯誤認定外，很多的時候是申請文件中沒有講清楚該區別技術特征是如何與其他必要技術特征配合的，也沒有講清楚該區別技術特征和其他必要技術特征一起組合形成一個技術方案后，該整體技術方案解決了什么技術問題，達到了什么效果。當審查員在本申請中找不到或不能自然而然的推斷出其要解決的技術問題是什么，就只好認為其是公知的、或常規的、慣用的了，在這種情況下，想要成功答辯也是非常難的。

六、結語

本文對創造性答復中可能存在的突破口進行了梳理和分析，希望專利代理師在答復缺乏創造性的審查意見時，能更容易地找到答辯的突破口，同時通過上述分析希望能提供一些撰寫上的參考，以保障申請人的權益。