外觀設計專利權失效后的法律保護

祝學貞

（北京德恒（東莞）律師事務所，廣東 東莞 523000）

外觀設計專利權由于權利到期、未繳年費、宣告無效等事由權利用盡之后，能否繼續受保護？答案是肯定的。專利權失效后，其權利客體進入公有領域，這一規則不能簡單適用屬于作品的外觀設計專利[1]。屬于作品的外觀設計專利，權利人同時擁有專利權和著作權，外觀設計專利權保護期屆滿后，相關權利主體僅僅會喪失專利法保護，但是本身享有的著作權仍舊存在。在此需要注意的是，如果已經失效的外觀設計反復被使用，進而促使商品來源顯著性有所增加，也會受到《反不正當競爭法》中條例的保護[2]。

一、外觀設計專利權失效后的著作權保護

理論界對外觀設計專利在其專利失效后是否還能依著作權法進行后續保護一直存在爭議。東莞某家具有限公司訴武漢某家具制造有限公司著作權侵權案、某壁紙著作權侵權案的司法實踐給出了很好的思路指引。

（一）否定式的司法實踐

東莞某家具有限公司與深圳市印象北美家具有限公司、武漢某家具制造有限公司著作權權屬、侵權糾紛系列案。東莞某家具有限公司一批家具外觀設計專利未及時繳納專利費用后失效，原告起訴被告銷售與其相同設計的產品侵犯了其對家具享受的著作權。

（2019） 粵 0303民 初 20292號、（2019） 粵0303民初26423號案法院認定本案“床”“沙發”的設計要點主要體現在造型線條上，大部分均由豎形條、橫條組成，均屬于已進入公有領域的常規設計，并無明顯的變化、色彩搭配或樣式設計等，也并未充分說明及證明上述要素的選擇與組合具有著作權意義上的獨創性和藝術創作高度①（2019）粵0303民初20292號案。。此外，從整體上看，涉案“床”“沙發”設計圖與普通的床、沙發在外形上區別不大，造型設計較為簡單，缺乏藝術性及美感。綜上，根據在案證據，原告訴請保護的“床”“沙發”設計圖缺乏著作權法意義上的獨創性，該圖并不符合《中華人民共和國著作權法實施條例》第二條、第四條第（八）項對美術作品藝術美感、獨創性有所要求，但是對于著作權法而言，不能將其認定為法律意義上的美術作品，原告據此要求被告承擔本案著作權侵權責任的訴訟請求，缺乏事實和法律依據，本院依法不予支持②（2019）粵0303民初26423號案。。

（2019）粵0303民初20189號案認可了家具屬于著作權法保護的圖形作品，雖然被控侵權商品與原告訴請保護作品整體造型基本一致，但是該圖形作品從平面到立體的轉換，不屬于著作權性質的復制③（2019）粵0303民初20189號案。。著作權法規定的復制系以印刷、翻錄、錄音、拓印等方式，將相關作品制作成一份及以上。這里的復制、拓印等便是對美術作品美感以及表達的再現。本案將作品由平面到立體實物的轉換，并未再現原圖形作品中點線面結合的圖形化表達，而是柜體實用性的實現，不屬于著作權性質的復制，故銷售與涉案圖形作品造型相同的柜子，不構成著作權侵權。

（二）肯定式的司法實踐

（2014）房民初字第03083號、（2014）豐民（知）初字第18895號、（2015）蘇知民終字第00037號系列《莫奈》壁紙案。P公司設計了《莫奈》系列壁紙，并通過申請獲得外觀設計專利權，后因未及時繳納專利年費，該專利權提前終止。P公司以《莫奈》壁紙屬于《著作權法》中的美術作品，涉案公司生產銷售的壁紙中使用的圖案與《莫奈》壁紙的圖案相同，侵犯了其對《莫奈》壁紙享受的著作權的侵權事實提起了訴訟①（2014）房民初字第03083號案。②（2014）豐民（知）初字第18895號案。③（2015）蘇知民終字第00037號案。。

法院認為P公司《莫奈》壁紙圖案系將菊花花葉變形組合而成，因此該作品具有獨創性，在我國著作權法當中，屬于法律意義上的美術作品。《莫奈》壁紙圖案同時擁有了外觀設計專利權與著作權兩種不同種類的知識產權，兩種權利并行不悖，《莫奈》壁紙擁有的著作權不因其外觀設計專利權的失效而滅失。

（三）對不同審判結果的司法實踐的思考

由上文司法實踐情況我們不難看出，當外觀設計專利失效之后，相關主體想要根據著作權法獲得后續保護是有一定限制的。首先，需要判斷該外觀設計專利是否符合著作權法意義上的作品。無論是作品的設計圖案，還是將這一作品作為實用藝術，只有滿足著作權法作品要求的構成要件，才能夠獲得相關后續保護。

其次要判定利用行為是否造成著作權法保護的某種權利的侵犯。侵權行為認定呈現紛繁復雜的局面，基本要領是：首先判斷著作權人或鄰接權人享有權利的種類和范圍。其次掌握作品、被控作品的表達形式和特點。再次將兩個作品進行比較是否構成相同或相似。第四是調查是否有接觸或可能接觸的可能性。

二、外觀設計專利權失效后的反不正當競爭保護

專利失效后的外觀設計的反不正當競爭保護是建立在對失效制度和自由競爭（模仿自由）的尊重之上，保護條件更為綜合、全面及嚴苛。

著名的涼茶包裝之爭就是對于專利權已失效的外觀設計請求反不正當競爭法保護的實踐。最具參考價值的要數上海某文具制造有限公司與寧波某文具有限公司一案，前者訴訟后者侵犯自身知識產權。該案經過三次審理，成為當年十大知識產權案件之一。原告上海某文具制造有限公司是知名的中外合資文具制造公司，曾獲得諸多榮譽，例如中國名牌等。在本案件當中，原告主張自身K-35型中性筆的特有裝飾被被告生產的681型水筆仿制，因此構成不正當競爭。訴訟要求為被告停止一切侵權行為，并且要向原告賠償相關損失。在本案一審當中判斷原告勝訴，被告不服再次上訴。理由是有關K-35型中性筆的外觀設計專利已經失效，而裝飾環與筆帽夾作為外觀的一種，不應該再受到法律上的保護。上海市高級人民法院二審審理認為K-35型中性筆的外觀設計應受多重保護。寧波某文具公司不服，又提出再審，在再審過程中雙方當事人達成和解協議。

歸納以上案例，總結有關外觀設計專利權失效后獲得反不正當競爭法獲得保護的應當滿足的客體條件為：

（一）屬于“商業外觀”。結合目前國外立法經驗和我國司法實踐，反不正當競爭法下“商業外觀”是指一個產品完整的外觀以及該產品的圖片，包括大小，材質、形狀，顏色或顏色搭配、圖形，甚至獨有的廣告和市場推廣方式。

（二）具有競爭關系，他人對該設計的使用會導致相關公眾的混淆或者誤認。競爭關系含義非常廣泛，想要確定兩者是否存在市場競爭關系，不會以兩者是否處于同一服務類別或者同一行業作為限制。如果雙方在市場當中存在聯系，其中一方以不正當行為損害了另一方主體合法權益以及經營活動，那么可以認定兩者之間存在競爭關系。并且對競爭關系進行了詳細劃分，主要分為三種，首先為行為人與他人之間存在著直接競爭關系。其次是經營者雖未排擠競爭對手的競爭，但通過不正當競爭手段獲取競爭優勢的行為。最后是以不正當手段破壞他人競爭優勢的行為。

（三）使用該設計的商品必須構成知名商品。反不正當競爭法所稱的知名商品，以其在中國境內為相關公眾所知悉為必要。基于此認定某商品是否屬于知名商品，在此過程中需要結合商品在中國市場上的銷售業績、對象、區域等因素，還要考慮品牌宣傳范圍、程度等，并且結合商品在國外已知名的情況，進行綜合判斷。

（四）該設計具有顯著性；最高院司法解釋第二條針對“顯著性”進行了非常詳實地展開。“區別商品來源”是對“顯著性特征”的一層限定，即該包裝或裝潢不僅是有顯著特征，而且其稍有、罕見的特質是具有能夠讓消費者將其與特定產品來源相聯系的品質。

（五）功能性排除。這種設計既不屬于由商品自身的性質所決定的設計，也不屬于為實現某種技術效果所必需的設計或者使商品具有實質性價值的設計。

通過以上論述，外觀設計專利權失效后的保護是有限度、有條件的，但同時只要失效后的外觀設計具備被其他法律保護的基礎，其可以受到不同制度的交叉保護。