基于提高專利建設成效的專利申請過程管理

儲開春

（常州紡織服裝職業技術學院，江蘇 常州 213164）

我國正邁向建設社會主義現代化國家的新征程。建設現代化國家，創新是第一動力[1]，知識是重要資源。設立知識產權就是開發經濟資源，保護知識產權就是保護創新成果。構造強大的知識產權屏障，是現代化國家建設的必然要求。我國知識產權建設即將迎來新時期的大發展。

專利是知識產權重要的組成部分。知識產權建設的大發展必然迎來專利建設的大發展。專利建設過程多快好省，授權專利屏障安全有效，體現出專利建設的成效。大規模的專利建設，對專利建設成效提出了新要求。圍繞提高專利建設成效規劃和管理專利申請過程，具有重要意義。

一、專利建設的過程

專利包括發明、實用新型和外觀設計。專利建設是指從專利構思開始到獲得專利授權的全部工作。發明專利的簡要建設過程概括如圖1。

圖1 發明專利建設過程

對于實用新型和外觀設計專利，經過申請、受理、分類、初步審查合格后，就能獲得專利授權。對于發明專利，在初步審查合格后，申請人要提出請求進行實質審查，再進入公布和實質審查階段，在實質審查合格后方能獲得專利授權，予以公告。如果申請人在發明專利申請提交3 年內不請求實質審查的，視為申請撤回[2]。

不論是發明還是實用新型或者外觀設計申請，如果在初步審查、實質審查未能合格的，申請人在規定期限內有修改補正機會。修改補正后合格的，繼續專利審查流程或者專利授權流程；修改補正不合格足以駁回的，駁回申請；不按期修改補正的視為申請撤回[2]。專利建設過程中，如果申請人對申請駁回不服，或者其他人對授權的專利申請有異議的，該專利申請還會涉及復審、訴訟等過程。

二、專利建設成效的影響因素與應對策略

（一）專利授權法定事由

專利法規定以下發現發明不授予專利權。一是科學發現、智力活動的規則和方法、疾病的診斷和治療方法、動物和植物品種、用原子核變換方法獲得的物質；二是發明創造的實施有違反法律、社會公德的，或者妨害公共利益；三是依賴遺傳資源完成的發明創造，獲取或者利用該遺傳資源的手段違反法律、行政法規[2]。

在專利申請啟動之前，設置專利申請合法性審查程序，可以有效認識具體的發明創造是否需要申請專利。對于專利法規定的不授予專利權的發明創造，沒有必要啟動專利建設。

（二）新穎性、創造性與實用性

一項發明、實用新型或者外觀設計申請，獲得授權的必要條件是新穎性、創造性、實用性[2]。新穎性、創造性與實用性不足，專利申請難以獲得授權。

依靠全面準確的專利檢索和專利查新，可以較為有效地解決申請的發明創造與現有技術重疊的問題，可以提高申請的新穎性、創造性。在專利申請文件中充分公開申請的新技術特征，充分提煉申請的有益效果，可以提升申請的新穎性、創造性和實用性，增加申請獲得授權機會，提高專利建設成效。

（三）專利申請布局

價值巨大的核心專利，容易遭受專利圍攻。專利侵權在技術上易發于核心專利的權利邊區，在地域上易發于核心專利的潛在市場，在時間上易發于技術和市場的特定開發階段。專利遭受侵權，專利建設成效就大打折扣。

應對專利圍攻的策略是專利布局，即專利權人申請一定數量的與核心專利相關的外圍專利，在申請的技術領域、覆蓋地域和覆蓋時間上合理布局于核心專利周圍，構筑起專利防線、專利領域和專利空間，建設起強大的專利組合，有效保護核心專利。專利布局要有地域、有方向、有節奏，解決何時、何地、何技術、針對誰、申請多少、申請類型、申請主題等問題。在專利爭奪的重要時機、重點地區、重點技術方向構筑專利屏障，有針對性和目的性地打造專利組合，可以發現新的專利申請機會，深入競爭對手的專利權利空白，拓寬己方核心專利的保護空間，鞏固專利屏障，降低專利侵權風險，節約專利建設成本，提高專利建設成效。

（四）權利要求策劃

根據專利申請的實踐經驗，下列做法不失新穎性、創造性和實用性，可以獲得專利授權。一是以現有專利為基礎，減少一個或者多個要素形成新的技術方案，其實施效果與現有專利的實施效果相同或者不同，如果新技術方案具有顯著的有益效果，比如出現新的有用性能，或者在實施效果相同的前提下更加節約、更加簡便，更加生態；二是以現有專利為基礎，替換一個或者多個要素形成新的技術方案，如果新技術方案的替換要素在功能上、在解決問題上、在實現效果上與現有專利不同，需要同行專業人員的創造性勞動才能做出；三是以現有專利為基礎，增加一個或者多個要素形成具有新穎性和創造性的新技術方案。最后一種做法獲得的專利授權在實施時依賴于前一專利，可以運用專利法的強制許可條文，最終形成前后專利權人的交叉許可。

以上情況提示出一種專利建設思路，就是對現有專利的技術特征進行刪減，刪減后可以增加或者不增加新的技術特征，都能獲得專利授權。如果對現有專利的技術特征不予刪減，只是增加新的技術特征，也可以獲得專利授權，再通過交叉許可予以實施。因此，恰當的權利要求策劃，合適的新技術特征描述，可以在一定程度上規避現有專利，增加申請獲得授權機會，提高專利建設成效。

三、專利申請過程的管理方法

專利申請過程是指從專利構思開始到申請文件形成的全過程。從專利建設的過程來看，申請階段是專利申請人能夠自主把握的階段。從專利建設成效的影響因素看，是否申請、如何申請等專利申請策略和行為舉足輕重。

（一）專利申請過程

綜合專利建設成效的主要影響因素和應對策略，建議圖2 所示的專利申請工作流程。

圖2 專利申請的工作流程

合法性審查在啟動專利申報之前，對照專利法和專利法實施細則進行。對于專利法規定的不授予專利權的發明創造，不必要啟動專利建設，避免浪費專利建設資源。

專利挖掘的目的是為了專利布局提供足夠數量的外圍專利。專利挖掘是在研發項目、市場需求、日常生活等方面發現問題和解決問題的基礎上，形成發明思路，通過技術分析、專利檢索、專利構造風險判定、權利規避設計、新技術特征概括提煉來挖掘發明點。專利挖掘以專利布局思想為指導,圍繞核心技術展開，針對特定技術主題進行，通過專利分析法、創新系統工程法（TRIZ）[3]或者頭腦風暴法來獲得一定數量的發明構思。隨著專利挖掘的深入，不斷發現新的專利申請機會，專利布局思想不斷演進，產生新的專利挖掘需求。因此，專利挖掘與專利布局之間有一個迭代更新的相互作用機制。

專利檢索是保證專利挖掘成果具有新穎性和創造性的必要手段。專利挖掘的新技術特征或者發明點，必須是超出專利檢索范圍之外的新創造技術特征。因此，專利挖掘與專利檢索之間也有一個迭代更新的相互作用機制。

技術交底書的任務是清楚闡述技術問題和發明點。技術交底書是發明人與專利代理人之間溝通創新思想的工具，是專利代理人撰寫和修改專利申請文件的依據。

專利申請分級的目的在于合理確定申請的專利類別，使得專利的布局定位、申請成本、申請風險、保護難度與保護期限得到規劃與控制，提高專利構建的成效。對技術交底書闡述的技術，根據其重要性、成熟度、替代性、生存期以及行業企業關聯度等因素進行價值評估，劃分專利申請等級。

經過專利挖掘和專利申請分級，同一技術主題獲得了數量較多、價值各異的專利申請，在此基礎上對原初的專利布局思想加以修正，可以獲得更好的專利布局效果。專利布局調整修正后，進入專利文件撰寫階段。

專利申請檢查主要檢查擬提交的專利申請文件，也包括申請人與專利代理機構之間溝通聯絡的技術交底書和交流信函。專利申請檢查是專利申請人控制專利申請質量的手段，也是專利申請人考核專利代理機構的過程。專利申請文件的質量關系專利申請能否獲得授權，關系獲得專利授權范圍的大小。專利申請審查通過的專利申請文件，可以向國家專利局提交。

（二）申請過程的各階段管理方法

1.專利挖掘

首先，對特定技術主題列出專利挖掘的新技術特征，對于每一個新技術特征，要列出具體創新發明點。一般地，一項專利挖掘的新技術特征和發明點不必太多。如果挖掘的新技術特征和發明點比較多，需要把這些新技術特征和發明點拆分組合成幾個專利申請。其次，如果檢索到的專利技術特征與新創造的技術特征有所類似，則要制作發明點清單，針對這一新技術特征記錄現有專利的專利號及其技術方案，挖掘并記錄現有技術方案與創新發明點在技術、作用、效果上的明顯區別，確保挖掘的新技術特征或者發明點是超出專利檢索范圍之外的新創造技術特征。專利挖掘要運用框圖、表格等管理工具，顯化新技術特征與創新發明點之間的邏輯關系，顯化發明點與現有技術在技術、作用、效果上的明顯區別。

2.專利檢索

專利檢索要從查全率、查準率兩個方面對專利檢索流程進行標準化管理。

在查全率方面，首先要制定檢索策略，形成檢索計劃。要從關鍵詞、申請人、分類號等多角度開展檢索。關鍵詞檢索要拓寬同一關鍵詞的檢索詞匯，包括關鍵詞的上位詞和下位詞、同義詞和近義詞、不同語種的詞匯，不同翻譯的詞匯，不同表達方式的詞匯，不同字符輸入方式的詞匯，以及關鍵詞的組合。申請人檢索要泛化申請人名稱，包括申請人名稱的不同語種、同一語種的不同翻譯、母公司名稱、子公司名稱、分公司名稱等。分類號檢索要比較不同分類體系的優點與不足，選擇較為適宜的一個或幾個分類體系分別檢索。由于泛化的關鍵詞比較多，要對泛化關鍵詞按照技術特征分類組塊，把技術特征塊和分類號兩者按邏輯“或”加以合并形成檢索塊進行“塊檢索”，再把各個“塊檢索”結果按照邏輯“與”來合并進行檢索，以便提高檢索效率。

在查準率方面，要對以上檢索結果加以評價。一般而言，上述追求查全率的做法總會得到許多與技術主題無關的檢索結果，評價的目的就是盡量去除其中無關的檢索結果。評價的方法是，運用關鍵詞檢索、分類號檢索和標題檢索的結果與上述檢索結果加以比對，識別檢索噪音，去除有關的噪音關鍵詞、噪音分類號或者噪音標題后，重新檢索，獲得最終檢索結果。

3.技術交底書

創新是人類思想的幽靈，生滅剎那，飄忽無常，是人類知識的異鄉，難以呈現，困于表達，專利挖掘完成后，要形成技術交底書。技術交底書的任務是清楚闡述技術問題和發明點，清楚記錄發明思路、規范專利申請操作、提高申請文件質量。在專利挖掘產生的發明點清單里，有關新技術特征、現有專利的專利號及其技術方案、現有技術方案與創新發明點在技術、作用、效果上的明顯區別等記錄，是技術交底書撰寫的重要依據。

技術交底書是具有一定規范的文件，由發明主題、技術領域、背景技術、現有技術及其缺陷、本申請發明點與技術改進點、具體實施方式、有益效果、附圖和附圖說明等部分構成。撰寫上，一是詳細描述新技術方案，結合圖表說明新技術方案如何實現，達到專業人員可以實施的程度，不能只講原理，不能只介紹功能。二是明確新技術方案與已有技術之間的區別，明確希望保護的關鍵技術要點。三是對現有技術未做改進的步驟或組成部分只做簡略介紹，以便突出關鍵發明點。四是注意有益效果與發明目的、發明內容之間的關聯呼應，盡可能采用客觀、定量方式闡述，不得有詆毀或者吹捧的語氣。五是對申請的新技術特征與已有技術特征的區別點，按照對于發明目的的影響程度加以排序，按照重要程度先后列出。六是文件的附圖格式要規范，使用中文描述，圖中的技術術語要與文件術語一致，避免彩色附圖。

技術交底書的行文，如果需要從產品和方法兩個角度描述新技術方案，就要分別描述，避免把產品和方法糅合敘述。要豐富技術細節，盡可能擴展實施例，充分挖掘技術細節的等同替代。要善用數據、表格、框圖、示意圖、流程圖表達新技術方案、關鍵發明點和顯著的有益效果。技術交底書的許多內容都會體現于專利說明書中，撰寫時盡量貼近專利說明書的寫作規范，能夠促進發明人與專利代理人之間的有效溝通。技術交底書撰寫結束后，要由知識專務（IPR）[3]加以完善，進一步核定創新性，再轉入專利申請分級。

4.專利申請分級

專利申請分級是從企業戰略、技術價值以及市場保護等方面出發，對技術交底書闡述的技術進行價值評估，需要組織知識產權人員、研發主管和研發人員、市場人員參加。要形成標準化的專利申請分級流程，預先整體規劃分級要素，采用制式表格的形式，把分級要素逐項逐條列出，賦權評分。為了提高專利申請分級人員的參與效果，要對市場人員、研發工程師開展專利基礎知識培訓，要組織專利工程師參加專利部門與研發部門的業務互動，研討典型申請案例，相關領導和知識專務（IPR）要切實承擔起專利申請分級工作的領導責任。

5.專利申請文件

提交的專利申請文件必須齊全，由專利請求書、專利說明書及其附圖、說明書摘要及其摘要附圖、權利要求書，以及其他視情需要的附件組成[2]。專利申請文件的各個組成部分是相互聯系、邏輯嚴密的有機整體。其中，專利說明書和權利要求書最為重要。

權利要求書載明的專利保護范圍，是未來專利侵權案件判決的法律依據，專利說明書則是侵權訴訟時解釋權利要求的輔助手段[2]。權利要求書和專利說明書還是專利審查中對專利申請文件修改的依據[4]，需要十分認真對待。

（1）專利說明書的撰寫

專利法實施細則對發明專利說明書有明確的內容、結構、順序的撰寫規定[4]，具體概括如表1。專利說明書必須按照上述內容、結構、順序撰寫，公開充分，描述具體，語義準確，措辭適宜，語體客觀。

表1 發明專利說明書的組成、結構、順序及內容

例如，發明的技術領域是新技術方案所屬或者直接應用的具體技術領域，不是上位領域或者相鄰領域，也不是發明或者實用新型本身，要參照國際專利分類表加以確定。再如，背景技術是對發明或者實用新型的理解、檢索和審查有用的一項或者多項現有技術，引證的現有技術要注明出處。要簡要說明現有技術的主要結構、原理、技術特征，指出其存在的主要問題，這些主要問題特指與本發明已解決的問題相關聯的問題，而不是其他無關的任何問題。描述現有技術存在的問題時不得使用誹謗性語言詆毀現技術。又如，有益效果要真實、清楚、客觀，不得使用廣告性語言夸贊新發明或者實用新型。

專利說明書的某一意思得到某種簡潔準確的表達后，后續文中涉及到該意思時，應該使用那種準確表達，不要因為文字機械、呆板、重復而變換說法。其他專利文件中的一些慣用語句，通常具有精準表達的作用，應當盡量套用，不必避嫌抄襲。

對專利說明書公開充分的要求，由專利說明書的技術方案和具體實施方式來體現。要求數據真實，同行可重現，舉例必須覆蓋權利空間的邊界和內部，數量充足，大體等距分布。例如，對于產品專利，舉例要描述產品的機械構成、電路構成或者化學成分，說明各個部分的相互關系；對于可動作的產品，如果只描述構成不足以獲得同行專業人員理解并重現，就要描述動作過程或者操作步驟；對于方法專利，要描述操作步驟以及由操作參數或者操作參數范圍表示的工藝條件。

專利申請文件修改的基本規則是修改不增補，即申請文件在修改后不得出現新描述。修改不增補規則一方面能促進申請文件公開充分，另一方面也增加了專利申請文件的修改難度。為了最大限度保持申請文件修改的靈活性，對于優選的工藝條件有數值區間的，不宜僅僅從文字簡潔的角度出發，簡單寫出實施區間和優選區間的上下限，建議采用雙向敞口寫法，即根據一種具體的實際制約給出最低邊界和優選的最低邊界，再根據另一種具體的實際制約給出最高邊界和優選的最高邊界。

（2）權利要求書的撰寫

權利要求書中的權利要求必須以專利說明書為依據，簡要清楚[2]。獨立權利由前序部分和特征部分組成[4]。獨立權利要用較少的技術特征，適當寬泛的措詞含義撰寫，爭取達成最寬的保護范圍。撰寫時從專利說明書的技術方案部分直接復制最為可靠，以免表述不同帶來語義差異而影響公開充分，或者削弱專利說明書輔助解釋權利要求書的力量。從屬權利由引用部分和限定部分組成[5]。從屬權利首先是要具有獨立權利的所有技術特征，其次是通過對獨立權利的技術特征加以限定或者增加，使得獨立權利的技術特征更為具體，其保護范圍落在獨立權利的保護范圍之內。

6.專利申請檢查

專利申請檢查要前置到技術交底書撰寫和專利申請文件撰寫的過程中。要結合撰寫技術交底書、撰寫專利申請文件和檢查專利申請文件等環節做必要的專利查新，防止創新點與已有技術重疊。專利申請檢查要形成標準化的檢查流程，要預先整體規劃檢查事項，采用制式表格或者檢查記事簿的形式，把需要檢查的事項逐項逐條列出，例如創新點描述是否準確、公開是否充分、說明書是否有泄密、權利要求概括是否合適、是否有駁回申請的法律條款相關事項、語句是否通順、文字符號是否正確、圖表與文字描述聯系是否明確、圖表是否規范等，逐項逐條檢查。專利申請檢查要吸收研發工程師、專利工程師、相關領導和知識專務（IPR）參加。專利申請文件提交前，要經過專利工程師初步檢查、研發工程師確認檢查、其他相關人員職責檢查，最后由知識專務（IPR）復核檢查幾個步驟。

四、結論

世界已經進入知識經濟時代，技術創新對產品質量升級有顯著正向作用[5]，占據知識高地是現代化國家建設的標志性成就。大力提升知識產權創造質量，是2021 年知識產權八項重點工作之一[6]。對專利申請過程進行科學管理，弄清專利的申請策略和過程管理與專利授權風險、專利保護風險之間的關系，改進專利申請策略和申請過程，運用好專利保護的主動權，可以提高專利申請的授權機會，鞏固專利授權，降低專利保護風險，提高專利建設的成效。