《專利審查指南》修改背景下發(fā)明專利分案申請中的若干特殊情形探討

孟 函 張 林

一、引言

為適應(yīng)新技術(shù)快速發(fā)展的需要，回應(yīng)創(chuàng)新主體對審查規(guī)則和審查模式的新訴求，提高專利審查質(zhì)量和審查效率，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布第328 號公告，對《專利審查指南》部分章節(jié)進(jìn)行修改，該修改于2019年11 月1 日起施行（以下簡稱“新規(guī)定”）。此次修改關(guān)于發(fā)明專利申請初步審查相關(guān)的三條修改內(nèi)容中，有兩條都是涉及分案申請的，對分案相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。

《專利審查指南》原有關(guān)于分案申請的規(guī)定（以下簡稱“原規(guī)定”），對于一申請分案后再分案，在某些情形下不僅存在理解上的歧義，而且實踐中還會出現(xiàn)無限分案和惡意分案的情形。本文將從《專利審查指南》有關(guān)分案申請相關(guān)規(guī)定修改前后對比以及修改目的入手，結(jié)合具體案例，從分案申請的遞交時機(jī)、申請人和發(fā)明人相關(guān)內(nèi)容等三個方面進(jìn)行分析，以期幫助申請人、專利代理師更加準(zhǔn)確地理解修改后的分案申請規(guī)則。

二、分案新舊規(guī)定對比分析

（一）關(guān)于分案再分案的遞交時機(jī)

1.修改對比

新舊規(guī)定中關(guān)于分案再分案遞交時機(jī)的對比如表1 所示。

表1 關(guān)于分案再分案遞交時機(jī)的修改對比

根據(jù)原規(guī)定，對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請審核；因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。對于此種除外情況，申請人再次提出分案申請的同時，應(yīng)當(dāng)提交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復(fù)印件。

而新規(guī)定明確指出，因?qū)彶閱T發(fā)出分案通知書或?qū)彶橐庖娡ㄖ獣兄赋龇职干暾埓嬖趩我恍缘娜毕荩暾埲税凑諏彶閱T的審查意見再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間應(yīng)當(dāng)以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎(chǔ)審核。

2.具體分析

原規(guī)定中提到的“除外情況”（即針對分案再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交日根據(jù)原申請審核不符合規(guī)定的），再次分案的遞交日不再根據(jù)原申請審核，主要是從維護(hù)申請人權(quán)益的角度出發(fā)，因為存在以下情況：即審查員指出分案申請存在單一性缺陷而再次提出分案申請時，原申請已授權(quán)或已失效。但由于此“除外情況”對再次提出分案的時機(jī)規(guī)定并不明確，導(dǎo)致在實踐中存在理解上的不一致，主要有兩種不同的觀點：一種認(rèn)為只需要提交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復(fù)印件，就不需要再審核針對的分案申請的狀態(tài)；另一種則認(rèn)為既需要提交相關(guān)復(fù)印件，也需要審核針對的分案申請的狀態(tài)。

新規(guī)定則進(jìn)一步明確了《專利法實施細(xì)則》第42 條中對分案申請的遞交時間的規(guī)定，即“再次提出分案申請的遞交時間應(yīng)當(dāng)以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎(chǔ)進(jìn)行分案”。從再次分案的本質(zhì)來說，它雖是原申請的部分內(nèi)容，但卻是從針對的分案申請中分出來的。新規(guī)定更加清晰地界定了再次分案的分案時機(jī)和分案基礎(chǔ)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)針對的分案申請的狀態(tài)進(jìn)行審核，有效消除了原規(guī)定所產(chǎn)生的分歧，統(tǒng)一了認(rèn)識，明確了審查標(biāo)準(zhǔn)。與此同時，為進(jìn)一步落實國務(wù)院“放管服”改革的決策部署，簡化了再次提出分案申請的手續(xù)，減輕了申請人提交相關(guān)文件的負(fù)擔(dān)。

3.典型案例

原申請A 申請日為2013 年6 月3 日，授權(quán)日①授權(quán)日：指授予專利權(quán)通知書和辦理登記手續(xù)通知書的發(fā)文日，本文中出現(xiàn)的授權(quán)日均指此意。為2018 年10 月2 日。

2016 年2 月17 日申請人主動要求分案，在符合分案提交時機(jī)的情況下提交了分案申請B，信息如下：分案B 提交日為2016 年2 月17 日，授權(quán)日為2019年5 月5 日。

由于分案申請B 審查員曾發(fā)出指明了單一性缺陷的審查意見通知書，因此申請人再次提出分案申請C，信息如下：再次分案C 提交日為2019 年9 月4 日。

原申請A 于2018 年10 月2 日發(fā)出授予專利權(quán)通知書，其分案申請B 于2019 年5 月5 日發(fā)出授予專利權(quán)通知書，申請人再次提出分案申請C，根據(jù)該申請的原申請A 進(jìn)行審核，申請人可以在收到授予專利權(quán)的通知書之日起2 個月內(nèi)(即最晚于2018 年12 月17 日）提交分案申請，該申請的遞交時機(jī)明顯不符合上述規(guī)定。

在這種情況下，根據(jù)原規(guī)定要求，由于分案申請B 審查員曾發(fā)出指明了單一性缺陷的審查意見通知書，有觀點認(rèn)為無需再審核針對的分案申請B 的狀態(tài)，此再次分案申請C 成立；有觀點則認(rèn)為仍需審核針對的分案申請B 的狀態(tài)，即申請人必須在收到分案申請B 授予專利權(quán)通知書之日起兩個月內(nèi)（即最晚于2019 年7 月20 日）再次提出分案申請C，故針對此再次分案申請C 應(yīng)當(dāng)發(fā)出分案視為未提出通知書。由此可見，原規(guī)定的表述易造成理解上的不一致。

如果根據(jù)新規(guī)定，“再次提出分案申請的遞交時間應(yīng)當(dāng)以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎(chǔ)進(jìn)行分案”，則處理方式唯一且明確，即上述再次分案申請C 必須在分案申請B 收到授予專利權(quán)通知書兩個月內(nèi)（即最晚于2019 年7 月20 日）提出，以上案例必須針對再次分案申請C 發(fā)出分案申請視為未提出通知書。

從簡化手續(xù)來說，由于分案申請B 審查員發(fā)出過涉及單一性缺陷的審查意見，按照新規(guī)定，再次分案申請C 只要在符合分案提交時機(jī)的情況下提交，無需再提交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復(fù)印件，這無疑減輕了申請人提交相關(guān)文件的負(fù)擔(dān)。

總地來說，新規(guī)定關(guān)于分案再分案遞交時機(jī)的修改，使得分案再分案的申請時間和申請基礎(chǔ)得以明確，有利于正確引導(dǎo)申請人及時提出分案，同時簡化了申請手續(xù)，使流程更加嚴(yán)謹(jǐn)高效。

（二）關(guān)于分案申請人的規(guī)定

1.修改對比

新舊規(guī)定中關(guān)于分案申請人的相關(guān)對比如表2所示。

表2 關(guān)于分案申請人的修改對比

原規(guī)定指出分案申請的申請人應(yīng)當(dāng)與原申請的申請人相同，不相同的，應(yīng)當(dāng)提交有關(guān)申請人變更的證明材料。

新規(guī)定則明確了有資格提出分案申請的申請人應(yīng)當(dāng)是提出分案申請時原申請的申請人，針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖纳暾埲藨?yīng)當(dāng)是該分案申請的申請人。

2.具體分析

根據(jù)原規(guī)定，分案申請的申請人應(yīng)當(dāng)與原申請的申請人相同，不相同的，應(yīng)當(dāng)提交有關(guān)申請人變更的證明材料。在審查實踐中，分案申請的申請人與原申請的申請人不同時，分案申請人一般不會通過提交“著錄項目變更申報書”來完成權(quán)利轉(zhuǎn)移，而是提交由雙方簽字的轉(zhuǎn)讓證明。如果有惡意分案的情形出現(xiàn)，即以上證明材料并非原申請的申請人真實意思的表示，就會導(dǎo)致原申請的申請人并未獲知其分案申請的情況下，審查員就已向分案申請的申請人發(fā)出了發(fā)明專利申請初步審查合格通知書，損害了原申請的申請人的利益。

新規(guī)定明確有資格提出分案申請的申請人應(yīng)當(dāng)是提出分案申請時原申請的申請人，針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖纳暾埲藨?yīng)當(dāng)是該分案申請的申請人。也就是說，只能由原申請的申請人提交分案申請，而當(dāng)需要變更分案申請的申請人時，則必須辦理著錄項目變更手續(xù)，且必須于分案申請?zhí)峤蝗罩稗k理完成原申請的著錄項目變更手續(xù)，使其與分案申請的申請人一致，這更符合《專利法》第10 條的規(guī)定，能更有效地保障申請人的利益。

3.典型案例

原申請A 申請日為2017 年6 月3 日，原申請A申請時申請人為 XX 器械有限公司，原申請A 變更的申請人為王XX。

2020 年1 月20 日申請人主動要求分案，在符合分案提交時機(jī)的情況下提交了分案申請B，信息如下：分案B 提交日為2020 年1 月20 日，分案B 申請人為 XX 科技有限公司 。

分案申請B 申請人和原申請A 不一致。分案審查日（2020 年3 月30 日）和分案提交日（2020 年1月20 日）均在原申請著錄項目變更手續(xù)合格通知書發(fā)文日（2020 年1 月17 日）之后，即在分案提交和審查時，原申請的申請人變更已生效，從“XX 器械有限公司”變更為“王XX”。

根據(jù)原規(guī)定，“分案申請的申請人應(yīng)當(dāng)與提出分案申請時原申請的申請人相同”。故初審審查員針對該分案申請B 發(fā)出補(bǔ)正通知書，指出“該分案申請的申請人“XX 科技有限公司”與原申請的申請人“王XX”不一致，不符合《專利法實施細(xì)則》第42 條的規(guī)定。根據(jù)新規(guī)定，分案申請的申請人應(yīng)當(dāng)與提出分案申請時原申請的申請人相同。針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖纳暾埲藨?yīng)當(dāng)與該分案申請的申請人相同。不符合規(guī)定的，分案申請視為未提出。

假設(shè)該分案申請B 提交日在原申請A 著錄項目變更手續(xù)合格通知書發(fā)文日之前，即在分案申請?zhí)峤粫r原申請A 申請人變更尚未生效，仍為“XX 器械有限公司”，該分案申請的申請人“XX 科技有限公司”依然與其不一致。除非申請人針對此補(bǔ)正通知書進(jìn)行答復(fù)，陳述兩個名稱實為同一申請人更名前后的不同名稱，并提交相應(yīng)的證明材料如工商部門出具的企業(yè)更名的證明文件、加蓋企業(yè)更名后公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等，否則該分案申請B 將視為未提出。

從上述案例延伸思考，總結(jié)來看，在分案申請（或再次分案申請）遞交時，其申請人與原案（或針對的分案申請）的申請人分別為個人（如張某）和單位（如A 公司），或分別為不同的個人時（如張某和王某），分案均將視為未提出；只有當(dāng)分案申請（或再次分案申請）的申請人與原案（或針對的分案申請）的申請人為同一個人（如張某），或同一單位（如A 公司），又或雖為不同名稱的公司（如分別為A 公司和B 公司）、但申請人可證明其實際為同一單位更名前后的不同名稱時，分案申請（或再次分案申請）的申請人才符合新規(guī)定的要求。

值得注意的是，由于受理階段并不會對分案申請的申請人與原申請的申請人是否相同進(jìn)行審查，故申請人繳納申請費(fèi)后，案件即可進(jìn)入初審階段。而當(dāng)初審員一旦發(fā)出分案申請視為未提出通知書，分案申請即結(jié)案，可能會給申請人造成難以挽回的損失。如果申請人重新再次提交分案申請，一方面，可能會延誤分案申請的遞交時機(jī)；另一方面，也要重新繳納申請費(fèi)。由此可見，《專利審查指南修改》后，在分案申請（或再次分案申請）提交之前，確保分案申請的申請人與原申請（或針對的分案申請）的申請人一致，對申請人來說就至關(guān)重要。

（三）關(guān)于分案發(fā)明人的規(guī)定

1.修改對比

新舊規(guī)定中關(guān)于分案發(fā)明人的相關(guān)對比如表3所示。

表3 關(guān)于分案發(fā)明人的修改對比

原規(guī)定指出，分案申請的發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是原申請的發(fā)明人或者是其中的部分成員。

新規(guī)定進(jìn)一步補(bǔ)充明確，再次分案申請的發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是該分案申請的發(fā)明人或者是其中部分成員。

2.具體分析

原規(guī)定中對分案申請發(fā)明人的規(guī)定，其出發(fā)點是為避免因分案程序損害真正發(fā)明人的利益。發(fā)明人是對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人，發(fā)明人的署名權(quán)是一種人身權(quán)，它來源于發(fā)明人的智力勞動，具有排他性及不可讓與性，一件專利申請的發(fā)明人不應(yīng)在不同程序中而出現(xiàn)不合理的變化。

新規(guī)定明確增加了“再次分案申請的發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是該分案申請的發(fā)明人或者是其中部分成員”的規(guī)定，從立法本意上來說無疑是更加嚴(yán)謹(jǐn)了。

3.典型案例

原申請A 申請日：2014 年11 月4 日，原申請A發(fā)明人：蘆X、柳X、賈X、孫XX、鞏X、劉X、冉XX。

2015 年2 月3 日申請人主動要求分案，在符合分案提交時機(jī)的情況下提交了分案申請B，信息如下：分案B 申請日為2015 年2 月3 日，分案B 發(fā)明人為賈X、孫XX、鞏X、劉X、冉XX。

2015 年5 月28 日申請人再次主動要求分案，在符合分案提交時機(jī)的情況下提交了再次分案申請C，信息如下：再次分案C 提交日為2015 年5 月28 日，再次分案C 發(fā)明人為蘆X、柳X。

根據(jù)原規(guī)定，分案申請和再次分案申請的發(fā)明人都應(yīng)當(dāng)是原申請的發(fā)明人或者是其中的部分成員。以上分案申請B 的發(fā)明人是原申請A 發(fā)明人的一部分；同時再次分案申請C 的發(fā)明人也只需考慮原申請A的情況，而無需考慮針對的分案申請B 的情況，故再次分案申請C 的發(fā)明人也是原申請A 發(fā)明人的一部分，符合規(guī)定。

假設(shè)分案申請C 是2019 年11 月1 日之后提交的申請且符合遞交時機(jī)，需要按照新規(guī)定對申請人進(jìn)行審查，那么再次分案申請的發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是該分案申請的發(fā)明人或者是其中部分成員，即再次分案申請C 的發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是分案申請B 的發(fā)明人或是其中部分成員。從審查系統(tǒng)的顯示來看，再次分案申請C 發(fā)明人和分案申請B 完全不一致。再次分案申請C 提交日（2015 年5 月28 日）在分案申請B 著錄項目變更手續(xù)合格通知書發(fā)文日之前，即再次分案申請C 提交當(dāng)天，分案申請B 的發(fā)明人變更尚未生效，而著錄項目變更之前分案申請B 的發(fā)明人為“柳X、付XX、謝XX、趙XX、王XX、平XX”，故再次分案申請C 的發(fā)明人“柳X”是分案申請B 的發(fā)明人之一，而“蘆X”不是，不符合新規(guī)定。因此，在新規(guī)定的要求下，初審審查員應(yīng)當(dāng)針對該分案申請C 發(fā)出補(bǔ)正通知書，指出再次分案申請C 發(fā)明人“蘆X”不是分案申請B的發(fā)明人之一。申請人主要可通過兩種方式補(bǔ)正：一種是以著錄項目變更的方式變更分案申請B 或再次分案申請C 的發(fā)明人；另一種是以答復(fù)補(bǔ)正的方式提交由全體申請人以及變更前全體發(fā)明人簽章的證明，使發(fā)明人符合新規(guī)定。

三、總結(jié)及建議

分案制度是專利制度中的一項重要內(nèi)容，其立法宗旨是給因不符合單一性原則或在申請人由于疏忽未將其發(fā)明創(chuàng)造予以保護(hù)的情況提供救濟(jì)手段。原規(guī)定中的個別漏洞在一定程度上給予了無限分案甚至惡意分案的可能性。新規(guī)定對分案申請審查所做出的相關(guān)修改，一定程度上限制了某些無限分案，尤其對分案再分案的提出時間和提出基礎(chǔ)等進(jìn)行了更明確化和清晰化的界定。

總體來說，根據(jù)新規(guī)定，對于2019 年11 月1 日（含當(dāng)日）之后提交的分案申請案件，建議申請人或?qū)＠韼煾裢庾⒁猓旱谝唬P(guān)于遞交時機(jī)，分案申請的遞交時間應(yīng)當(dāng)以原申請為基礎(chǔ)，因存在單一性缺陷按照審查意見再次提出分案申請的，遞交時間應(yīng)當(dāng)以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎(chǔ)。第二，關(guān)于申請人，有資格提出分案申請的申請人應(yīng)當(dāng)是提出分案申請時原申請的申請人，針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖纳暾埲藨?yīng)當(dāng)是該分案申請的申請人。第三，關(guān)于發(fā)明人，分案申請的發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是原申請的發(fā)明人或者是其中部分成員，再次分案申請的發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是該分案申請的發(fā)明人或者是其中部分成員。

建議申請人或?qū)＠韼熤匾暦职干暾埮c其本質(zhì)的單一性原則的內(nèi)在一致性關(guān)系，嚴(yán)格遵守新規(guī)定，根據(jù)案件的實際情況及時提出分案申請，同時避免出現(xiàn)錯過分案申請遞交時機(jī)、或因申請人、發(fā)明人不符合規(guī)定而出現(xiàn)重新提交分案申請時機(jī)的喪失、且再無后續(xù)補(bǔ)救措施等嚴(yán)重后果，既可享受修改后的新規(guī)定帶來的申請便利及利益保障，又謹(jǐn)慎、規(guī)范地使用分案制度，努力維護(hù)申請人與社會公眾之間的利益平衡。