專利申請文件滿足公開充分要求的相關(guān)思考

徐菲 甄婉璐

摘要：本文分析了專利法第26條第3款的立法宗旨，考察了其在審查實(shí)踐中的適用現(xiàn)狀及其利弊，從立法宗旨出發(fā)研究了實(shí)審過程中涉及充分公開的相關(guān)審查意見的合理性，總結(jié)了在實(shí)審過程中適用專利法第26條第3款的時(shí)機(jī)，提出了對涉及公開不充分瑕疵的發(fā)明專利申請的處理建議。

關(guān)鍵詞：第26條第3款;充分公開;立法宗旨;補(bǔ)交證據(jù)

中圖分類號：G306文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-5168（2020）33-0056-04

1 引言

在目前的審查實(shí)踐中，專利法第26條第3款（以下簡稱法26條3款）被使用的頻率較高，相當(dāng)一部分申請人、代理人和審查員對該法條的適用條件和尺度把握感到困惑。不同的發(fā)明專利申請具體案情千差萬別，而專利法和審查指南只是對其做了相對較為上位和概括性的說明，缺乏明確和具體的判斷標(biāo)準(zhǔn)。因此，本文從該法律條款的立法宗旨出發(fā)，試圖分析并闡明其立法本意、所約束的范圍以及對申請人答復(fù)的處理。

2 法26條3款的立法宗旨

就法第26條第3款而言，其立法宗旨至少體現(xiàn)了三層含義。一是公開換保護(hù)，申請人必須向社會公眾充分公開其發(fā)明的技術(shù)方案，這是其獲得專利權(quán)的前提條件和必要基礎(chǔ);二是付出與收益平衡，通過授予專利權(quán)使得申請人獲得的潛在收益的范圍與申請人通過公開專利技術(shù)而產(chǎn)生的對公共利益的貢獻(xiàn)相匹配;三是通過向公眾公開發(fā)明的技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)科學(xué)技術(shù)知識的傳播，將每個(gè)發(fā)明人的研究成果轉(zhuǎn)換為人類知識寶庫的一部分。

而如果將整部專利法做為一個(gè)整體來看，專利法第1條也開宗明義的指出，其立法宗旨是為了鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。脫離這一立法宗旨孤立地去理解專利法律條款，則有可能失之偏頗，會導(dǎo)致法律條款被機(jī)械或者片面地執(zhí)行。在審查實(shí)踐中判斷一件專利申請是否應(yīng)該收到公開不充分的質(zhì)疑，應(yīng)該從專利法的立法宗旨出發(fā)，考量審查意見是否能夠體現(xiàn)專利法的立法宗旨。

3 審查實(shí)踐中法26條3款的適用現(xiàn)狀

3.1 審查意見中涉及法26條3款的頻次較高

統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，在發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查中使用法26條3款的情況較為突出。以化學(xué)領(lǐng)域高分子發(fā)明為例，選取一段連續(xù)時(shí)間內(nèi)的800余件結(jié)案案件為樣本，其中涉及公開不充分的案件約占案件總量的6.3%。雖然這個(gè)比例給人直觀感受并不高，其絕對值低于其他如新穎性、創(chuàng)造性和不支持條款出現(xiàn)的頻率，但是在使用公開不充分法條時(shí)，案件的授權(quán)比例明顯低于其他條款，僅為25%左右，可見涉及公開不充分的審查意見對申請人殺傷力較大。另一方面，在涉及公開不充分缺陷的案件中，國內(nèi)申請約占87%，國外申請僅占13%，國內(nèi)申請的比例明顯高于國外申請。而國內(nèi)申請涉及公開不充分的案件的授權(quán)率僅為24.4%，也低于國外申請的授權(quán)率。

3.2 一旦被質(zhì)疑充分公開則幾乎無回旋余地

除了涉及充分公開的審查意見出現(xiàn)頻次偏高之外，對于受到公開不充分質(zhì)疑的專利申請通常也很難通過修改或意見陳述克服缺陷。根據(jù)專利法第33條的規(guī)定，申請人對說明書的修改有著嚴(yán)格的限制，不能超出原申請文件公開的范圍，不能引入超出原申請文件的新的技術(shù)信息。申請人一旦受到公開不充分的質(zhì)疑，就需要通過補(bǔ)充新的技術(shù)信息來克服缺陷，通過補(bǔ)充新的技術(shù)信息使得原本不清楚和不完整的技術(shù)方案變得清楚、完整。但是對公開不充分的缺陷的修補(bǔ)和修改不能超范圍的要求是一對矛盾，補(bǔ)充新的技術(shù)信息必然會超出元申請文件記載的范圍，使得申請人面對公開不充分的質(zhì)疑左右為難。

3.3 補(bǔ)交證據(jù)通常于事無補(bǔ)

此外，申請人通過補(bǔ)交證據(jù)的方式來克服公開不充分的缺陷也非常困難。常見證據(jù)有三類：一類是申請日前的公開出版物;一類是申請日后的公開出版物;第三類是試驗(yàn)數(shù)據(jù)。對于申請日前的公開出版物，雖然審查員接受起來相對容易，但是由于具備新穎性和創(chuàng)造性的發(fā)明本身就難以在現(xiàn)有技術(shù)中檢索到證據(jù)，實(shí)際上和發(fā)明點(diǎn)相關(guān)的缺陷也不大可能通過提高申請日前公開出版物證據(jù)而克服公開不充分的缺陷。只有當(dāng)說明書撰寫本身并無任何問題的情況下，僅僅由于審查員個(gè)人認(rèn)知問題而導(dǎo)致對個(gè)別術(shù)語或技術(shù)理解不準(zhǔn)確，申請人通過提交申請日前的出版物幫助審查員了解現(xiàn)有技術(shù)并獲得正確的認(rèn)知，此時(shí)才有可能通過提交申請日前的出版物克服缺陷。對于申請日后的公開出版物和試驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查員多數(shù)情況下不予接受。

4 涉及充分公開的審查意見與立法宗旨的辯證關(guān)系

4.1 實(shí)審階段過多使用法26條3款不利于鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造

說明書出現(xiàn)公開不充分的原因有兩類：一類是由于申請人撰寫水平和認(rèn)識能力導(dǎo)致的，是無心之失;另一類是出于申請人維護(hù)自己利益的考慮，隱去了某些技術(shù)特征，是事出有因，也是在民法框架下當(dāng)事人趨利避害的本能選擇。

中國專利發(fā)展歷程有兩個(gè)明顯的特點(diǎn)：一是起步較晚，發(fā)展時(shí)間較短，至今不過短短30年;二是專利申請量的變化并非平緩增長，而是近10年特別是近5年的專利申請占了多數(shù)。這意味著整個(gè)申請人和代理人隊(duì)伍相對較為年輕，申請文件的撰寫水平尚有待提高。申請人在撰寫申請文件時(shí)常常沿用撰寫科技論文或者研究報(bào)告的思維方式，很容易想當(dāng)然的將自己熟知的知識無條件認(rèn)定為為本領(lǐng)域的技術(shù)人員都應(yīng)該知道或者不自覺地以為某一步驟的操作是本領(lǐng)域的技術(shù)人員都應(yīng)該知道的，這會導(dǎo)致在說明書中有意或無意漏掉了很多本領(lǐng)域技術(shù)人員不能從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地獲得的技術(shù)信息[1]。對于一些經(jīng)驗(yàn)較為豐富、已經(jīng)有意識地通過撰寫技巧來維護(hù)自己利益的申請人，則朝著另外一個(gè)方向走去。有時(shí)候會有意隱去與核心發(fā)明點(diǎn)相關(guān)的某些技術(shù)特征，甚至有時(shí)候會隱去最能體現(xiàn)發(fā)明核心構(gòu)思的最佳實(shí)施例，有時(shí)候會模糊處理發(fā)明配方中某種關(guān)鍵成份，從而盡最大可能維護(hù)自己利益。

對于說明書中出現(xiàn)的上述瑕疵，如果過多使用法26條3款，質(zhì)疑說明書公開不充分，雖然沒有違背審查指南的規(guī)定，具有一定的相對合理性，但是卻背離了專利法鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的初衷，并帶來一些負(fù)面影響。第一，打擊申請人從事發(fā)明創(chuàng)造的積極性。發(fā)明專利實(shí)審的核心和主線是包括新穎性、創(chuàng)造性在內(nèi)的三性審查。如果放棄三性審查這條主線，頻繁采用非實(shí)質(zhì)性條款，會使得申請人認(rèn)為自己的勞動(dòng)成果沒有受到認(rèn)真的對待和尊重，申請專利意愿降低。第二，傷害申請人感情。很多科研工作者窮其一生之精力，致力于研究一項(xiàng)技術(shù)，背后付出的犧牲非常人所能想象，其對自己科研成果的珍如生命的感情也非常人所能理解。如果我們過多提出公開不充分的審查結(jié)論，對申請人的勞動(dòng)成果徹底否定，并且明確指出不具備授權(quán)前景，很多申請人難以接受。這樣做出的審查意見也許合理合法，但是多少有些不合情。第三，不利于維護(hù)審查員和專利局的良好形象。機(jī)械教條地執(zhí)行法律條款，對發(fā)明缺乏尊重，誤解、曲解發(fā)明，為獲取個(gè)人利益而損害國家和申請人利益等等做法均屬于缺乏善意、缺少誠信的審查行為，都是職業(yè)道德缺失的表現(xiàn)。第四，對國內(nèi)申請人尤其是中小企業(yè)打擊嚴(yán)重。根據(jù)前述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知，法26條3款的審查意見主要指向國內(nèi)申請人，事實(shí)上造成同一個(gè)條款對不同申請人的區(qū)別對待。國內(nèi)中小企業(yè)在生存環(huán)境、創(chuàng)新能力、研發(fā)投入上本來就對跨國公司處于劣勢，如果再在專利審查過程中通過使用某個(gè)法律條款進(jìn)行指向性較為明確的進(jìn)一步壓力，會違背公平競爭的原則。國家知識產(chǎn)權(quán)局也明確要求對小微企業(yè)創(chuàng)新成果要支持其在國內(nèi)外盡快獲得授權(quán)。中國的專利制度對扶持本國中小企業(yè)成長過程中應(yīng)起到良性作用，散發(fā)正能量，即使無法做到雪中送炭，但底線是不能雪上加霜。