從解析惡意注冊商標行為評析《商標法》修改

□ 南寧 雷 嫘

（作者單位：廣西大學法學院）

因惡意注冊現象不斷增加，為有效遏制這一現象，《商標法》進行了第四次修改。此次修改從多個方面施予遏制惡意注冊商標行為，在一定程度上修正商標注冊行為回歸注冊商標之初衷。本文從解析惡意注冊商標行為分類、性質分析本次修改之意，明晰該法仍囿于各方面因素，有待進一步完善，以期研究，更好地保障經濟健康發展。

一、從明確以使用目的遏制惡意注冊商標

此次修改的商標法第四條中增加的“使用目的”， 明確注冊商標的目的在于使用是遏制惡意商標注冊申請所有法律規范的基石。《商標法》修改前，雖未將“以使用目的”明確規定為注冊商標申請的要件，但從第四條“自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中……”這一內容來看，生產經營活動即以使用為目的的另一表達。由此觀之，商標投入使用才是商標專有權獲得之根本，商標注冊制度的使用是為了更好地保護商標后商譽的價值，而不是用以注冊這一程序而增加商標價值。換言之，要遏制住惡意注冊商標行為，就應當要求注冊商標成立的條件之一是商標具有商譽價值，即“使用”。

為了從源頭板正，《商標》第四次修改，首先從明確目的入手，在第四條中增加了 “以使用為目的”，將其作為核準獲得注冊商標的標準。另外，第四條除了增加規定注冊商標的目的，還增添了“惡意”一詞。此次商標法修改稿之初并無該詞，但因為目前存在大量企業的“防御商標”，對此類申請一概予以駁回明顯不甚適宜。最終，增加了“惡意”二字。但是從實際操作層面來看，“使用目的”“惡意”均為主觀范圍之外，難以有尺度衡量和實踐。因此，如果不要求商標注冊申請人提交在商業活動中實際使用商標的相關證據，或者已經做好了在商業活動中具體、明確使用的必要準備的證據，則修改后的第四條仍然難以進入實際操作階段。因此，根據此次修改，在注冊商標申請時，應當要求申請人提交“實際使用”或“誠實的使用意圖”的證據，而基于第四條“惡意”一詞的增加， “防御商標”，建議在確有必要存在的情況下，可將“防御”本身認定為“誠實的使用意圖”。

二、增加代理機構義務以遏制惡意注冊商標

在第十五條增加商標代理機構義務，在遏制惡意注冊商標上具有專業的優勢，因為商標代理機構因其職業技能對于商標行業均有專業的認知和理解，在審查商標注冊申請是否符合“不以使用為目的”“惡意”具有技術實現可能性，在這一層面上來看，可以有效在申請之初遏制部分惡意注冊行為。

商標注冊申請有兩種途徑，自行辦理和委托商標代理機構辦理，作為程序的前置，若在注冊申請之初就攔截搶注和囤積商標行為，則能有效省去大量的司法資源。商標法未修改前，第十九條規定了商標代理機構三個方面的義務：一是商標代理機構對被代理人以誠實信用為原則，負有保密義務；二是負有明確告知委托人申請注冊的商標可能存在商標法規定不得注冊情形的義務；三是商標代理機構自我約束的義務，在其知道或應當知道委托人屬于商標法規定的第十五條和第三十二條的情形不得接受委托，即申請注冊的商標存在商標法規定侵害他人因在先使用商標產生的權利時，不得接受委托，同時不得申請注冊委托人委托注冊的商標。

本次《商標法》修改，在第十九條第三款內容上 作 了增加。該條修改是增加了商標代理機構第三種自我約束義務，即商標代理機構在知道或應當知道委托人申請注冊商標屬于不以使用為目的的惡意申請注冊商標的情形時，商標代理機構不得接受其委托。換言之，商標代理機構應對“非正常”“非合理”的商標申請注冊行為具有起碼的敏感性，而不能僅僅單純的進行流水線式的申請及提交，而不附加相應審查義務。

規定商標代理機構的審查義務，雖然一定程度上其具有審查能力，但實際上，第十五條和第三十二條的情形是否存在，調查具有相當行的難度，并且這兩條規定會產生商標被無效的后果。因此，需要行政機關和司法機關的全面調查。但第十九條規定，卻將這一涉及商標注冊不能或被無效嚴重后果的審查義務規定為一種法定義務，要求商標代理機構在接受委托之時就作出判斷，屬于過高的法律義務要求。這一過高的法律義務使得商標代理機構難以履行的同時，還有可能因擔心判斷錯誤遭到處罰而選擇放棄為委托人爭取最大化利益的職業道德。而對于委托人而言，同樣影響其維護商標權益的效率和需求，實質性地損害了申請人的權益。因為在商標代理機構拒絕代理的情況下，委托人只能自行申請，申請人對于商標代理機構而言必然更為缺乏相關專業知識，這會使得自己的權益難以得到最大限度地保障。再者，對于商標局而言，還會增加其工作量，因為缺乏商標代理機構專業性地的知道，申請人在申請過程不可避免出現錯漏等因非專業引起等問題，這無疑增大了商標局的工作量。第十九條第三款的規定不僅嚴重地制約了商標代理行業的良性發展，也沒能很好地實現該法條的立法目的，因此應當斟酌刪除該款。

三、增加救濟途徑遏制惡意注冊商標

《商標法》第三次修改，“誠實信用”原則規定出現在商標法中，但因其是一項原則性規定，在適用上仍需要大量的解釋空間與指引。本次商標法修改，明確了“誠實信用”原則的內涵之一——不得不以使用為目的惡意注冊商標，并規定了明確的后果。第四條規定，“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”會有“應予以駁回”的后果。具有予以駁回同等法律后果的還可以通過商標異議與商標無效制度，但在修改前，這兩項制度都未將“不以使用為目的”和“惡意”作為其法定事由。尤其是囤積商標的僅有“三撤制度”作為解決途徑。

此次修改則在這兩個制度中增加了相關內容：第三十三條規定，“……任何人認為違反本法第四條……規定的，可以向商標局提出異議。”即在任何人可以在商標異議期，以商標申請人不以使用為目的惡意商標注冊申請為由向商標局提異議，這增加了惡意申請商標注冊的成本，是社會監督力量的增加，并且一旦異議成功，則同樣有該商標未能注冊的實際效果；第四十四條規定，“已經注冊的商標，違反本法第四條……規定的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。”這一修改，明確了不以使用為目的惡意注冊商標的另一后果，即商標宣告無效或存在被宣告無效的權利不明確的可能性。第三十三條和第四十四條均涉及到商標注冊及商標注冊后的程序問題，換言之，《商標法》的這次修改，以程序上的規定將第四條修改的內容，即明確“以使用為目的”，使其成為了一種有實際效力的規定，通過在這兩處上的修改，增加了當事人的救濟途徑，使其成為有真正影響商標注冊效果的手段。

四、增加法律制裁措施遏制惡意注冊商標

此前，我國商標惡意注冊囤積嚴重的重要原因之一就是法律責任不周全，法律制裁措施則幾乎完全缺失，法律成本相當低廉，存在足夠的投機空間。即僅注冊商標這一程序成本，則有機會獲得與之非常可觀的不正當利益。商標法修改前，第六十八條規定了以商標代理為主體的法律責任，即規定了商標的代理機構惡意注冊商標應承擔相應的行政責任、民事責任和刑事責任。但并未要求其他惡意注冊商標的主體承擔對應的民事、行政及行事責任，產生的后果有二：一是“不予注冊”，其適用于第十五條第二款其與他人具有合同、業務往來關系或者其他關系而明知他人商標存在仍惡意搶注情形，以及第三十二條規定的“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的情形。二是不予注冊外同時禁止使用，其適用于第十三條規定的搶注他人馳名商標。此兩種后果起的作用多為“止損”，并沒有給惡意注冊商標人帶來成本上的壓力，缺乏震懾性。

因此，要遏制這惡意注冊商標行為，加大已注冊商標的成本，是削弱惡意搶注行為發生的一大利器。此次商標法修改一是對應新增第四條的內容在第六十八條在第一款第三項，增加了商標代理機構的法律責任。商標代理機構代理申請委托人不以使用為目的惡意注冊的商標行為設置法律責任，加強從申請注冊環節就遏制惡意注冊之行為。二是本次《商標法》修改，在原第六十八條基礎上增加了第四款惡意申請商標注冊的法律責任，以法律責任加強“以使用目的”的實際效用。另外增加針對惡意申請商標惡意注冊商標或囤積商標獲利方式，除了通過售賣商標本身、攀附他人已有的商譽以造成消費者誤認或者混淆等方式，還有提起惡意提起商標訴訟，以注冊商標訛詐特定權利人的方式。三是第六十八條第四款還增加了惡意提起商標訴訟的法律責任，根據該規定，在先權利人或利害關系人可以在申請、異議、“撤三”、無效等階段訴求救濟之外，還對注冊商標申請人的惡意申請注冊行為和惡意提起商標訴訟的行為規定了較為嚴格的處罰措施；這些處罰措施，應該可以發揮有效的震懾作用。