專利法中對實用性規定的審查探討

劉 路 董瑞倩

（國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心 北京 100160）

近來，中國知識產權制度的不斷完善，政府也逐漸加大對知識產權的保護力度，社會公眾的知識產權意識也不斷增強，我國的知識產權保護也取得了長足的進步，也極大地促進了科學與技術的進步。在專利法的規定下，新穎性、創造性和實用性也是在發明專利申請實質審查中所需要滿足的最重要的條件。發明或者實用新型專利申請是否具備實用性，涉及到專利法第22條第4款，并應當在新穎性和創造性審查之前首先進行審查。

一、專利法中關于實用性的基本概念

在專利法中規定了實用性，是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產生積極效果[1]。而在專利法實施細則中則沒有關于實用性進一步規定的法律條款。

在專利審查指南及審查操作規程中對實用性有具體的規定。在產業上能夠制造或者使用的技術方案[2]，是指符合自然規律、具有技術特征的任何可實施的技術方案。能夠產生積極效果，是指發明或者實用新型專利申請在提出申請之日，其產生的經濟、技術和社會的效果是所屬技術領域的技術人員可以預料到的。這些效果應當是積極的和有益的。具備實用性的發明或者實用新型專利申請的技術方案應當能夠產生預期的積極效果。明顯無益、脫離社會需要的發明或者實用新型專利申請的技術方案不具備實用性。

專利申請只有滿足下述條件才可能被授予專利權。所申請的發明或者實用新型必須是能夠解決技術問題，并且能夠應用的發明或者實用新型，如果申請的是一種產品，那么該產品必須在產業中能夠制造，并且能夠解決技術問題；如果申請的是一種方法，那么這種方法必須在產業中能夠使用，并且能夠解決技術問題。

二、專利審查中對實用性規定的歷史沿革

專利法經過歷次修改，目前的專利法中，已經將原來屬于實用性法條進行規范的缺少必要技術手段的五種情形，從實用性的規范情形中刪除，而把其納入到第26條第3款中關于說明書公開不充分的情況當中，從而將說明書公開不充分條款和實用性條款在一定程度上能夠進行區分開來，但是，在具體審查實踐上，并未完全解決兩法條容易發生混淆的問題。對于2010年專利審查指南中，所給出的不具備實用性的五種情形中的第二種，即違背自然規律不具備實用性的情形，特別是在說明書中對于是否違背自然規律沒有明確描述或者對違背自然的規律的情形描述不明顯，審查員不能明確界定是否違背自然規律而其又不屬于能夠在產業上制造或使用的技術方案，因此，這種情況需要在審查實踐中進一步研究與厘清。

三、專利法中關于實用性的審查原則

國家知識產權局在審查發明或者實用新型專利申請的實用性時，所遵循的原則主要為兩條：第一，以申請日提交的說明書（包括附圖）和權利要求書所公開的整體技術內容為依據，而不僅僅局限于權利要求所記載的內容；第二，實用性與所申請的發明或者實用新型是怎樣創造出來的或者是否已經實施無關。

在審查實用性時，所要遵循的相應的審查基準，具體為：專利法第22條第4款所說的“能夠制造或者使用”是指發明或者實用新型的技術方案具有在產業中被制造或使用的可能性。滿足實用性要求的技術方案不能違背自然規律并且應當具有再現性。但也有人認為，“能夠制造或者使用”的條件，在隨著新技術的不斷更新與進步，會比較容易滿足條件，尤其在生物化學等領域具有可重復性特征的發明創造中，其判斷標準不再適合[3]。

在專利審查指南中還給出了不具備實用性的五種主要情形：

1.無再現性，具有實用性的發明或者實用新型專利申請主題，應當具有再現性。

2.違背自然規律，具有實用性的發明或者實用新型專利申請應當符合自然規律。對于那些違背能量守恒定律的發明或者實用新型專利申請的主題，例如永動機，必然是不具備實用性的。

3.利用獨一無二的自然條件的產品，不具備實用性。

4.人體或者動物體的非治療目的的外科手術方法，外科手術方法包括治療目的和非治療目的的手術方法。

5.測量人體或者動物體在極限情況下的生理參數的方法，這類方法無法在產業上使用，不具備實用性。

四、關于實用性的審查實踐的探討

通過對專利法及專利審查的具體規定的論述，能夠比較清楚地知道了實用性的審查標準，下面結合實際審查案例，進一步探討實用性的審查規范。

案例要求保護一種浮子傳動鏈自轉式浮力轉動機，國家知識產權局也給出其不具備實用性的審查意見，并最終駁回了該專利申請。

對于該發明專利申請而言，根據權利要求書和說明書的記載，所述的浮子傳動鏈自轉式浮力轉動機，由裝滿液體的儲液池、固定在儲液池液體中的上部和下部可轉動的傳動輪及圍繞傳動輪循環轉動的傳動鏈構成，其中傳動鏈上設有浮子、活塞和重力塊，其要解決的技術問題是制造一種浮子傳動鏈自轉式浮力轉動機，能夠只利用持續恒定的自然條件而且不用消耗任何能源，永遠不停地轉動。國家知識產權局所做出的駁回決定中認為，該裝置不符合功能定理，其明顯違背了自然規律，其正是由于不符合專利審查指南中所列出的不符合實用性的第三種情形即永動機的情形，而不符合專利法第22條第四款的規定。

通過以上對專利局在對專利申請審查實踐的探討，能夠更為明確的理解對實用性的具體規范，對現行專利局的專利審查實踐具有引導作用，及對申請人在撰寫專利申請說明書時也具有較強的指導意義。