專利創造性評判中的最接近現有技術

劉亞竹　黃海鵬

摘要 本文從我國專利法評判創造性的“三步法”第一步展開討論，剖析在確定最接近現有技術中需要考量的各種因素，理論與實踐相結合對創造性判斷中最接近現有技術的確定方法進行梳理，包括充分還原核心發明構思，并站在本領域技術人員角度評判最接近現有技術是否能夠成為現有技術的起點并向本發明改進，及改進的復雜程度和難度，從而對專利創造性高度做出客觀的判斷。

關鍵詞 創造性 本領域技術人員 發明構思 最接近現有技術

作者簡介：劉亞竹、黃海鵬，北京市中聯創和知識產權代理有限公司。

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.09.101

在專利申請的創造性判斷過程中，我國與歐洲專利局均采用“三步法”進行創造性判斷：（1）確定最接近的現有技術;（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題;（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。即在進行創造性判斷時，首先需建立一個技術起點，即最接近的現有技術，然后再判斷本領域技術人員能否從該技術起點出發，從現在技術中得到啟示將該技術起點改進成本發明保護的技術方案。然而，最接近現有技術往往并不只存在一篇，比如在專利無效宣告請求程序（以下簡稱專利無效）中，無效宣告請求人（以下簡稱無效請求人）經常會選用多篇現有技術作為證據，并將上述證據組成多個證據組合來評判發明專利的創造性，不同的證據進行組合，或者采用相同證據但在選擇最接近相有技術上有差別，這也有可能會得出不同的關于創造性的結論，因此如何選擇最接近現有技術在專利創造性評價中非常關鍵。

一、最接近現有技術的選擇

（一）還原核心發明構思

采用不同的現有技術作為起點，分析還原核心發明構思的難易程度，可以初步的篩選出最接近現有技術。

（二）是否超出本領域技術人員的能力

本領域技術人員是一個假想的人，推定其了解申請日以前任何相關的知識，但其不具有創造能力。因此，如果在判斷創造性時出現以下兩種情況，則可以認為已經超出了本領域技術人員法律上賦予的能力。

1.違背了現有技術給出的教導

本領域技術人員具有的知曉“普通技術知識”的能力，如獲知“現有技術”及應用“常規試驗手段”的能力，并且由后者延伸出來的本領域技術人員具有的邏輯分析、推理或者有限的試驗能力的正確認定，要判斷最接近的現有技術整體上是否客觀存在與本申請提及待改進的技術缺陷，如果存在，則最接近現有技術具有合理的改進動機，如果不存在，甚至最接近現有技術明示其不能解決該技術缺陷，則存在相反技術教導使得本領域技術人員不會將最接近現有技術朝向本申請的方向進行改進。因此，在創造性評判時，要遵循現有技術教導去還原核心發明構思的原則。

如果現有技術與發明所要解決的技術問題無關，則其通常是沿著與發明不同的改進方向進行研發而形成的技術方案，此時區別特征的存在往往會使發明技術方案相對于現有技術呈現出較為明顯的差異，導致該現有技術不屬于與發明最密切相關的技術方案。

2.需要付出額外的創造性勞動

本領域技術人員可以從最接近的現有技術之外獲取克服最接近現有技術的技術缺陷的技術啟示，因此，還需要從區別技術特征在其他現有技術整體上的可分離性、技術作用相關性、與最接近的現有技術的結合難度等各方面進行考量，如果在與最接近的現有技術的結合時需要付出額外的創造性勞動，則可以認為超出本領域技術人員的能力。

（三）審查標準一致性的行政要求

國家知識產權局為了提高專利審查質量，結合國家知識產權局具體審查業務的實際情況，從審查周期和效率、審查過程和結果的正確性、審查標準的一致性、專利審查的舒適性以及經濟效益感受等方面對審查質量進行評價。審查標準的一致性是指為了防止審查員在專利申請授權或者專利確權過程中因受對法律理解、檢索技能水平等諸多因素影響，導致審查結論因審查員的個體審查差異而不同。而要保持審查結論的一致性，除了對于審查標準理解的一致外，還要保證審查員證據獲取的一致性或證據使用的一致性。在實際的專利審查工作中，一個案件的前審和后審過程之間，或系列申請被不同審查員進行審查或者同一件案件被多次提起專利無效時，審查員會充分借鑒與本次審查密切相關的審查檔案或審查案卷，在綜合考慮在前審查工作后，再做出本次審查意見。比如，專利無效審查中，如果該發明曾經經歷過無效程序，則合組議更傾向延續之前的審查思路，盡可能挑選與前次相同的最接近現有技術作為基礎進一步審查該發明的創造性。

二、創造性評判實例

在無效請求人發起專利無效過程中，證據組合的選擇及創造性判斷說理是貫穿整個專利無效審查的重點工作，而且還有可能是之后行政訴訟爭論的焦點。

【案例】

基本案情：

本發明涉及一種地鐵用防火復合材料組合式安全疏散平臺，其發明構思在于：

第一，疏散用平臺面固定于平臺支撐架上;所述各部件由防火的玻璃纖維增強的熱固性復合材料或耐腐蝕金屬，具有自重輕、絕熱絕緣性好、防火性好、耐腐蝕等優點。

第二，平臺支撐架采用上下支座兩點式結構固定在隧道內，能很好的適用隧道內壁的形狀，便于安裝;而現有技術中平臺支撐架由橫檔、斜撐和承載件構成三角形結構，無法根據隧道內壁的形狀調整平臺，本發明解決了現有技術中平臺安裝難的技術問題。

筆者作為無效請求人的代理人，在檢索中獲取了兩篇現有技術。與本專利對比如下。

表1

在撰寫無效請求過程中，訴訟團隊對用現有技術1，2中哪一篇作為最接近現有技術產生了不同的觀點。

證據組合1：以現有技術1作為最接近現有技術，則本發明相對于現有技術1實際解決的技術問題為如何解決平臺在安裝時更好的適用隧道內表面形狀。這與本發明在說明書內聲稱要解決的技術問題一致。而且，現有技術1在本發明以前的無效審查中使用過，當時作為最接近現有技術使用。

但有一種觀點認為，在現有技術1的基礎上結合現有技術2，就而要從現有技術2中獲取兩點式固定的技術啟示，顯然，直接將現有技術2中的上下支座應用到現有技術1中并將現有技術1中承載件替換掉是不可行的，因為現有技術2中下支座是沒有鎖定結構的，直接替換將導致現有技術l中的電纜支架無法與下支座進行鎖定。于是，以現有技術1作為最接近現有技術涉及到從現有技術2中獲取啟示并對現有技術1的承載件進行改進，比如將目前現有技術1的承載件中間連接部位截斷，承截件的兩端就成為上下支座。但這種改變可能已經超出了現有技術2給出的教導，使得本領域技術人員具備了一定的創造力，從而超出了本領域技術人員所具有的能力。

證據組合2：以現有技術2作為最接近現有技術，則本發明相對于現有技術2實際解決的技術問題為如何解決減輕平臺重量、提高防腐性能及如何減化電纜支架的固定安裝結構。

但對于這種證據組合方式，也有反對的意見認為在現有技術2上需要進行的改進過于復雜，既有材料上的改進，又有結構上的改進，這不符合審查指南上要求選用公開特征最多的現有技術作為最接近現有技術。

可見，盡管本發明權利要求1的技術特征分別被現有技術1和現有技術2公開，但不同的最接近現有技術的確定，導致本發明實際解決的技術問題和顯而易性的判斷說理截然不同。這種不同有時會增加無效請求是否會被合議組接受的不確定性。筆者將上述兩種證據組合均寫入無效請求書，在無效口審時，合議組不但對現有技術1和現有技術2公開技術特征的事實進行了詳細的認定，還認真聽取了筆者對兩種證據組合結合啟示的陳述。

合議組最終采用了證據組合1，以現有技術1為最接近現有技術，并認為本領域技術人員能夠意識到現有技術2中上下兩端分開固定的方式能夠更好地適應隧道的形狀，因此，本領域技術人員有動機將現有技術2公開的上下兩端分開固定的方式用于現有技術1，以使得現有技術1中的安全疏散平臺也能夠更好地適應隧道的形狀。而且這個觀點在后續的行政訴訟一審，二審和再審程序中不斷的被法院認同和強化。

行政或司法實踐表明，專利權人總是試圖壓低本領域技術人員的技術水平，使得自己的申請更容易被認定具有創造性，而侵權者或無效請求人總是設法抬高此水平。正是因為有這樣主觀判斷上的分歧，才會有上文提到的創造性判斷中關于結合啟示的不同意見。世界各國在專利創造性審查時均會遇到這樣的問題，美國最高法院在Hotchkiss V.Greenwood，52U.S（11 How.）248（1851）案中首次提出，創造性評判中要區分某種改進只是熟練技術人員的工作還是發明人的杰作，并不是所有的改進均會被認為是創造性的改進，這種典型的創造性高度論已經被世界各國接受。本文地鐵疏散平臺案例中，合議組并未詳細論證現有技術1如何從現有技術2獲取技術啟示并進行改進成上下支座的技術方案，這可能更體現了顯而易見而無需詳細闡明的創造性判斷的審查邏輯。

三、結論

在我國發明授權過程中，審查員盡管會從眾多現有技術中經過取舍選取最優的最接近現有技術，但取舍或評判的過程并不會在審查意見中體現出來，使得審查執法相對人或社會公眾很難了解審查員內心評判的尺度。因此，在專利無效過程中，合議組在無效請求中眾多證據組合中挑選最接近現有技術及相應的創造性評價理由是我們了解和學習國家知識產權局創造性評判思路的很好的機會。創造性判斷過程中，最接近現有技術的確定是三步法最重要的一個起點，因此需要綜合考量發明核心構思，本領域技術人員的能力并關注與該發明審查密切相關的審查檔案，從而對最接近現有技術的選擇做出準確和客觀的判斷。