中華老字號海外搶注行為的應對策略研究

2020-08-23 07:45:08張佩佩

河南科技 2020年12期

張佩佩

摘要：中華老字號搶注已然是一個全球性現象，但老字號企業在面對知名商標被海外搶注的訟爭時，常因維權成本高昂、維權能力不足而束手無策。中華老字號開展國際市場布局進程中，要重視商標戰略的實施，應從商標國際注冊、商標搶注侵權應對機制等各方面持續關注和管理商標，方能為走出國門保駕護航。

關鍵詞：中華老字號;搶注;商標;法律保護

中圖分類號：D920.4 文獻標識碼：A文章編號：1003-5168（2020）12-0086-04

中華老字號的商標在海外頻遭搶注的現象嚴峻，雖無數據統計，①但“豐收”“阿詩瑪”“碧螺春”“同仁堂”等知名老字號海外被搶注的現象層出不窮，且逐漸呈現出職業化搶注的態勢。[1]如此一來，老字號的域外生態鏈被惡意掐斷，導致老字號企業走出國門時，才驟然發現自己精心打造的知名商標，已成為他人的“嫁衣”。仔細思量，對于該“苦果”產生的原因，除卻搶注者利用法律為自身打造盈利空間及利益驅動外，老字號企業自身也難辭其咎。本文通過分析海外老字號搶注成風的原因所在，力求發現打破搶注者設下的“商標壁壘”的良策，以期引起實務界的重視，為該現象的有效規制出謀劃策。

1 中華老字號海外搶注成風的原因分析

老字號頻發的“海外惡意搶注事件”，企業自身和搶注者雙方均有責任。對于老字號企業，往往是在規劃產品海外布局時才萌生商標國際注冊意識，常為時已晚。此外，商標管理的專業人才匱乏，資金支出較大，企業“心有余而力不足”。而搶注者為求得利益最大化而違背誠實信用原則，加之商標的地域性限制這層法律保護為搶注者排除了“第三人”的商標使用，[2]如此“一本萬利”的事情，搶注者趨之若鶩實乃正常。

1.1 老字號企業“商標短視”的局限性分析

1.1.1 缺乏對國際法律規則的靈活運用。我國部分老字號企業在把發展之手觸及境外市場伊始，并無事先的商標布局。“協昌”企業欲將市場范圍拓及印尼時，其商標卻發生尷尬的“撞臉”情況。直至2009年，中華老字號“王致和”在德國商標惡意搶注案勝訴，這是老字號企業在域外商標搶注訟爭中告捷的首案。自此，老字號企業的商標維權意識高漲。此時的問題在于商標注冊、維護意識已有，但礙于國際法律體系復雜度較大，老字號企業對于不同商標確權制度的國家采取的知識產權措施不具有針對性。“郫縣豆瓣”即是如此，②其兩次的血淚教訓足以說明其知識產權保護行動紕漏甚大，不足以靈活應對不同國家的法律法規。

1.1.2 缺乏專業的商標管理團隊。在經濟全球化的大背景下，我國部分老字號企業始終秉持著由顧客發揮其主動性來探索“深巷中的酒香”的傳統經營理念，營銷創新程度較小，[3]未建立企業與消費者間的雙向傳播途徑，相較于理論上的預期受眾范圍來說較小。“芭蕾”化妝品品牌深深的摒棄了這一狹隘的觀念，③借此徹底打開其產品的海外市場。部分企業的品牌意識已經覺醒，但知識產權保護戰略的構建與實施停滯不前。④還存在部分企業雖已積極開展商標布局，但奈何資源投入有限，其能力未能使得商標注冊遍及大多數國家，海外惡意搶注事件的發生依舊讓商標權人猝不及防。

上述“商標短視”現象均直接表明我國老字號企業更為注重產品的制造、流通等傳統領域，缺乏專業的商標管理團隊，[4]在如此境況下，老字號企業實難在國際市場中靈活發展，以至于自身品牌所形成的文化積淀與所塑形象發生不同程度的弱化。

1.2 域外搶注者“高利潤低風險”的動力分析

1.2.1 搶注成本低、利益可觀。從正面來看，消費者對老字號企業的品牌效應所產生的心理依賴是其投入各項資源的“勝利果實”。現如今，該果實被不軌企業加以利用，已成為不可忽視的惡性毒瘤。一方面，商標注冊成本愈發降低，搶注門檻亦隨之降低。搶注企業可分流該品牌所凝聚的用戶，構筑影響被搶注企業深入國際市場的“籬笆”。如若老字號企業不堪重負，只可三緘其口。如此對企業的打壓不言而喻，國與國之間的貿易壁壘亦會更為頑固。另一方面，如果老字號企業決意反抗，搶注者也可漫天要價，這嚴重干擾了市場運營秩序的正常性，在企業的前進之路上設置了巨大的束縛。

1.2.2 商標注冊的地域性限制。基于商標權使用方面的安全性及公示效果的考量，大多數國家均采用了注冊獲得商標權的制度，同時申請商標在申請國外脫離其商標權法律的保護界限。[5]投機者深諳此理，基于此直接搶注老字號商標，在商標法的保護下構筑固若金湯的“城墻”，進而達到打擊甚至壓垮對手的目的，以攫取本國范圍內的產品壟斷利益。

2 中華老字號遭遇海外搶注的應對策略

海外搶注已成為老字號企業實現品牌國際化的“暗礁”，為了發揮最大限度的規避效果，這些企業不僅要敢于維權，更要轉換思維，變“被動”為“主動”。一方面，老字號企業由于自身資源不足以支撐時間和經濟成本的巨大投入而怠于行使自己的訴權，致使較多企業對境外搶注行為一再沉默，這又同“蝴蝶效應”般影響自身的市場拓展與品牌培育。因此，老字號企業要積極應對才是上上之選。另一方面，有“防”有“攻”，企業才能從容發展。對此，先行開展商標布局必不可少，逐步調整企業戰略思維，實時監測海外不法行為并主動出擊，攻防俱備，方可使企業的成長大放異彩。

2.1 搶注前的商標布局

2.1.1 爭當商標注冊“領頭羊”。現如今，大多數國家的商標權歸屬于先行申請商標注冊者。以我國老字號企業為研究對象，如果這些企業的發展藍圖已劃至境外，但卻對目標國的商標注冊時機選擇錯誤或商標申請注冊的態度漠然，無疑給與搶注者以可乘之機，如若企業后知后覺，那即將面臨的跨國訴訟與市場驟減在所難免。因此，防微杜漸才可積極地保護自身合法權利。

現存在兩種方式來保護商標所有人的利益。對于采用“注冊主義”的國家來說，先行申請注冊的商標所有人的權利獲得商標法的保障。[6]而對于以“使用主義”為主的國家來說，使用時間在先的商標申請獲得法律保護。至于后者，我國企業需注意自身商標使用的證據，諸如商業宣傳、售賣等實際證據。2018年，澳大利亞一中文團購網站——澳洲美團申請了“美團”商標，而澳方的商標注冊體系為“在先使用制”，假使澳大利亞知識產權局對其申請予以通過，則我國美團的經營地域恐無緣澳大利亞。在該商標的審查期間，美團可提出商標異議，或采取協商手段重獲商標，但二者均需較高的成本支出。因此，只有爭當商標注冊的“領頭羊”，方可發揮“敲山震虎”的效果。[7]

2.1.2 深諳國際法律規則。正所謂“不打無準備之戰”，在老字號企業的發展步伐邁入目標國之前，應已熟知該國的商標注冊、維護等方面的法律規則，設置“因地制宜”的商標布局規劃，力求在市場占有條件對比上提高勝利的把握。以汾酒集團為例，經搶注一役后，其格外重視知識產權布局。該集團通過與各國代理機構合作并收集多方證據來應對不同國家的法律需要，終成功注冊“竹葉青”商標。同時，“竹葉青”也是我國馳名商標，在“巴黎公約”的保護下，該商標在核定使用的商品上均可獲得法律層面的保護，給與了商標所有人進行品牌維權的“喘息之機”，而Trips協議更是給與了“竹葉青”馳名商標在不類似的商品或服務上的保護，以涵射更為廣泛的保護范圍。

2.2 搶注后的維權思路

2.2.1 發揮集群效應。到目前為止，海外搶注早已不是由個人或單個企業實施的行為。在各方利益的驅使下，搶注行為已成為一條完整的利益鏈，上下游分工合作，甚至衍生出專職從事域外商標搶注的集團。如此龐大的利益網絡也暗示了搶注企業鮮少以我國老字號企業的單個商標為搶注對象實施搶注行為。因此，境外搶注直接影響了多個老字號企業的市場拓展行動，使我國企業對凝聚品牌效應而付出的巨大努力毀于一旦。

從反面來思考，這警示我國老字號企業須聯合同時被搶注的其他企業協同行動，充分發揮集群效應，如此不僅可均攤維權成本，[8]有效降低訴訟支出，還能凝結整體優勢，共同拓展品牌效應。在綜合利用各方資源的基礎上高效彌補我國企業在跨國訴訟中取證難、經驗少等不足。在擴大海外搶注案件的影響力的同時，盡最大可能實現不同企業間的交互作用，共同致力于侵權保衛戰的勝利。

2.2.2 探尋有效證據。我國老字號企業欲想在異議期內主張自己的權利、抑或是在跨國維權訴訟中占據主導地位，則證據的搜尋至關重要。與此同時，收集的證據須符合涉及國家的審查標準，即具有高度的有效性，如此才能有針對性的對搶注者的抗辯做出一一應答。在主觀層面，應搜集諸如搶注者與被搶注者存在的郵件、網絡等信息往來，或者雙方建立合同或代理關系等證據。[9]在客觀層面，證據可包括兩部分內容。

第一，與搶注行為危害程度相關及商標權人的身份證據[10]。在境外搶注案件中，商標權人的利益損失首當其沖。此時，須亮明自身權利人身份，窮盡自身能力在相關保護范圍內捍衛自身權益，因此，商標注冊證、或者許可協議等身份證據最具基本性。“雄雞”牌蚊香在尼日利亞這一銷量最大、我國商標卻未注冊之地，外商以“獨家經銷”要挾“雄雞”企業，我國欲于印尼維權，須表明自身權利人身份，并基于雙方簽訂的協議證明外商存在“惡意”，并主動提供雙方蚊香產品的細節之處。此外，即使存在較大的難度，也需努力尋找與“雄雞”蚊香的售出相關的財務報表等資料，以此表明自身的損失和搶注行為的危害程度。

第二，與搶注商標使用相關的證據。此類證據實質上須達到區分商品或服務來源的效果。在“桂發祥十八街”商標搶注案件中，正是由于天津涉案集團的敏捷反應，積極搜尋其商標用于核定使用的商品的證據，如商品包裝、合格證等;以及天津麻花的銷售證據，包含與交易方的發票、進出口證明、簽訂的協議及合同等;天津麻花的銷售范圍，包括桂發祥麻花飲食集團的銷售渠道和網點的具體分布、與代理商、經銷商的簽訂合同等證據;“桂發祥十八街”商標是否被認定為馳名商標的記錄等;天津麻花為宣傳其產品所推出的以大眾媒體為媒介的各類型廣告、宣傳活動簽訂的相關合同、各媒體實際宣傳活動的圖片、音視頻資料等。該公司在異議期內提供充分的資料證明，耗時三月余，終在不影響加拿大地區產品銷量的情況下，重獲其商標。

2.2.3 政府牽頭，與各方建立公共關系。老字號企業在積極培育、孵化自身品牌時，政府需充分體現其牽頭作用，主動、積極與國內外組織、機構等建立良好且穩定的公共關系，具體包括兩種關系。

其一，信息提供型公共關系。政府設立專門機構，該機構充分運用大眾傳播媒介或其他方式，全面收集境內外知識產權的具體公告及市場信息，并面向國內企業，為其提供境外處于公告期的商標和假冒等侵權信息。前者有利于權利人在法定期限（僅限于存在異議期的國家）內提出異議，以阻止國外相關商標的注冊。正如2017年我國商標局警示廣東汕頭澄海區120余玩具企業的商標與字號于智利工業產權局申請注冊，權利人聯合其他力量立即對此做出應對，致使我國多件商標被無償收回。無獨有偶，在“海信”商標遭“西門子”搶注案件中，我國政府商務部、歐盟駐華機構及維權研討會等的積極介入，促成了雙方和解的大好結果。此舉也是應對域外搶注最為經濟的方式。

此外，該機構還可提供協商階段的必要數據及信息。若存在一方或雙方排斥協商或協商未果，政府可通過此機構協助國內企業在訴訟過程中的調查取證等活動。在玩具企業被搶注案件中，政府牽頭，與行業協會、機構等共同成立中國赴智利商標維權代表團。該代表團與澄海區諸多玩具企業進行了廣泛的證據搜尋行動，收集了相關產品的外貿地區及其所占份額數據、營業執照副本以及商標的具體使用證據等，運用專業的學術力量捍衛我國企業的商標權，推動此類跨國官司的天平向我國老字號企業傾斜。

其二，法律援助型公共關系。《國務院關于新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見》文件明確表示，我國需加強知識產權的域外維權的法律援助以應對知識產權糾紛。[11]這與法律援助型公共關系的理念一致，政府以海外知識產權相關組織、機構等為對象開展合作，建立并孵化知識產權法律開放平臺。該平臺致力于各個國家知識產權具體法律的搜集與匯總，并對不同國家處理境外訴訟的案例進行整理與歸納，為后期出現的商標海外搶注事件樹立具有可鑒性的范例，盡最大可能為企業的維權之路指明方向，以助力我國老字號企業在知識產權保護中做到從容不迫。

3 結語

多數中華老字號在處理海外商標搶注糾紛時，由于維權團隊不熟悉國際法律規則、取證困難、跨境維權成本高昂等方面的原因，企業大多選擇緘口不言，此種態勢只能助長域外搶注者的“囂張氣焰”，使得搶注糾紛中的真正受害人“打落牙齒和血吞”。此時，我國老字號企業應溯本求源，積極開展事先的商標布局和訟爭后的維權，為其海外市場的擴展掃清知識產權方面的障礙。只有在國際市場的“海洋”上乘風破浪，老字號企業才可直掛云帆，橫渡滄海，到達理想的彼岸。

注釋：

①國家工商行政管理總局副局長付雙建在2011年舉行的中國知識產權發展狀況新聞發布會上表示：中國商標在海外被搶注情況，現在無相應統計數據，但隨著中國企業走出國門，搶注現象越來越突出.

②“郫縣豆瓣”商標注冊于1977年，其歷史雖悠久，但在海外大規模的商標注冊卻一直遲遲未進行，致使該老字號商標于2003年被位于加拿大多倫多的某一公司搶注，在加維權成功后于2007年前后再次被德國一代理商搶注.

③“芭蕾”化妝品成功推出“芭蕾珍珠營養霜”，并積極引進外資，與南京金芭蕾化妝品有限公司簽約，其名聲已然轟動中外.

④“麻雀”牌床單致力于出口創匯，但卻被域外“居心不良”者捷足先登;“北極星”座鐘在產品拓展之地未及時申請商標注冊、開展商標保護布局，致使其產品痛失國際市場.

參考文獻：

[1] 臧阿月.商標海外搶注行為的法律研究[J].吉林工商學院學報，2018（06）：85-86.

[2] 劉燕.商標搶注行為淺析與防范[J].政法論壇，2010，28（05）：141-144.

[3] 徐世杰.基于品牌管理視角的中華老字號振興策略分析——以餐飲行業為例[J].中外企業家，2016（32）：18-19.

[4] 馮潔菡.中國知識產權保護：任重而道遠[J].法學評論，2006（01）：80-85.

[5] 李揚.我國商標搶注法律界限之重新劃定[J].法商研究，2012，29（03）：76-84.

[6] 劉鐵光.規制商標“搶注”與“囤積”的制度檢討與改造[J].法學，2016（08）：38-48.