論商標先用抗辯的司法適用前提

張秀玲

摘要：商標先用抗辯規則應是基于平衡一定影響的商標先用人和善意搶注者的利益關系而設置的;但對惡意搶注者，可參照刑法中“舉輕以明重”原則，允許被訴侵權人在不提無效宣告請求的前提下，直接要求適用第59條第3款主張先用權抗辯，而非簡單的對被告的抗辯主張不予采納或避而不談，且此時原告無權要求加注區別標識，并視為被告放棄宣告原告涉案注冊商標無效的權利。

關鍵詞：商標先用抗辯;惡意搶注;善意搶注

中圖分類號：D923.43文獻標識碼：A 文章編號：1003-5168（2020）21-00090-03

1 引言

2014年的商標法增加了先用抗辯條款，①但在司法實踐中應如何適用？如一定影響的認定標準、原有范圍的確定因素、在先使用的時間界點、使用人的主觀狀態要求、注冊者的主觀狀態要求等諸多問題，實務界和學界對此一直存有不同觀點。本文擬就先用抗辯成立的前提要件中，注冊者的主觀狀態要求進行討論，希望能夠為司法實踐中該條款的準確適用提供些許有價值的建議。

2 適用先用抗辯的商標注冊者主觀狀態之觀點爭鳴

我國商標法對先使用人抗辯制度僅做了原則性規定，在商標法實施條例及相關商標法司法解釋中均未進一步給出細致規定。實踐中如何適用存有很多方面的爭議，在后注冊商標注冊者的主觀狀態要求方面亦存在不同觀點。

2.1 惡意說——僅能對抗惡意搶注的注冊商標

最高人民法院在法發[2011]18號22條里規定，人民法院在審理案件時，原告的注冊商標屬于惡意搶注他人商標的，被告作為商標在先使用人以此為由提出抗辯的，人民法院應予支持。據此司法政策之規定，作為在先商標使用人的被告可以注冊商標存在惡意搶注為由成功進行抗辯，且法院不會對其限制使用范圍，亦不會要求其附加區別標識;即惡意搶注者對在先使用人不享有禁止權。

商標法59條第3款的規定相較于前述的司法政策，在對惡意搶注商標的權利限制力度上顯然降低了很多，似乎與商標法強調的誠實信用原則精神不符。但自有其中的緣由，其理由主要在于：①我國商標法鼓勵誠實信用前提下的商標注冊。若允許在先使用人對抗在后善意獲得注冊的商標權，則有違立法精神;若不允許對抗，則可促使經營者積極提出正當目的的商標注冊申請。②目前立法對注冊商標專有權采取的是強保護精神。注冊商標是在全國范圍內有效的權利。在先使用不構成善意注冊商標的抗辯事由，可以維護注冊商標的效力，符合對注冊商標專有權強保護的立法精神。③有利于保護消費者權益和維護市場秩序。倘若允許在先使用人任意對抗注冊商標權，易于造成市場混淆和誤導消費者，不利于維護經濟秩序。

原最高人民法院知識產權庭庭長孔祥俊也曾經指出，注冊商標倘若不構成惡意搶注，則在先使用不能成為抗辯事由。即只有原告據以主張權利的注冊商標存在惡意搶注的，才可適用先用權抗辯。善意搶注的注冊商標不允許適用先用抗辯，即禁用權不受此種限制。

2.2 善意說——僅能對抗善意搶注的注冊商標

國家鼓勵經營者盡早申請商標注冊，但不鼓勵惡意搶注，無論基于先用取得還是先申請原則，在先原則獲得商標權均不得違反善意規則，權益獲得者必須為善意。[1]惡意取得者不應獲得有效的權利。北京知識產權法院蔣利瑋法官認為按照體系解釋的方法，商標先用抗辯應限于涉案商標注冊時注冊人為善意。[2]該種主張也不無道理，結合商標法第32條和45條的規定，②可見商標法對惡意搶注情形明確規定屬于不予注冊和宣告無效的情形。商標法第59條第3款在語言表述上，隱含地使用了非貶義的概念“先注冊”，它包含下位概念“搶先注冊”，更包含“惡意搶先注冊”和“善意搶先注冊”。對惡意搶注的情形商標法32條和45條已明確規定了被搶注者的救濟措施——在注冊程序中提出異議，請求不予注冊;即使注冊成功也可向商標復審委員會提出宣告無效的請求。而善意搶注的被搶注者顯然不能適用前述兩個條款。既如此可得出：在先使用抗辯條款就是為善意搶注情形下被搶注者的正當利益保護而設置的。

2.3 混合說——不考慮涉案注冊商標搶注者的主觀狀態

被訴侵權人能否要求適用先用抗辯，與原告主張權利的注冊商標在注冊時申請人的主觀善惡狀態無關。只要被告主張適用商標法第59條先用抗辯，并有相應證據足以支撐法院都應支持。其理由在于商標一經授權其法律效力應受保護，即使存在應被宣告無效的事由，未經行政程序裁決法院不得直接否定其效力?；诖?，原告的注冊商標在申請注冊時申請人的主觀狀態如何，在未被宣告無效前均不影響其擁有的法定權利并獲得相應的保護。

因此在相關案件中，判決書對原告的注冊商標是否存在惡意搶注未予論述。在譚斯月訴北京“尚丹尼”商標侵權案件中，③原告在申請注冊涉案商標“尚丹尼”前，其丈夫曾在被告處工作，明顯具有搶注的惡意。法院認為被告在先使用且有一定影響，因此認定尚丹尼中心對涉案商標的使用行為符合上述《商標法》第五十九條第三款規定，譚斯月無權禁止尚丹尼中心在涉案使用范圍內繼續使用尚丹尼商標，考慮到譚斯月主張權利的涉案商標目前仍處于有效狀態，尚丹尼中心對尚丹尼商標的使用不得超出涉案范圍，譚斯月亦可以要求尚丹尼中心在使用涉案商標時適當附加區別標識以區別服務來源。

深圳大學法學院祝建軍博士認為被控侵權人以商標先用權提出抗辯，應符合三個條件、兩個限制，抗辯方能成立。三個條件即：有先用行為、先用商標有一定影響、先用商標與注冊商標相同或近似且商品相同或近似;兩個限制即原有范圍和適當的區別標識。并沒有對原告方商標注冊時的主觀狀態提出要求。最高人民法院知識產權庭佟姝法官認為商標先用權抗辯成立需要“四個要件”兩個限制，“四個要件”即有先用行為、先用商標有一定知名度、先用商標與注冊商標相同或近似且商品相同、僅在原有范圍內使用;“兩個限制”即先用行為必須基于善意、必要時附加區別標識?？梢娰》ü僬J為對被訴侵權人先用時的主觀狀態應予考察，對惡意者的先用抗辯不予支持，但對原告的注冊商標是否存在惡意搶注沒有論及。

3 先用人抗辯制度的立法目的

3.1 非為解決惡意搶注而設置

商標法59條第3款的出現不是為了解決惡意搶注問題，也非對惡意搶注商標權利的行使限制。對于惡意搶注行為，立法態度是明確禁止的，即使搶注成功，也可通過無效宣告程序將其滅掉，并且其商標權利自始無效。

而先用人抗辯條款，是在認可注冊商標權利的前提下，允許先用人在原有范圍內繼續使用該商標。既賦予先用人一定的權利，限縮權利人注冊商標的禁止權，又賦予其要求先用人附加一定區別標識的權利?？梢娚虡朔▽烧叩臋嘁婢潜Ｗo的，而非注冊商標未被無效之前暫且平息糾紛的權宜之策，被訴侵權人只能以先用人進行抗辯，而不可能無效對方的注冊商標。

3.2 為彌補注冊制缺陷而設置

商標先用人抗辯與專利法中的先用權人實施制度類似，我國專利法規定專利權的取得采取先申請制而非先發明制，導致一些相同技術方案的發明人因未及時提出專利申請而無權使用，對在后申請人或未提出申請的發明人顯然是不公平的，尤其是已經將其付諸實施者。據此專利法規定先用權人實施屬于侵權例外或不視為侵權的情形。④

我國商標法對商標權的取得采取的也是是注冊制而非先使用制。若先用人商標有了一定的影響力，但該影響力尚未達到足以讓注冊人知曉的高度，注冊者在沒有搶注故意的情況下搶注了該商標。注冊者沒有搶注的惡意，商標法32條對其并不適用，先用人無權據此條款請求宣告無效。其獲得的注冊商標專用權是穩定的，在此情形下若給予其專用權以絕對的保護，在先使用者不僅要停止使用還要承擔賠償責任。如在“杜家雞”商標侵權糾紛案中即是如此狀況，法院認為被告在先、善意使用并不影響侵權行為成立，⑤顯然有失公平。

商標權采注冊取得制度，非因商標的實質價值來源于注冊行為，而是因注冊制比使用制更易操作，且社會成本如權利公示成本、維權成本等更低。商標的價值仍源于商標的實際使用，實際使用的商標才具有真正的識別作用。2014年商標法新增59條第3款，可以說是商標法里的合理使用或稱侵權例外情形，該制度對兩者的利益保護盡可能的予以平衡。

4 先用抗辯對注冊者主觀狀態之應然要求

4.1 若僅對惡意搶注者適用有違立法目的

通過前文分析可知，該規則不是為遏制商標的惡意搶注而建立的，對惡意搶注行為，立法上有一套系統的制度加以阻止、救濟，如不予注冊、禁止使用等。對搶注成功者有無效宣告程序、權利濫用抗辯等。即使被訴侵權人未提無效宣告請求，法院可認定原告違反誠實信用原則，擾亂市場正當競爭秩序，惡意取得并主張在先權利人侵權，構成權利濫用而不予支持其訴訟請求。⑥因此對惡意搶注的在先使用人有比先用抗辯更完善更徹底的制度予以救濟，無需增加該救濟制度。

前述孔祥俊主張非惡意搶注不能適用先用抗辯。主張先用抗辯僅適用惡意搶注，不可適用善意搶注者，理由在于善意搶注者獲得的專用權是無瑕疵的，因此應是絕對的、不容抗辯的。該觀點忽略了先用人的利益保護，從先用人角度看，搶注者無論是出于善意還是惡意都導致先用人使用行為受限，權益受損。對惡意者尚且有各種途徑予以阻止救濟，對善意者卻無任何還擊手段。因此相比惡意搶注者，先用人會更加痛恨善意搶注者，這顯然有悖常理、與立法鼓勵善意注冊亦相矛盾。

4.2 善意搶注應是先用抗辯適用的主要情形

既然先用抗辯是“為平衡商標在先使用人和注冊商標專用權人之間的利益，保護已經在市場上具有一定影響但未注冊的商標所有人的權益。”該立法釋義與法條表述均雖未指明注冊人注冊時的主觀狀態，但從注冊者權利的角度講，既然商標注冊人有權要求對方附加區別標識，表明立法是認可其注冊行為，并尊重其專有權的。而惡意搶注者的商標權是建立在有違誠信的基礎上，立法評價傾向于從根本上否認其權益效力，因此立法想要平衡的利益相關人中不應含有惡意搶注者。

善意搶注者能夠獲得有效穩定的商標權，但為公平起見，對善意的先用人要做出一定的權利讓渡，即對先用人的禁止權受到限制——無權禁止先用人在原有范圍內繼續使用。為防止混淆，可要求先用人附加適當的區別標識。

4.3 惡意搶注——個別情形下的適用

對注冊者的主觀狀態不加區分，對當事人來說固然是降低了舉證質證的麻煩，法官也省去對案件分析說理論證的麻煩。但司法適用的結果可能會有違邏輯且不符合公平價值。先用抗辯雖是針對善意搶注而設置，但對惡意搶注并非絕對不能適用。

4.3.1 過了宣告無效除斥期間的可以適應。商標法第四十五條規定已經注冊的商標，違反本法……、第三十二條規定的，自商標注冊之日起五年內，在先權利人或者利害關系人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。距商標注冊之日起滿5年，無法申請宣告無效的，可以適用先用抗辯。

4.3.2 拒絕提出無效宣告請求的可以適用。對惡意搶注者的訴請，被訴侵權人若不愿提起無效宣告請求，而要求適用先用抗辯，實際上這相當于被告放棄了為自己爭取更大權利的途徑，選擇更快捷的結束糾紛的方式，是當事人對自己民事權利的一種處分，法院應當向當事人釋明法律后果，并尊重當事人的選擇。并可參照刑法中“舉輕以明重”原則——對善意搶注者尚且限制其禁用權，對惡意搶注者更應該加以限制，因此應允許被訴侵權人在不提無效宣告請求的前提下，直接要求適用第59條第3款主張先用權抗辯，而非簡單的對被告的抗辯主張不予采納或避而不談，且此時原告無權要求加注區別標識。被訴侵權人作出此種選擇之后，不得依據商標法第45條的規定以原告申請的涉案注冊商標違反商標法第32條的規定為由向商標局提出宣告該注冊商標無效的請求，否則，作為原告的惡意注冊人可以提出抗辯。此舉在于尊重當事人的選擇，并盡快解決糾紛。

注釋：

① 參見《商標法》第59條第3款：商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。

② 參見《商標法》32條：申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標;商標法45條 已經注冊的商標，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，自商標注冊之日起五年內，在先權利人或者利害關系人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。對惡意注冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。

③ 參見（2014）朝民初字第25490號判決書。

④ 參見《專利法》第75條有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：（二）在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的。

⑤ 參見（2010）岸知民初字第70號民事判決書。

⑥ 參見（2014）民提字第168號民事判決書。

參考文獻：

[1] 黃武雙，阮開欣.商標申請人與在后使用人利益的沖突與權衡[J].知識產權，2015（04）：45-52.

[2] 蔣利瑋.論商標在先使用抗辯——對新商標法59條3款的理解和適用[J].中華商標，2013（11）：36.