從實際案例淺談發明專利申請中的優先權

張麗仙

摘 要：優先權是專利申請中的一項重要權利，其要求先后申請的主體具有一致性，對于主體不一致的情況，需要提供優先權轉讓證明。本文從一件實際案例出發，就專利申請中的優先權的相關知識進行了梳理，對如何使用或核實優先權提供一些參考。

關鍵詞：優先權;主體;轉讓;證明

1.案例介紹

申請人M于2017年1月11日提交了一份PCT專利申請A，要求三份優先權，其中一份優先權為2016年8月12日在美國提交的申請W，申請A進入中國國家階段后，于2018年11月23日公開;申請人N于2017年8月11日提交了一份PCT專利申請B，其也要求申請W的優先權，申請B進入中國國家階段后，于2019年3月15日公開。之后申請AB均進入實質審查階段，在實質審查過程中發現，申請B權利要求1-41與申請A權利要求請求1-41的主題相同，且這些權利要求均具備新穎性和創造性。這兩份專利申請究竟哪份能夠獲得授權？本文將以該案例作為切入點，對優先權的相關知識進行梳理，以期對如何使用或核實優先權提供一些參考。

2.優先權的相關法律知識

優先權是專利申請過程中的一項重要權利，根據我國《專利法》，除“申請日”定義本身以及保護期限起算日之外，專利申請中提及的“申請日”，有優先權的均指優先權日，因此優先權對于專利申請至關重要。

優先權起源于1883年簽訂的《巴黎公約》，其目的是方便成員國國民就其發明創造在本國提出專利申請后，在其他成員國獲得專利權。具體是指，申請人在某一個成員國首次提出申請后，在一定期限內就相同主題在其他成員國提出申請，在后申請在某些方面被視為是在首次申請的申請日提出[1]。也就是說，假如申請人與其他申請人在該在先申請的申請日之后就相同主題提出申請，申請人較其他申請人享有優先的地位，故此稱之為“優先權”。

優先權中所指的“主題”，是指每一項權利要求所限定的技術方案;“相同”也不是指文字記載完全相同，只要實質上相同即可，對于在先申請中未通過文字明確記載、但能夠直接或毫無疑義地確定的內容，也屬于在先申請披露的內容。

根據《專利法》第二十九條，優先權分為外國優先權與本國優先權。外國優先權是指申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。本國優先權是指申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。本案中的申請A、B就是要求了外國優先權。

在后申請可以同時要求多件在先申請的優先權，稱之為多項優先權。要求多項優先權的申請，其每項權利要求的每個技術方案都應分別被一個或多個在先申請披露，而不能由多個在先申請組裝、拼湊出新的技術方案。當在后申請僅有部分權利要求的技術方案被在先申請披露，而另外部分未被披露時，僅有被披露的那些權利要求能夠享受優先權，稱之為部分優先權。

優先權要求前后申請的申請人的一致性，完全相同或者是在先申請的申請人之一。此外，1911年，《巴黎公約》進行了修訂，允許“權利繼受人”享受優先權，使得優先權能夠通過轉讓的方式讓渡給其他申請人，使得完全不同的在后申請人也有可能享受在先申請的優先權。本案中，兩個不同的申請人要求同一個在先申請的優先權，就有可能是因優先權轉讓導致的。

3.1優先權歸屬確認

對于PCT申請，國際階段、國內初步審查階段以及實審階段均有可能對優先權進行審查，但審查的內容不完全相同。在國際階段，通常在檢索到P類文件后才對優先權進行核實，否則即使申請人要求了優先權，也不需要核實。國內初審階段的核實更多關注于形式問題，如申請人是否一致以及是否提交優先權聲明、優先權文件副本等。國內實審階段，通常也是在遇到P類文件或其他需要核實優先權的文件后才進一步核實優先權是否有效，此時申請人是否一致、技術方案是否被披露等影響優先權成立與否的各種事項都需要核實。

本案中，申請A與申請W的申請人均為M，申請B的申請人為N，在無相反證明的情況下，優先權應屬于申請人M，而申請人N則必須具有轉讓證明才能享受優先權。

對于普通申請，《專利審查指南》第一部分第一章6.2.1.4規定，優先權發生轉讓的，受讓人應在提交在后申請的三個月之內提交由在先申請的全部申請人簽字或蓋章的優先權轉讓證明文件，若受讓人期滿未提交或者提交的證明文件不符合規定，則視為未要求優先權。對于進入國家階段的國際申請，《專利審查指南》第三部分第一章5.2.3.2中未明確規定提交優先權轉讓證明的期限。

審查員應當要求申請人N在規定的時間內提交優先權轉讓證明，若申請人無法如期提交，則可視為未要求優先權。此時申請B的申請日為其實際申請日，即2017年8月11日，無論申請A權利要求1-41的優先權是否成立，由于其實際申請日已經早于申請B的申請日并在申請B的申請日之后公開，且公開了申請B權利要求1-14的技術方案，構成申請B的抵觸申請，申請B權利要求1-41都不具備新穎性，無法授權。

3.2優先權與申請權

有觀點認為[3]，優先權是依附于專利申請權的一項權利，轉讓專利申請權時，如無特殊聲明或保留，優先權也將隨之轉讓，申請人可以通過轉讓在先申請的申請權來轉讓優先權。筆者認為該觀點有一定道理，但通過轉讓申請權來轉讓優先權從理論與實際操作上都存在問題。

首先從理論上，我國《專利法實施細則》第三十二條第三款規定，要求本國優先權的，其在先申請自在后申請提出之日起即視為撤回。也就是說，“優先權”啟用的同時意味著“申請權”消失，為獲得優先權而事先獲得一個即將消失的權利，對申請人并無附加利益。從操作上上，專利申請權轉讓需要雙方簽訂書面合同并且向國務院專利行政部門登記公告，而優先權轉讓僅需要出讓方簽字或蓋章，無需向國務院專利行政部門登記公告，提交優先權轉讓證明顯然更為快捷簡便。

有觀點認為[4]，外國優先權與專利申請權是相互獨立的兩種權利，其轉讓也具有獨立性。申請人可以選擇一同轉讓專利申請權與優先權，也可以分別轉讓。根據該觀點，假設上述案例中，M將W在中國的優先權轉讓給N，但保留W的申請權，N提出申請B0并要求享有W的外國優先權，之后W進入中國國家階段，成為W0，為避免重復授權，B0與W0權利要求的范圍必然要有所不同，這可能需要修改B0權利要求的范圍，實際上限制了N的權利享受范圍。此外，我國專利法實施細則第三十二條第三款的立法本意就是為避免重復授權，如果允許外國優先權與申請權獨立轉讓，在上述假定案例的情況下就會產生本國優先權與外國優先權具有不同待遇的問題。因此，允許外國優先權與申請權獨立轉讓在我國是否可行，還有待討論。

4.結束語

優先權是一項有利于申請人的制度，申請人在要求優先權時，需要嚴格遵守相關規定，對于優先權發生轉讓的，需要選擇合適的轉讓方式并及時提交相關證明文件，避免權利受損。在審查過程中，審查員則要認真核實優先權是否有效，避免錯誤授權，導致后續出現法律糾紛。

參考文獻：

[1]尹新天.中國專利法詳解.知識產權出版社，2012年9月第2版，2017年8月第11次印刷，第283-296頁

[2]劉瑾等.淺析專利申請權轉讓和優先權轉讓[J].審查業務通訊，2020年第9期，第68-75頁

[3]杜鵑. 國外專利優先權的性質及轉讓問題研究[J].企業導報，2010年第12期，第173-174頁

（國家知識產權局專利局專利審查協作江蘇中心，江蘇 蘇州215000）