機械領域專利創造性判斷中“有限的試驗”的理解

引 言

根據《專利法》第二十二條第一款的規定，授予專利權的發明和實用新型應當具備新穎性、創造性和實用性。創造性，是指與現有技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。在專利審查實踐中，通常采用“三步法”來判斷發明或實用新型是否具備突出的實質性特點。所謂“三步法”，是指確定最接近的現有技術、確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題、判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見這三個步驟1。然而在很多情況下，審查員也會以“發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的”為由，否定發明具備突出的實質性特點，從而否定其創造性2。在這些情況下，申請人往往難以信服，事實上審查員的觀點有時也存在偏頗之處。

筆者通過以下案例來探討對機械領域專利創造性判斷中“有限的試驗”的理解。

案情介紹

案例1：

涉案專利申請的權利要求1如下：

“一種外科用具，其包括：

至少一個適合于將材料運輸到椎骨內的工具，該工具包括運輸機構和液壓促動器，該運輸機構包括：

a）包括第一活塞和輸入口的主體;

b）連接到主體的運輸管，材料通過運輸管運輸到病患的椎骨內;

所述液壓促動器是包括第二活塞和缸體的手動泵，第二活塞和缸體帶有匹配螺紋，使得液壓流體能夠通過旋轉第二活塞進行泵送;

該液壓促動器在輸入口連接到主體，用于在壓力下運輸液壓流體到主體，以便推動第一活塞，該第一活塞直接地推動所述推動器，使得在運輸管內的材料被運輸到病患的椎骨內;和至少1cc的人造生物相容的已準備的材料，它在身體外不凝固為硬化狀況，它包括在運輸管內;

其中該運輸機構能夠以100個大氣壓以上的壓力運輸所述材料。”

該申請在實審中被駁回，審查員檢索到的對比文件1公開了將材料運輸到椎骨內的工具，該工具包括運輸機構和液壓促動器44，運輸機構包括主體24和連接到主體24的運輸管38，主體24包括第一活塞51、推動器和輸入口，材料20通過運輸管38運輸到病患的椎骨內;液壓促動器44通過管路連接到主體24的輸入口，用于在壓力下運輸液壓流體到主體24，以便推動第一活塞51，由第一活塞51直接推動推動器，使得在運輸管38內的材料20被運輸到椎骨內。此外，對比文件1也使用至少1cc的人造生物相容的已準備的材料20，它在身體外不凝固成硬化狀況，且在運輸過程中材料20包括在運輸管38內。

權利要求1相對于對比文件1的一個區別技術特征是：運輸機構能夠以100個大氣壓以上的壓力運輸材料。

在復審程序中，專利復審委員會認為：上述區別技術特征僅僅是對施加材料的壓力作出的選擇，運輸材料的壓力與材料本身的黏性、運輸管的直徑和長度、椎骨對壓力的承受程度等因素密切相關，例如對于黏性大的材料需要施加較大的壓力，對于黏性小的材料只需施加較小的壓力。因而本領域技術人員會綜合考慮上述各個因素，通過有限的試驗，即可選擇出運輸材料的合適的壓力。這種常規選擇不需要付出創造性的勞動，其取得的技術效果也是可以預期的。

案例2：

涉案專利的權利要求1如下：

“一種葉輪，包含：一輪轂;以及多個扇葉，環設于該輪轂周緣，每一所述扇葉具有一前緣與一尾緣，該前緣與該輪轂的頂端距離一預定高度，該尾緣突出于該輪轂的底端，從而使扇葉整體下移，其中該預定高度與該輪轂的高度比為15%至22.5%?！?/p>

在無效程序中，請求人主張證據1公開了權利要求1中的特征“葉輪的扇葉的前緣低于輪轂的頂端一預定高度，扇葉的尾緣突出于輪轂的底端”，在此基礎上通過有限次試驗即可得到特征“該預定高度與該輪轂的高度比為15%至22.5%”。

終審法院認為，雖然證據1公開了“葉輪的扇葉的前緣低于輪轂的頂端的高度”，但是本專利中的“高度比為15%至22.5%”具有不需要提高風扇轉速即可提升風扇工作區域的效能，而現有技術中并沒有對相應技術效果的定性或定量描述，因此本領域技術人員不會想到通過使得“高度比為15%至22.5%”來提升風扇工作區域的效能，該特征使權利要求1具備創造性。

案例3：

涉案專利的權利要求1如下：

“一種快速活絡扳手，有扳手體，扳口，蝸桿，扳手體的手柄體上開有安裝槽，安裝槽中裝有帶螺旋槽的導軸，手柄體上裝有推鈕，推鈕與導軸的螺旋槽嵌配，其特征是：在導軸一端與蝸桿間裝有相嚙合的一對傘齒輪，蝸桿采用大螺距蝸桿，蝸桿的螺距為4～10mm。”

在無效程序中，請求人提供了附件1，其涉及一種推拉式快速扳手，包括扳手體，扳手體上有固定鉗口、活動鉗口、開鉗螺桿，其中扳手體中裝有滑動推子、螺桿，滑動推子套在螺桿上，螺桿在扳手體的手柄中轉動，滑動推子內開有螺旋條或螺旋槽，與螺桿相配合，螺桿一端連接一主動錐齒輪，該主動錐齒輪與開鉗螺桿上的從動錐齒輪嚙合，沿扳手體推或拉滑動推子，通過滑動推子與螺桿的配合，使螺桿旋轉，主動錐齒輪隨之旋轉，帶動與之嚙合的從動錐齒輪旋轉，進一步旋轉開鉗螺桿，通過活動鉗口上的齒條開或閉活動鉗口。

權利要求1與附件1相比，其區別技術特征在于采用大螺距蝸桿驅動扳口開合、蝸桿的螺距為4～10mm。而附件1采用螺桿驅動扳口開合。

專利復審委認為：現有技術并未給出將4～10mm大螺距蝸桿應用在活絡扳手上的技術啟示，且該技術特征能夠起到使扳口平移速度快、導向軸長度大為縮短、扳口能夠快速張合的目的，實現涉案專利相對于現有活絡扳手更加靈活方便、操作快速的效果。因此權利要求1具備創造性。

然而，一審和二審法院均認為，本領域技術人員在有限次實驗的基礎上，選擇螺距4～10mm的蝸桿是顯而易見的。

終審判決維持了專利復審委的決定。

個人理解

通過以上案例可以得出，與采用“三步法”來判斷發明或實用新型是否具備突出的實質性特點相類似，在機械領域中，判斷發明相對于現有技術是否通過“有限的試驗”可以得到，可以按照以下三個步驟進行。

（1）確定最接近的現有技術。最接近的現有技術是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，其可以是與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多的現有技術，或者雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術。如上述案例1中的對比文件1，案例2中的附件1，案例3中的附件1，均是與要求保護的發明最接近的現有技術。

（2）確定發明的區別特征，然后根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。如案例1中，發明相對于對比文件1的區別技術特征是：運輸機構能夠以100個大氣壓以上的壓力運輸材料。案例2中，發明相對于附件1的區別特征是“該預定高度與該輪轂的高度比為15%至22.5%”，其所要解決的是如何在不需提高風扇轉速的前提下提升風扇工作區域的效能的技術問題。案例3中，發明相對于附件1的區別特征是“蝸桿采用大螺距蝸桿、蝸桿的螺距為4～l0mm”，其所要解決是如何使扳口平移速度快的技術問題。

從上述案例也可以看出，在機械領域中采用“有限的試驗”來判斷發明是否具備創造性時，其區別特征形式為：結構特征A′+數值范圍r。而在“三步法”判斷創造性時，區別特征通常僅有結構特征。

（3）判斷最接近的現有技術相關的技術手段A與區別特征中的結構特征A′所解決的技術問題是否相同。

當技術手段A的結構與結構特征A′的結構相同時，審查員通常會認為技術手段A與結構特征A′所解決的技術問題相同，本領域技術人員可以在現有技術的基礎上通過有限的試驗得到數值范圍r，即得到本發明技術方案。在案例1中，權利要求1和對比文件1都是將材料運輸到椎骨內的運輸機構，即技術手段A的結構與結構特征A′的結構相同，區別僅在于材料黏性大小不同，既然對比文件1可以輸送黏性小的材料，那么本領域技術人員也可以用同樣的運輸機構來輸送黏性大的材料，并在此基礎上通過“有限的試驗”得到在100個大氣壓以上的壓力下可以輸送黏性大的材料。

但是，如果發明取得了本領域技術人員預料不到的技術效果，即便技術手段A的結構與結構特征A′的結構相同時，也不能認為技術手段A與結構特征A′所解決的技術問題相同，此時不能認為本領域技術人員可以在最接近的現有技術的基礎上通過有限的試驗得到數值范圍r。譬如案例2中，雖然證據1公開了“葉輪的扇葉的前緣低于輪轂的頂端的高度”，但是由于現有技術中并沒有記載該結構特征可以達到不需要提高風扇轉速即可提升風扇工作區域的效能，因此現有技術中“葉輪的扇葉的前緣低于輪轂的頂端的高度”解決的技術問題并非提升風扇工作區域的效能，在此情況下不能認為本領域技術人員可以通過“有限的試驗”得到“高度比為15%至22.5%”，從而在不提高風扇轉速的前提下即可提升風扇工作區域的效能。

在大多數案例中，最接近的現有技術中的技術手段A的結構與本發明中的結構特征A′的結構并不相同，在這種情況下，審查員通常會認為本發明中的結構特征A′屬于慣用手段，可以用現有技術中的技術手段A置換本發明中的結構特征A′，并在此基礎上通過有限的試驗得到數值范圍r，從而否定本發明的創造性。對此，筆者認為應該具體分析，如果本發明中的結構特征A′和現有技術中的技術手段A所解決的技術問題并不相同，那么就不能輕意認定可以用現有技術中的技術手段A置換本發明中的結構特征A′，從而使“有限的試驗”失去了現有技術的基礎。比如在案例3中，現有技術并未給出將蝸桿應用在活絡扳手上的技術啟示，或者說現有技術中的蝸桿并不能解決扳手上的扳口平移速度慢的問題，因此本領域技術人員不會將現有技術中的技術手段A置換本發明中的結構特征A′，即不會將附件1中的螺桿置換成本發明中的蝸桿，從而也就不可能通過有限的試驗得到蝸桿的螺距為4～10mm時，扳手具有扳口平移速度快等技術效果。

結 語

當審查員以“發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過有限的試驗可以得到的”為由，否定發明具備創造性時，申請人或專利權人應當深入挖掘發明技術方案和技術效果，積極尋求對策。在以下兩種情況中，申請人或專利權人可以提出爭辯：

第一種情況：雖然技術手段A的結構與結構特征A′的結構相同，但是發明取得了本領域技術人員預料不到的技術效果，則不能認為技術手段A與結構特征A′所解決的技術問題相同，也說明在現有技術基礎上不可能通過“有限的試驗”得到本發明。

第二種情況：如果技術手段A的結構與本發明中的結構特征A′的結構不相同，并且結構特征A′和技術手段A所解決的技術問題并不相同，則不能認定技術手段A是結構特征A′的慣用手段，從而使“有限的試驗”失去了現有技術的基礎。

作者簡介：李斌（1975—），男，本科，玉溪市知識產權援助中心助理研究員，研究方向：知識產權法。