從一個復審案例淺談創造性評判中準確認定發明起點的重要性

麥佐艷 董覺非

一、引 言

創造性評述是發明專利實質審查過程中最常見的審查意見，為了便于理解與操作，《專利審查指南》（2010版）提供了“三步法”作為創造性評判的基本方法：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。這三步是環環相扣的，最接近現有技術的選取和確定是最基礎和最重要的，直接影響了整個創造性評述是否正確。然而，由于所認定的最接近現有技術不恰當，在審查實踐中出現了很多生搬硬套“三步法”來進行創造性評述的審查意見甚至是駁回決定，使得申請人的創新成果未得到專利法的保護，直接損害了申請人的創新熱情。

二、創造性評述中的考慮因素

（一）從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發

“三步法”的第一步就是確定最接近的現有技術。所謂最接近的現有技術是理論上存在的，然而審查員在檢索過程中不可能窮盡所有的現有技術，審查員所認定的最接近的現有技術是否恰當是首先需要考慮的問題。發明創造的過程通常是一個發現現有技術存在技術問題并尋找技術手段對現有技術進行改造的過程。最接近現有技術的選取應當考慮與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題相同、技術效果或用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多的現有技術，或者雖然與本發明的技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術。因此，所謂的最接近的現有技術應當存在一定的技術問題，并且解決該技術問題即可成為本發明的起點。

在創造性評述過程中還應從發明實際解決的技術問題出發來判斷現有技術是否給出了相應的技術啟示，進而判斷本領域技術人員是否有動機對最接近的現有技術進行改進。

（二）將技術方案作為一個整體考慮

《專利審查指南》（2010版）指出，在評價發明是否具備創造性時，審查員不僅要考慮發明的技術方案本身，而且還要考慮發明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發明作為一個整體看待。而從技術方案本身來看，審查員也不能機械地將技術方案拆解成一個個技術特征，然后從現有技術中找到不同的對比文件進行拼湊組成該發明。在審查過程中，應時刻遵循整體原則，將請求保護的技術方案作為一個整體進行看待，在此基礎上分析現有技術是否給出了相應的技術啟示。

（三）站位本領域技術人員避免事后諸葛亮

“三步法”的第三步需要判斷要求保護的發明是否顯而易見，而其判斷主體是本領域技術人員。本領域技術人員是為了統一審查員和申請人之間的理解及判斷標準而虛擬的概念，因而在審查過程中要求審查員站在本領域技術人員的角度來分析問題，其不可能具有超出本領域的技術知識和實驗能力，也不能獲知申請日之后本領域有關的技術知識，即本領域技術人員需要站在申請日以前本領域的技術水平的前提下進行創造性的評判，而不應犯事后諸葛亮的毛病。虛擬“本領域技術人員”這個概念的目的在于通過規范判斷者所具有的知識和能力界限，統一對專利申請以及現有技術文獻的理解，以及對創造性高度的要求，減少創造性判斷過程中主觀因素的影響。但是，由于專業知識和審查經驗不足等原因，部分審查員在創造性評判中也常賦予“本領域技術人員”創造能力，從而得出所請求保護的技術方案不具備創造性的結論。

因此，最接近的現有技術選取是否正確，其是否可以構成該發明的起點，直接決定了創造性的評述是否合理。

三、復審案例分析

下文所分析的是一個在實質審查階段被審查員以不具備創造性的理由駁回，而經申請人提出復審請求后又獲得授權的案例。

（一）駁回決定回顧

該案涉及一種繪圖套裝，申請人在背景技術中提到該方案解決了兩個技術問題：（1）現有的蠟筆形狀為圓柱體，只能完成簡單的填涂，靈活性、擴展性較差；（2）利用現有蠟筆繪圖時，需要利用多個工具來配合繪圖，但沒有合適的裝載盒，只能把繪圖玩具直接放在提袋內，取用不方便，而且容易對蠟筆造成磨損。

該案的發明目的就在于提供一種操作簡單、靈活性高的繪圖套裝。駁回決定所針對的權利要求如下：

一種繪圖套裝，如圖1所示,其特征在于，所述繪圖套裝包括繪圖模板1、繪圖蠟筆2及拓印蠟筆3；所述繪圖模板1上設有圖案紋理11，所述圖案紋理11為立體并凸出在所述繪圖模板1表面；所述繪圖蠟筆2的橫截面為正六邊形；所述繪圖蠟筆2的兩端的切角呈45°；所述拓印蠟筆2的筆桿為中空柱狀。所述繪圖套裝還包括包裝盒；所述包裝盒包括盒底5、吸塑底部6、吸塑蓋部7及盒蓋8，所述盒底5通過鉸鏈與所述盒蓋8相連接，所述吸塑底部6活動置于所述盒底5內部，所述吸塑蓋部7活動置于所述盒蓋8內部；所述吸塑底部7上設有容納槽61以裝載所述繪圖蠟筆2及拓印蠟筆3。

圖1 繪圖套裝結構

申請人認為上述技術方案具有良好的技術效果：結合繪圖蠟筆、拓印蠟筆及繪圖模板可靈活地完成繪圖作品。其中，可利用繪圖蠟筆勾畫圖案或填涂顏色，橫截面為正六邊形的繪圖蠟筆可方便用戶拿捏，而繪圖蠟筆的兩端呈45°切角，可方便涂畫上色；同時，利用繪圖模板及拓印蠟筆可進行涂抹拓印，拓印蠟筆的筆桿為中空柱狀，可回避拓印蠟筆在繪圖模板的圖案紋理上涂抹移動過程中與繪圖本的摩擦，使拓印畫面簡單快速干凈，利于后期涂畫上色。另外，配合專門的包裝盒，將繪圖蠟筆及拓印蠟筆有規律地置于吸塑底部的容納槽內，不易造成繪圖蠟筆及拓印蠟筆的磨損，方便取用和攜帶。

審查員所引用的對比文件1涉及一種兒童智力印刷機，說明書節選如下：

如圖2所示，該兒童智力印刷機由32K紙大小的塑料方盒整體組成，上下共分為三層。上層由面板2、壓紙框1、鎖鈕9組成，用于固定圖形凸版10及印刷用白紙。中層為一小推拉盒6，內盛上色輥）和替換用圖形凸版8，下層為一大推拉盒3，用來盛放印刷用白紙、膠輥4以及供上色輥7和涂色用的各色蠟筆5。

該兒童智力印刷機有兩種使用方法：（1）拓印——在面板2上拼好圖形凸版10（可組合成多種圖形），鋪上由下層推拉盒3中取出的白紙，按下壓紙框1至鎖鈕9）住，將蠟筆5裝入上色輥7中，沿紙面推動數次，即可得到一張拓印圖案。（2）活字凸版印刷——在面板2上拼好圖形凸版10，用裝好蠟筆5的上色輥7沿版面推動數次，再將白紙鋪好，按下壓紙框1至鎖鈕9鎖住，用膠輥4沿紙面滾動數次，即可得到一張印刷圖案。兩種方法得到的圖案均可再用各色蠟筆5進行填充、涂色。

圖2 兒童智力印刷機

審查員在駁回決定中指出，對比文件1作為最接近的現有技術公開了一種兒童智力印刷機（相當于繪圖套裝）：包括圖形凸版10（相當于繪圖模版）、蠟筆5（相當于拓印蠟筆），圖形凸版10上設有圖形（相當于圖案紋理），其為立體并凸出在圖形凸版10的表面。

該權利要求與對比文件1相比，區別技術特征在于：（1）還包括繪圖蠟筆，繪圖蠟筆的橫截面為正六邊形，繪圖蠟筆的兩端的切角呈45°，拓印蠟筆的筆桿為中空狀；（2）所述繪圖套裝還包括包裝盒；所述包裝盒包括盒底、吸塑底部、吸塑蓋部及盒蓋，所述盒底通過鉸鏈與所述盒蓋相連接，所述吸塑底部活動置于所述盒底內部，所述吸塑蓋部活動置于所述盒蓋內部；所述吸塑底部上設有容納槽以裝載所述繪圖蠟筆及拓印蠟筆。基于上述區別特征，可以確定該申請實際解決的技術問題是如何設置繪圖蠟筆和拓印蠟筆的形狀以方便繪圖。

審查員認為，在繪圖套裝中設置繪圖蠟筆是本領域的常規技術手段，繪圖蠟筆的橫截面采用常用的鉛筆的橫截面形狀即正六邊形對于本領域技術人員來說是很容易想到的。另外，現有技術公開了將拓印蠟筆設置成中空，繪圖蠟筆兩端形成切角的方案，也給出了設置包裝盒來裝載繪圖工具而便于存取的技術啟示，因而該申請不具備創造性。

（二）復審請求爭辯

復審請求人在復審請求中指出該案相對于現有技術具備創造性，并重點爭辯了上述對比文件1并非最接近的現有技術，其不能構成該發明的起點，沒有改造成該申請的需求和動機。

該申請中兩端的切角呈45°的繪圖蠟筆和中空柱狀的拓印蠟筆正是該申請的創新點之一，所述繪圖蠟筆的繪圖是通過兩端的切角進行的，可方便勾畫圖案或填涂顏色；中空柱狀的拓印蠟筆則使得拓印蠟筆與繪圖紙間的接觸面中空，減少摩擦，使得拓印畫面簡單快速干凈，利于后期涂畫上色。即該申請的繪圖蠟筆和拓印蠟筆的工作部均分別設置于其兩端。該申請的繪圖套裝還包括包裝盒，以便于蠟筆的存取。

對比文件1公開的印刷機有兩種使用方法：拓印和凸版印刷。拓印是在面板2上拼好圖形凸版，鋪上由下層推拉盒3中取出的白紙，按下壓紙框1至鎖鈕9鎖住，將蠟筆5裝入上色輥7中，沿紙面推動數次即可得到一張拓印圖案。凸版印刷是在面板2上拼好圖形凸版，用裝好蠟筆5的上色輥7沿版面推動數次，再將白紙鋪好，按下壓紙框1至鎖鈕9鎖住，用膠輥4沿紙面滾動數次即可得到一張印刷圖案。上述兩種方法得到的圖案均可再用各色蠟筆5進行填充、涂色。根據上述記載，對比文件1中的蠟筆5在拓印時其工作部為圓柱形蠟筆的側面而非兩端部。此外，對比文件1的兒童智力印刷機由塑料方盒整體組成，上下共分為三層，上層用于固定圖形凸版10及印刷用白紙；中層為一小推拉盒6，內盛上色輥7和替換用圖形凸版8；下層為一大推拉盒3，用來盛放印刷用白紙、膠輥4及供上色輥7和涂色用的各色蠟筆5。即對比文件1的三層式結構已經合理地設置有盛放蠟筆的空間。

分析上述兩個方案，可得出：

（1）該申請的拓印蠟筆和繪圖蠟筆的結構和工作原理不同于對比文件1。對比文件1中的蠟筆5在拓印時安裝在上色輥7中，通過滾動上色輥7沿紙面滾動數次實現拓印，即蠟筆5的工作部為圓柱形蠟筆的側面而非兩端部；而該申請的拓印蠟筆設置為中空柱狀，繪圖蠟筆兩端的切角呈45°，拓印蠟筆和繪圖蠟筆的工作部均分別為其兩端，且上述特殊結構具有很好的技術效果。因而在對比文件1的基礎上，并沒有動機對蠟筆5的結構進行改造使其用端部拓印，否則將不能通過上色輥來滾動操作。

（2）兩者的蠟筆存放方式不同。對比文件1的印刷機設置成三層整體式結構，并在相應的層設置推拉盒來存放所述蠟筆；而該申請是通過設置特定結構的包裝盒來存放繪圖蠟筆、拓印蠟筆等。因而在對比文件1的基礎上，本領域技術人員沒有動機改造整體式結構的印刷機來另設包裝盒存放蠟筆。

因此，對比文件1所公開的印刷機與該申請的結構不一樣，蠟筆的結構形式及對應的使用方式也有很大差異，即兩者的發明構思完全不同。本領域技術人員完全沒有動機將對比文件1所公開的技術方案進行改造，即對比文件1根本不構成該發明的起點。經復審請求人的上述爭辯，該案很快獲得授權。

四、結 語

創造性評述是專利審查工作的重點和難點，“三步法”的評述過程實質上是一個審查員站位本領域技術人員重構發明的過程。所謂的最接近的現有技術是否構成該發明的起點則是審查員首先需要著重考慮的因素，如果發明的基礎都不存在，則必然無法根據現有技術還原發明的過程，此時應得出本發明具備創造性的結論。

上述案例的駁回決定發生錯誤的原因在于審查員未能在評述過程中遵循整體原則，在確定最接近的現有技術時未能充分考慮其技術問題是否存在，在評述時機械地割裂技術特征，忽略了方案的整體性，即審查員未能真正做到站位本領域技術人員來重構發明的過程。

只有準確確定最接近的現有技術，充分理解發明的實質，認清本申請和對比文件的技術事實才能為創造性的評述奠定堅實的基礎。