外觀設計專利權評價中關于組合手法的討論

董曉娟 鐘樹先

為了提高外觀設計專利的創新水平，2009年10月1日實施的《專利法》中，對原《專利法》第23條進行了全面修改，其主要體現在增加了“組合”的情形①《專利法第三次修改導讀》.北京：知識產權出版社，2009年3月第1版.，即《專利法》第23條第2款規定：授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特征的組合相比，應當具有明顯區別。

而對于組合手法是否存在啟示以及組合手法類型的選擇等方面一直是對外觀專利可專利評價過程中的關鍵步驟。

一、組合手法的啟示

組合啟示字面意思是“啟發，提示”的意思，《專利審查指南》（2010版）中雖然引入“啟示”這一概念但并沒有作進一步的解釋。所謂組合啟示是指現有設計給普通設計人員提供的設計動機，需要判斷現有設計是否給出了將現有設計特征組合在一起以獲得涉案專利的啟示。②吳大章. 《外觀設計專利實質審查標注新講》. 北京：知識產權出版社,2013年6月第1版.

美國專利審查手冊中援引的一段判詞這樣寫道：外觀設計案件的問題不在于尋求結合的參考依據是否屬于機械意義上的近似領域，而在于它們是否足夠相關以至于一方的某種裝飾性特征會對另一方就此作出的申請有所啟示。因此，美國在是否具有明顯區別判斷中對在先設計領域考慮的是相互之間在裝飾性方面是否有關聯，以至于對本領域設計人員給出某種啟示，不去在意應用外觀設計的物品領域是否相同。

中國專利法雖未對產品領域是否相同進行限制，但在《專利審查指南》（2010版）中也列舉了以下幾種明顯存在啟示的情形：

（2）將產品外觀設計的設計特征用另一項相同或者相近種類產品的設計特征原樣或者做細微變化后替換得到的外觀設計，也即組合手法中的替換。

（3）將產品現有的形狀設計與現有的圖案、色彩或者其結合通過直接拼合得到該產品的外觀設計；或者將現有設計中的圖案、色彩或者其結合替換成其他現有設計的圖案、色彩或者其結合得到的外觀設計。

下面筆者通過從以下三個方面對不同情況下是否存在啟示進行分析。

（一）相同或者相近似種類明顯存在啟示的情形

【案例1】涉案專利涉及一款垂耳兔形象毛絨玩具，包括一個垂耳兔玩具主體和一個背帶，對比設計1顯示了毛絨玩具和背包的組合關系，將對比設計1的玩具和對比設計2玩具背后的背包拼合后即可得到涉案專利，這種情況屬于在相同或者相近似種類產品中明顯存在組合手法啟示的情形。

但在實際審查過程中不難發現相同或者相近種類產品是否一定存在顯而易見的組合手法的啟示，也需要針對不同的情況進行分析。

（二）相同或者相近似種類不具有明顯啟示的情形

【案例2】涉案專利涉及一款噴霧瓶的專利申請，經檢索得到對比設計1的瓶身與涉案專利形狀相同，對比設計2產品頂部杯蓋與涉案專利形狀相同，且對比設計1與對比設計2屬于相同或者相近領域產品。該案是否屬于存在明顯啟示的情形，是否可以將對比設計1與對比設計2的杯蓋直接組合得到本專利呢？

用于運行微處理器的5V恒定電壓(VC電壓)是由電源電壓在電控單元ECU內部產生的。這個恒定電壓，是專門用于傳感器的電源，也是VC端子電壓。在這類傳感器中，從圖8中可以看到，ECU的恒定電壓電路給VC和E2端子之間提供了一個恒定電壓值(5V)。于是，為了輸出電壓信號，這個傳感器用0～5V的電壓變化來代替被檢測的節氣門開度或進氣歧管壓力。維修提示：如果恒定電壓電路失靈或VC電路短路，那么用于微處理器的電源供應中斷，將會使發動機ECU停止工作、發動機失速。

首先，我們在判斷對比設計1與對比設計2是否能夠進行組合時，是在不知道涉案專利的情況下，從對比設計1我們可以看到其瓶子的瓶口相對于瓶身直徑較小，而對比設計2中杯體和杯蓋連接處直徑相同，有一種渾然一體的感覺；同時，兩者杯蓋和杯體的連接關系也不一樣，將對比設計2的杯蓋與對比設計1的瓶身組合較為牽強，嚴格意義來說涉案專利不屬于存在明顯啟示的情形。

（三）非相同或者相似種類需要尋找啟示的情形

【案例3】涉案專利涉及一款掛籃衣架的外觀設計，主要由上部的掛籃和下部的衣架兩部分組成，對比文件1為掛籃，對比文件2為衣架，不屬于相同或者相近種類產品，其組合方式屬于不存在明顯的組合啟示情形。此時需要尋找此類產品組合的啟示，而通過檢索得到對比文件3說明該類產品存在上部為掛籃與下部為掛鉤的組合方式，因此可以將對比文件1、2組合得到涉案專利對其可專利性進行評價。

在這里我們應當把設計要素和設計特征這兩個概念區分開，設計特征是指現有設計的部分設計要素或者其結合，如現有設計的形狀、圖案、色彩要素或者其結合，或者現有設計的某組成部分的設計，如整體外觀設計產品中的零部件的設計。

而設計要素是指外觀設計的形狀、圖案以及色彩三要素，在對組合手法進行判斷時，是對產品物理上可分離、視覺上可以區分出來的設計特征進行組合，而非對產品的點、線、面、圖案、色彩等設計要素進行拆分和組合。

那么在實際審查中我們如何區分設計要素和設計特征呢？筆者結合案例4（圖1）和案例5（圖2）對其區別點進行說明。首先，案例4中涉案專利為沙發的外觀設計，采用漸變色的色彩要素設計，現有設計中檢索到產品名稱為桌子的外觀設計也采用了同樣的漸變色彩設計。但由于對組合手法進行判斷時，針對的是產品視覺上可以區分的設計特征的組合，而非單純色彩要素的組合，因此，即便檢索到與涉案專利相同形狀的沙發，也不能與現有設計中的漸變色彩進行組合對涉案專利進行專利權評價，因此，這種情形不屬于明顯存在啟示的情形。

圖1 案例4

而案例5的涉案專利是扳手手柄的外觀設計。現有設計1為扳手套柄的外觀設計，現有設計2為螺絲刀柄的外觀設計，將現有設計1的扳手手柄的形狀與現有設計2中螺絲刀柄的表面圖案進行組合后得到涉案專利，則屬于將現有設計1的形狀設計特征與現有設計2的圖案和色彩等兩個設計要素相結合的設計特征進行組合的情形，屬于明顯存在啟示的情形。

圖2 案例5

組合手法是對產品物理上可分離、視覺上可以區分出來的技術特征進行組合。如圖3案例6所示，涉案專利的圖案可以簡單地從現有設計中分離出來，那么現有設計中的圖案可以認為是明顯存在啟示的情形。若涉案專利的圖案為現有設計中框線內的圖案，則不屬于可以從現有設計中簡單分離出來的設計特征，那么這種情況不屬于明顯存在啟示的情形。

圖3 案例6

二、組合手法類型的選擇

組合的類型包括拼合和替換兩種，拼合是指將兩項或者兩項以上設計或者設計特征拼合成一項外觀設計，替換是指將一項外觀設計中的設計特征用其他設計特征替換。組合手法類型的選擇是在對外觀設計進行專利權評價過程中經常遇到的問題。

那么，拼合和替換之間有什么區別？在對外觀設計可專利性進行評價時，什么情況適用于拼合，什么情況下適用于替換？我們用下面幾個案例進行具體分析。

【案例7】涉案專利是一個螭龍環形吊墜，現有設計1也是一個吊墜的外觀設計，現有設計2為浮雕圖掛件雕刻圖，將兩項現有設計直接拼合后即得到涉案專利，這種情況是比較典型的僅適用于拼合的情形。

圖4 案例7

【案例8】涉案專利為紅外線測溫計，現有設計1除測溫計把手處與涉案專利不同外，其他部分均相同，而現有設計2把手與涉案專利相同。

組合類型1：將現有設計1的把手用現有設計2的把手進行替換后可以得到涉案專利，屬于將產品外觀設計特征用另一項相同或者相近種類產品的設計特征原樣或做細微變化后替換的外觀設計。

組合類型2：將現有設計1除把手外的部分與現有設計2的把手進行拼合得到涉案專利，屬于將相同或者相近種類產品的多項現有設計特征原樣或做細微變化后進行直接拼合得到的外觀設計。

【案例9】如圖5所示涉案專利為一個左側帶有兩個文字的胸牌，現有設計1胸牌整體形狀與涉案專利相同，但左側圖案是一個花朵圖案，而現有設計2公開了涉案專利的左側的文字圖案。

組合類型1：將現有設計1的胸牌左側的花朵圖案用現有設計2的文字圖案進行替換后可以得到涉案專利，屬于將產品外觀設計特征用另一項相同或者相近種類產品的設計特征原樣或做細微變化后替換的外觀設計。

組合類型2：將現有設計1胸牌主體部分與現有設計2的文字圖案進行拼合得到涉案專利，屬于將相同或者相近種類產品的多項現有設計特征原樣或做細微變化后進行直接拼合得到的外觀設計。

圖5 案例9

【案例10】如圖6所示，涉案專利是一個掛式花架，現有設計1僅包含花架本體，沒有掛鉤，而現有設計2中的掛鉤與涉案專利相同。

組合類型1：將現有設計1的產品整體與現有設計2的掛鉤進行拼合得到涉案專利，屬于將相同或者相近種類產品的多項現有設計特征原樣或做細微變化后進行直接拼合得到的外觀設計。

組合類型2：將描述主體換一下，即將現有設計1與現有設計2互換后，將現有設計2掛籃主體部分用現有設計1的整體替換后得到涉案專利，屬于將產品外觀設計特征用另一項相同或者相近種類產品的設計特征原樣或做細微變化后替換的外觀設計。

通過對案例10進行分析后，筆者認為對于描述主體的選擇也決定了組合手法類型的選擇，如果我們選擇現有設計1作為描述主體，那么這種情形下只能用拼合的組合手法；如果我們選擇現有設計2作為描述主體，那么這種情形下只能用替換的組合手法。

圖6 案例10

三、結 論

結合實際審查經驗和上述案例分析，筆者得出以下結論：

（1）雖然《專利審查指南》（2010版）中列舉了幾種明顯存在組合手法啟示的情形，但對于相同或者相近似種類產品是否存在明顯啟示，還需要根據實際情況進行分析。對將不屬于相同或者相近似種類產品進行組合時，需要在同類產品中尋找其可運用的組合手段對涉案專利可專利性評價的啟示。

（2）在運用組合手法對外觀設計可專利性進行評價時，首先應對區分設計要素和現有設計特征這兩個概念。現有設計特征是指現有設計的部分設計要素或者其結合，如現有設計的形狀、圖案、色彩要素或者其結合，或者現有設計的某組成部分的設計，如整體外觀設計產品中的零部件的設計。設計要素是指外觀設計的形狀、圖案以及色彩三要素。在對組合手法進行判斷時，是對產品物理上可分離、視覺上可以區分出來的部分進行組合，而非對產品的點、線、面、圖案、色彩等要素進行拆分和組合。

目前也有觀點認為，拼合是現有設計的拼合，而替換是設計特征的替換，拼合的直觀理解是1+1=1，對于包含可分離部件的產品可以用拼合也可以用替換，對于設計特征組合的情況只能是替換，不能用拼合。但筆者認為拼合和替換在實際操作中是有交叉的，并沒有嚴格的區分標準，且在有些案例中描述的主體不同，也會導致采用拼合或者替換的類型不同，而對于描述主體即現有設計的選擇，一般會選擇與該專利相似度最高的對比設計作為描述主體，因此描述主題的選擇也決定了組合手法類型的選擇。