從實際案例分析合金領域技術方案創造性答復思路

文/代芳 朱玲艷 張敏，北京高沃國際知識產權代理有限公司保定分公司

1 引言

合金材料是目前研究較為系統的一個技術領域，不同合金材料之間的差別越來越少，再加之合金元素的作用已成為公知常識，使合金材料類專利申請獲得專利授權的難度逐漸增大。如何克服專利審查程序中指出的各項問題，尤其是關于專利法所稱的第22條第3款關于創造性的問題，是每個發明人或者申請人所關注的內容之一。筆者將對一例合金材料技術方案審查意見的答復過程進行分析，以期能夠給相關從業人員以啟示。

2 方案介紹

本文提及的合金材料技術方案和審查過程中所用的對比文件內容概括如表1所示：

表1 對比文件1和申請方案合金材料的組成及其制備方法

表1中，D1為對比文件的技術方案，以下簡稱“對1”，Y為申請方案，以下簡稱為“本案”。本案原始申請文件中權1請求保護的是一種釬具鋼，組成如表1所示，權2是對權1中鈧來源的限定，權3請求保護的是鋼的制備方法。審查意見和駁回決定中意見一致，均指出在本申請權利要求書不具備創造性。

3 答復思路分析

3.1 確定技術問題

無論是在答復審查意見時，還是對已駁回申請文件進行復審請求時，首先需要確定的是申請文件相對于對比文件所要（或者說所能）解決的技術問題是什么，這是爭辯申請文件具有創造性理由的基礎和方向，技術問題確定的合理與否，直接關系到申請文件請求保護的權利要求是否能夠得到審查員或者合議組的認可。

就本案而言，由于本案僅公開了硬度一項性能表征結果，通過計算可知本案合金的硬度優于對1方案，因此，在撰寫復審請求時，將硬度提升作為本案要解決的技術問題是比較合適的。

3.2 選擇技術區別特征

客觀來講，在方案確定的情況下，技術區別特征是確定的，但由于技術方案（這里指要求保護的技術方案）是可以修改的，因此，技術區別特征也就具有可變性。當申請文件與對比文件之間存在多項區別特征時，這就需要我們能夠對眾多的技術區別特征加以甄別，以選取更適合的答復角度。

與對1文件相比，本案合金組成的區別僅在于鉻元素的有無，而制備方法存在顯著差別，為使方案更為合理，筆者將制備方法補充到權1中；同時根據實施例的記載，對硅元素的含量范圍進行了縮小，使實施例的硅元素用量落在權利要求保護范圍內，還能與對1文件的方案中硅含量形成區別。

這里需要說明的是，雖然碳元素的含量也可以通過修改形成新的區別特征，但碳元素會影響滲碳工藝，若修改碳元素的含量，反而會引發審查員向“為了滲碳工藝的實施，調整碳元素的含量是本領域技術人員容易想到的”這一方向思考，不利于本案創造性理由的陳述。

可見，技術區別特征選擇的是否合適，直接影響審查員對方案的理解，甚至影響申請文件審查過程的走向。

3.3 整理論述思路

在針對鉻元素有無這一區別特征的論述時，筆者對本案省略鉻元素非顯而易見性的理由陳述思路是：第一，從本申請技術問題的角度說明，Cr元素是本領域制備高硬度合金材料的常規元素，并以中國專利201310696674.5公開方案作為證據；第二，站在審查員的角度進行說明：如審查員所言，Cr的作用是提高合金強度，但如何能夠預期不使用Cr后，如何改進對1的方案，才能得到硬度更高的合金產品，對1和現有技術均沒有提及。這種從正反兩方面論述“省略鉻元素”區別特征非顯而易見性的方式，顯然比單向說明更有力度。

關于硅元素含量的區別特征，仍按照上述思路，從元素作用角度出發進行論述，這里不再重復分析。

關于制備方法這一區別特征，筆者在論述該技術特征的非顯而易見性時，除分析技術方案本身外，同樣也結合了審查員的審查思路，首先，從對1技術方案的角度看制備方法的調整是否存在動機。對1中碳含量為0.35～0.44%，屬于典型的中碳鋼，適合正火處理，但并不適合滲碳工藝。本案合金元素中碳含量為0.1～0.4%，與對比文件1中碳含量接近，較為適合正火工藝進行處理，這就使得將正火處理替換為回火和滲碳處理工藝顯得非顯而易見了；其次，分析審查意見中內容與本方案是否存在矛盾之處。駁回決定中曾指出“Cr在鋼種里能有效的減緩奧氏體的分解速度，提高鋼的淬透性、滲碳性能和回火性能”，若審查員的上述觀點成立，那么本領域技術人員即便是想到采用滲碳工藝，也應該是保留對滲碳有利的鉻元素，更加不可能省略對1方案中的鉻，這樣本申請方案在不使用鉻的情況下，反而實施滲碳工藝的制備方法就顯得非顯而易見了。

綜上所述，合金材料類申請若能夠獲得較優的技術效果，對于專利權的申請是十分有利的，因此，在撰寫階段，專利代理人或者發明人，應盡可能的體現技術方案的優勢。而對于在審案件來說，專利代理人應針對每一件申請的意見通知書內容進行客觀分析，尤其是要找出申請文件與對比文件在技術上或者其他方面的優勢，確定好技術優勢后，有針對性的對相關的區別技術特征進行意見陳述，必要時可通過修改權利要求的方式，形成保護范圍更為合理的技術方案，這對扭轉案件審查走向十分有利。