淺談PCT國際申請進入中國國家階段時申請人中轉外的問題

劉 琦

根據我國《專利法實施細則》和《專利審查指南》（2010版）的規定，通過《專利合作條約》（即PCT）進入國家階段時的申請人應與國際公布文本扉頁上的記載一致。如果該PCT申請在國際階段發生了申請人變更，且記錄在國際局“記錄變更通知書”（以下稱“PCT/IB/306表”）中，則在進入中國國家階段的時候，應當以變更之后的申請人名稱進入中國國家階段。

根據相關規定①參照《專利法實施細則》第104條和《專利審查指南》（2010 版）第三部分第一章第 5.10 節，如果PCT/IB/306表選擇的變更類型是“the person”，申請人需要提交證明申請權轉移的支持文件，如轉讓證明、贈予合同、公司合并證明等。如果涉及到中國內地的單位或個人將申請權轉給外國人、外國企業或者外國其他組織的時候，應同時提交《技術出口許可證》或者《自由出口技術合同登記證書》（以下稱《技術出口合同登記證》）②參照《專利審查指南》（2010 版）第一部分第一章第 6.7.2.2 節第（3）（ii）項。

按照《技術進出口管理條例》第2條，技術出口是指：從中華人民共和國境內向中華人民共和國境外，通過貿易、投資或者經濟技術合作的方式轉移技術的行為，包括專利權轉讓、專利申請權轉讓、專利實施許可、技術秘密轉讓、技術服務和其他方式的技術轉移。根據該條例，屬于禁止出口的技術，不得出口；屬于限制出口的技術，實行許可證管理，未經許可，不得出口；對屬于自由出口的技術，實行合同登記管理。為了協調該條例的內容，《專利法實施細則》和《專利審查指南》（2010版）中做出了上述的規定，即凡是涉及到中國內地的單位或個人將申請權轉給外國人、外國企業或者外國其他組織的時候需要提交《技術出口合同登記證》。

在實踐操作中，許多申請人在遇到此類情況時感到無從入手。筆者試圖通過案例提供一些指導思路和注意事項，以幫助申請人在遇到此種情況時可以順利應對。

一、案例1：申請人在國際階段由中國公司變更為外國公司

（一）案情

申請人在PCT國際階段公布中顯示為中國公司，后在國際階段變更為外國公司，并記錄在IB/306表中。在進入中國國家階段時以變更后的外國公司名義進入。專利局發出補正通知書，要求申請人補交申請人變更文件，其中包括《技術出口合同登記證》。而申請人在地方主管部門辦理登記證的時候，由于提交的“國際申請進入中國國家階段通知書中”記錄的申請人名字為外國公司的名稱，地方主管部門認為不存在技術出口的問題，不予受理。

（二）處理

根據和專利局審查員的溝通，即使存在IB/306表，申請人仍可以在“進入國家階段請求表”（ PCT/IB/501）中填寫與國際公布文本扉頁上一致的申請人信息。專利局會照常發出 “國際申請進入中國國家階段通知書”，并記錄PCT/IB/501表中填寫的申請人名稱。對于涉及申請人中轉外的情況，經此法操作，記錄在“國際申請進入中國國家階段通知書”中的申請人便會為中國公司，這樣就解決了上述案情遇到的問題，使得申請人可以順利地在地方外經貿主管部門辦理《技術出口合同登記證》。

二、案例2：申請人在進入中國國家階段時變更為外國公司

（一）案情

PCT申請人為中國公司，在國際階段未做申請人變更，即不存在IB/306表，但在進入中國國家階段時中國申請人想將該PCT進入中國國家階段的申請轉讓給外國公司。故只是在PCT/IB/501表中填寫外國公司的名稱。

（二）處理

如果在PCT/IB/501表中填寫外國公司的名稱，由于與國際公布時記錄的申請人名稱不符，申請人需要在規定的時限內向專利局提交支持申請權轉移的證明文件。又由于涉及申請人中轉外的變更，申請人需要提交《技術出口合同登記證》。為避免在時限內不能及時準備并提交有關證明文件，包括《技術出口合同登記證》，影響該申請在中國國家階段的初審程序，建議申請人在PCT/IB/501表中仍然填寫中國公司的名字，保持與國際公開一致。該案初審合格之后，申請人可以通過著錄項目變更手續來完成申請人的變更，從而避免了產生任何有礙該案后續正常審理的時限，有利于該申請順利進入實質審查階段。

三、案例3：中國專利局為受理局的情形

（一）案情

一家中國公司選擇中國專利局為受理局提交了一件PCT國際申請（PCT/CN）。國際公開后，中國申請人將該PCT/CN申請轉讓給了一家外國公司，國際局據此發出了IB/306表。此后，該PCT國際申請以該外國公司為申請人進入中國國家階段。

（二）處理

由于涉及中國申請人變更為外國申請人的情形，根據上文所述，在提交該PCT進入國家階段申請時需要提交《技術出口合同登記證》，作為在國際階段申請人變更的證明。這種情況下，申請人通常會有一個疑慮，地方主管部門是否會受理關于PCT國際申請的申請人中轉外的情形？在實踐中，我們注意到目前大多數地方主管部門把中國專利局受理的PCT國際申請的申請人中國公司轉外國公司的情形也納入了可以辦理《技術出口合同登記證》的范疇內。故建議申請人在準備進入中國國家階段申請的同時，就該PCT/CN國際申請在地方主管部門辦理了《技術出口合同登記證》，且不用等到有了中國申請號再進行辦理，以便加快審查進度。

通過以上的三個案例可以清楚地了解到，針對PCT申請進入中國國家階段的專利申請，如果在不同階段進行申請人變更，即由中國公司變更為外國公司的中轉外情形下辦理相關申請的主要思路和注意事項。值得注意的是，審查員在核查進入聲明中的申請人信息與PCT國際申請是否一致的依據是國際公布文本扉頁上記載的內容。如果申請人的變更可以在國際公開之前完成，使得國際公布文本扉頁上記載變更后的申請人信息，則在進入中國國家階段時就無需提交關于申請人變更的文件。

但是，所有的PCT國際申請在進入中國國家階段發生申請人中國公司變更為外過公司的時候，都需要提交《技術出口合同登記證》嗎？筆者在實踐中發現，事實并不是這樣的。下面將通過案例4和案例5對可以不提交《技術出口合同登記證》的情形進行介紹。

四、案例4：僅為更正申請權錯誤的申請人變更

（一）案情

一家中國公司和一家美國公司為共同申請人以美國專利局為受理局提交了一件PCT國際申請，沒有要求優先權。在PCT國際階段提交了申請人變更請求，由共同申請人變更為美國公司為單獨申請人，國際局依此發出了IB/306表。該申請在進入中國國家階段時，按照相關規定，需提交支持申請人變更的證明文件。因涉及了中國公司向外國公司的轉讓，所以需提交《技術出口合同登記證》。

（二）處理

在處理此申請的過程中發現該案事實為：根據中國公司和美國公司之間的協議，中國公司派往美國公司3名中國籍研發人員，協同美國公司的研發人員在美國完成了此發明創造。且根據公司之間的協議，就該發明創造申請專利的權利屬于美國公司。但是美國事務所在進行PCT申請時，錯把3位中國籍發明人所屬的中國公司列為了PCT申請的共同申請人。后續發現該錯誤時，在PCT國際階段提交了申請人變更請求。因而，提交《技術出口合同登記證》顯然是不符合該案事實基礎的證明文件。而且，根據《技術進出口管理條例》，技術出口是指從中國境內向境外轉移技術的行為。如果該案辦理了《技術出口合同登記證》，就意味著該專利申請是中國境內向境外轉移的技術。那么,該技術方案是否在國內完成，是否在首次提交前在中國專利局提交過向外保密審查請求等問題，都需要進一步確認。根據中國《專利法》第20條，任何單位或者個人在中國完成發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先在中國知識產權局進行保密審查。如果未經保密審查即在國外首次提交，審查員可以根據《專利法實施細則》第44條、第53條和第65條，以未作保密審查為理由，在初審階段、實審階段和后續的無效階段對該專利申請做出駁回或者無效的決定。

通過該案事實經過可知，該技術方案是在美國完成，不存在保密審查請求的問題。如果辦理《技術進出口管理條例》，不僅和該案事實不符，還有可能會給中國國家階段申請后續的形式審查帶來不確定性和復雜性。

辦案人向審查員還原了事情經過，提交了解釋前因后果的意見陳述，并附具中國公司與外國公司關于發明創造歸屬的合同、所有申請人對于申請權歸屬的聲明以及經公證的美國事務所聲明，聲明其在提交時所產生的失誤等文件作為證明文件。最終，該申請順利地進入了下一個專利申請的審查環節。

五、案例5：職務發明的情形

（一）案情

申請人在提交PCT國際申請時，申請人為中國發明人。該PCT國際申請進入中國國家階段時需以發明人受雇的外國公司作為申請人進行提交，因為發明人已經離開公司，無法簽署申請權轉讓證明，來完成申請人變更手續。

（二）處理

經查確認該發明創造為職務發明，發明人和其受雇的公司在簽署的雇傭合同中明確約定，發明人就職于該公司的期間內，為執行公司的任務，利用公司的資源完成的發明創造，其相關知識產權應該歸屬于該公司?；谠撌聦?，在提交解釋前因后果的意見陳述并附具前述雇傭合同和受雇公司的聲明作為證明文件之后，完成了申請人變更手續。

從案例4和案例5可以看出，在中轉外的申請人變更中是否需要提交《技術出口合同登記證》首先需要確定是否存在真正的申請人變更。如果不存在技術在不同主體之間的轉移，而僅僅是以申請人變更的形式更正申請中的問題，則可以從事實出發，提供與事實相符的證明文件來代替提交包括《技術出口合同登記證》在內的轉讓證明文件，從而避免因提供與事實相悖的文件而可能導致的其他問題。另外一點啟示是，對于通過委托開發、合同開發以及職務發明等方式進行的發明創造，一份清晰的約定好權利歸屬的文件是非常必要的。此類文件不僅可以在專利申請程序中作為證明文件進行使用，也因可以呈現出完整清晰的權屬鏈條，作為后續發生權屬糾紛時公司維權的重要證據。

通過本文5個案例，筆者希望對申請人今后處理相似案情有所幫助，可以進一步甄別案情，對癥下藥，合理有效地解決該類問題。