如何認識發明實際解決的技術問題

張旭

一、引言

隨著專利保護意識的增強，專利申請數量也是逐年大幅增長。發明專利申請需要經過實質審查，而創造性的判斷是專利實質審查中需要特別引起重視的問題之一。據統計，不具備創造性是專利實質審查過程中導致專利申請被駁回的最主要的原因。與新穎性和實用性相比，創造性的判斷是主觀性最強的，容易產生爭議。在實踐中，實質審查程序認為不具備創造性而駁回，專利復審程序（以下簡稱復審）認為具備創造性進而撤銷駁回決定的事件時有發生。復審認為不具備創造性而維持駁回，司法程序中各級法院認為具備創造性進而做出與復審委的結論相反的判決的事件也不少見。

美國自從通過1850年的Hotchkiss案在專利制度中確立非顯而易見性要求以來，一直致力于促進創造性判斷標準的客觀化[1]。1952年美國頒布了新的專利法案，將“非顯而易見性”作為與新穎性和實用性并列的條款寫入了第103條。1966年的Graham案中，美國最高法院第一次對第103條的“非顯而易見性”做出解釋，確立了非顯而易見性的事實調查方法，即Graham事實調查方法[2]。在Graham案中，美國最高法院為判斷專利是否具備非顯而易見性設定了一個具體的步驟，即Graham事實調查方法，包括四個方面：（1）確定現有技術的范圍和內容；（2）確定現有技術與要求保護的發明之間的區別；（3）確定所屬技術領域普通技術人員的水平；在某些情況下，還需要（4）評估輔助因素，例如考慮商業上的成功，長期需要但一直未能解決的問題，他人的失敗等。1982年成立的美國聯邦巡回上訴法院（CAFC）通過一系列判例逐步建立了著名的教導-啟示-動機（Teaching-Suggestion-Motivation）準則，簡稱TSM判斷準則。TSM準則有效防止了專利局和法院在判斷發明是否顯而易見時的后見之明，有助于將“非顯而易見性”判斷中的主觀隨意性減少到最低的程度。2007年的KSR案中，美國最高法院糾正了CAFC對如何適用其所確定的TSM準則的僵硬做法，強調在判斷發明是否具備非顯而易見性時，應當采取更為彈性、靈活的方式予以寬松地適用，將常識與本領域技術人員在申請日對相關技術了解后可能預期的內容一并納入考量[3]。

為了促進創造性判斷標準的客觀化，我國在專利審查指南中規定了判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見的三步法，即：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見[4]。

在三步法中，確定最接近的現有技術和確定發明的區別特征相對來說比較客觀。但是一旦涉及到確定發明實際解決的技術問題和判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，就難以避免主觀性的影響了。

對于確定發明實際解決的技術問題，審查指南中規定，在審查中應當客觀分析并確定發明實際解決的技術問題。為此，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征，然后根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。從這個意義上說，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。

審查過程中，由于審查員所認定的最接近的現有技術可能不同于申請人在說明書中所描述的現有技術，因此，基于最接近的現有技術重新確定的該發明實際解決的技術問題，可能不同于說明書中所描述的技術問題；在這種情況下，應當根據審查員所認定的最接近的現有技術重新確定發明實際解決的技術問題。

重新確定的技術問題可能要依據每項發明的具體情況而定。作為一個原則，發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果即可[4]。

二、幾種典型做法

在審查實踐中，筆者發現，對于如何確定發明實際解決的技術問題，通常存在以下幾種典型做法：

第一、完全不確定發明實際解決的技術問題；

第二、把具體的技術手段當做發明實際解決的技術問題；

第三、最接近現有技術沒有公開申請人聲稱要解決的技術問題，這時審查員生硬地確定發明實際要解決的技術問題。

針對第一種情況，如果完全不確定發明實際解決的技術問題，也就沒有充分考慮區別特征所能達到的技術效果。如果不確定發明實際解決的技術問題，審查意見通知書的說服力就會降低，申請人難以接受其發明申請不具備創造性的結論。

針對第二種情況，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征，然后根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。從這個意義上說，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。錯誤地將發明實際要解決的技術問題確定為其中的技術手段，會導致審查員并沒有充分考慮專利申請的真實目的是什么，而忽略了真實目的，是沒有辦法準確判斷發明申請是否具備創造性的。

針對第三種情況，筆者認為，在申請人聲稱的所要解決的技術問題沒有被最接近現有技術解決的前提下，不應該貿然確定發明實際要解決什么技術問題。若審查員在對比文件沒有解決申請人聲稱的所要解決的技術問題的情況下去確定了發明實際要解決的技術問題，是審查員檢索到的對比文件并不適合當做最接近的現有技術。

三、結語

通過以上分析可以看出，要正確判斷一項技術方案是否具備創造性，應該特別重視如何確定發明實際解決的技術問題。既不能完全不確定發明實際解決的技術問題，也不能把具體的技術手段當做發明實際解決的技術問題，而且在確定發明實際要解決的技術問題時，不能完全拋開申請人聲稱要解決的技術問題，確定最接近現有技術的時候就應該考慮到對比文件是否已經解決了申請人聲稱要解決的技術問題。當然，這里并不是要求對比文件必須明示地表明已經解決了申請人聲稱要解決的技術問題，本領域技術人員根據其掌握的技術常識，能夠判斷對比文件實質上能夠解決申請人聲稱要解決的技術問題，即可以認為申請人聲稱要解決的技術問題已經被現有技術解決，此時即可根據審查指南的規定重新確定該發明實際所要解決的技術問題。只有正確地確定了發明實際所要解決的技術問題，才能正確地判斷現有技術是否給出了解決這一技術問題的技術啟示，才能進一步正確判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

確定發明實際解決的技術問題是三步法中不可或缺的重要一環，是溝通區別特征和判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見的關鍵橋梁，是判斷現有技術是否存在技術啟示的基礎前提。只有正確地確定發明實際解決的技術問題，才能正確判斷一項技術方案是否具備創造性，才能提高意見陳述的說服力，有利于說服審查員接受代理人陳述的意見，促進審查程序的高效和公正。

【參考文獻】

[1] Hotchkiss v. Greenwood，52 U.S.248（1851）。

[2] Graham v. John Deere Co.， 383 U.S. 1 （1966）。

[3] KSR International Co.v.Teleflex Inc.et al.，82 U.5.P.Q.2D 1385 （2007）。

[4] 中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南[M].知識產權出版社，2011.