“創造性”和“缺少必要技術特征”同時評述的探討

彭云　李晴晴

摘 要 本文首先從一件通信案例的一個獨立權利要求出發，提出了是否能夠同時評述“創造性”與“缺少必要技術特征”的思考。其次，從立法本意和技術問題兩個方面對上述兩個條款的適用范圍進行分析。最后，確保審查邏輯正確的情況下，根據專利申請不同的前景預判，制定了適宜的審查策略，提高審查效能。

關鍵詞 “創造性” “缺少必要技術特征” 條款適用 審查策略

作者簡介：彭云、李晴晴，國家知識產權局專利局專利審查協作湖北中心通信部，審查員，助理研究員。

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.09.230

一、問題的提出

案情：OFDM調制方法會引起較大的旁瓣，則會對附近頻段的主用戶帶來干擾。現有技術提出使用抵消子載波抑制旁瓣，但增大了載波間的干擾。本申請為了克服上述技術缺陷提出了一種OFDM認知無線電系統，將干擾抵消信號發生器在位于主用戶頻段的抵消子載波均設置在非正交頻率位置，降低了載波間的干擾，提高了旁瓣抑制的性能。其中，獨立權利要求1記載如下：1.一種OFDM認知無線電系統，包括：映射電路、OFDM調制器、并串變換電路、插入循環前綴電路、加窗電路、干擾抵消信號發生器和減法器，其特征在于：認知用戶待發送的外部數據分別輸入到映射電路和干擾抵消信號發生器，映射電路輸出端依次與OF DM調制器、并串變換電路、插入循環前綴電路及加窗電路相連，加窗電路輸出端與干擾抵消信號發生器輸出端連接到減法器，減法器的輸出送到外部信道耦合器或上變頻電路 。

可見，獨立權利要求1所限定的內容為OFDM認知無線電系統中的功能器件，以及功能器件之間的連接關系，連接關系中并沒有體現出“干擾抵消信號發生器在位于主用戶頻段的抵消子載波均設置在非正交頻率位置”。然而，上述特征正是構成本發明區別于背景技術的、與發明貢獻密切相關的關鍵技術特征，是解決本申請聲稱的技術問題的必要技術特征。因此獨立權利要求1是不符合《專利法實施細則》第20條第2款的規定。與此同時，通過對現有技術進行檢索，獨立權利要求1又不具有創造性，不符合《專利法》第22條第3款的規定。那么，能否在一次審查意見通知書中針對獨立權利要求1同時指出上述兩種缺陷呢？如果同時指出上述兩種缺陷，技術問題既不能解決又會被解決，技術方案既不完整又不具有創造性，這樣的審查意見是否會導致審查邏輯的矛盾呢？

二、問題的分析

之所以會提出上述的問題，上述兩個條款都涉及到技術方案的認定和技術問題的判斷。筆者將從立法本意和技術問題這兩個方面對上述兩個條款的適用范圍進行分析。

（一）立法本意

《專利法》第22條第3款規定，“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步”。可見，“創造性”條款的立法本意是通過權利要求請求保護的技術方案與現有技術公開的內容相比較，對發明的智慧貢獻作出評價。

《專利法實施細則》第20條第2款規定，“獨立權利要求應當從整體上反映發明的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征”。

可見，“缺少必要技術特征”條款的立法本意是要求獨立權利要求應當是包含必要技術特征的完整的技術方案，必須能夠解決發明所提出的技術問題，并且達到發明所述的技術效果。

從兩個條款的立法本意來看，“創造性”屬于“授予專利權的條件”的條款，審查的是權利要求請求保護的技術方案與現有技術公開的內容之間的關系；“缺少必要技術特征”屬于“專利的申請”的條款，審查的是獨立權利要求與專利申請說明書之間的關系。

因此，“創造性”條款和“缺少必要技術特征”條款的法律地位和審查內容是不同的。

（二）技術問題

審查“創造性”，《審查指南（2010）》規定了“三步法”：

首先，確定最接近的現有技術。

其次，確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題。

最后，判斷要求保護的發明對所屬技術人員來說是否顯而易見。可見，“創造性”條款所涉及的技術問題是相對于現有技術而言，實際所要解決的技術問題。針對不同的現有技術，確定的技術問題也是不同的，該技術問題具有相對性。

審查“缺少必要技術特征”，《審查指南（2010）》指出：必要技術特征是指發明為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以構成發明的技術方案，使之區別于背景技術中所述的其他技術方案。判斷某一技術特征是否為必要技術特征，應當從所要解決的技術問題出發并考慮說明書描述的整體內容。可見，“缺少必要技術特征”條款所涉及的技術問題是專利申請所聲稱的技術問題，該技術問題具有絕對性。

由此可見，“創造性”條款和“缺少必要技術特征”條款的技術問題很有可能是不同的。審查“創造性”時，如果與之對比的現有技術不同于專利申請說明書中的背景技術，那么，專利申請實際所要解決的技術問題是不同于申請所聲稱的技術問題。即使與之對比的現有技術是專利申請的說明書中的背景技術，導致“創造性”條款和“缺少必要技術特征”條款指向相同的技術問題，然而，兩者之間的側重點也是不同的。“創造性”條款關注的是現有技術“會不會”解決技術問題，“缺少必要技術特征”條款關注的是獨立權利要求本身“能不能”解決技術問題。

三、問題的解決

（一）“創造性”與“缺少必要技術特征”同時評述

根據第2節的分析可知，“創造性”條款和“缺少必要技術特征”條款的法律地位、審查內容以及技術問題的側重點都是不同的。因此，“缺少必要技術特征”條款討論的技術方案是否“完整”，是相對于本申請聲稱的所要解決的技術問題而言，并不是相對于專利申請技術主題而言的。那么，在一次審查意見通知書中同時指出獨立權利要求1不具備“創造性”和“缺少必要技術特征”的缺陷，即一方面指出了專利申請實際所要解決的技術問題會被現有技術解決，相對于專利申請技術主題而言的技術方案不具備創造性，另一方面指出了專利申請聲稱的技術問題不能解決，相對于專利申請聲稱的所要解決的技術問題而言的技術方案是不完整的。因此，同時指出上述兩種缺陷并不會引起審查邏輯的矛盾。

（二）審查策略

由于在一次審查意見通知書中同時指出上述兩種缺陷，是不會存在審查邏輯的矛盾。因此，在一次審查意見通知書中可以存在如下三種操作：（1）僅指出創造性的缺陷；（2）僅指出“缺少必要技術特征”的缺陷；（3）同時指出創造性和“缺少必要技術特征”的缺陷。因此，A22.3與R20.2看似存在了競合。針對如下兩種不同的情況，筆者提出了相應的審查策略：

1.申請不具備授權前景

假設本案的獨立權利要求1本身不具有創造性，即使補入缺少的必要技術特征之后，仍然也不具有創造性。在這種情況下，審查員只需在審查意見通知書中評述創造性的缺陷，而不必評述缺少必要技術特征的缺陷。假使采用操作（1）之后，申請人為了克服創造性的缺陷，將缺少的必要技術特征補入到獨立權利要求中，此時需要再發一次審查意見通知書指出創造性的缺陷。然而，這種修改方式是審查員能夠預期的，為了提高審查效能，可以在一次審查意見通知書中評述當前權利要求的創造性之后，再假設評述修改之后的權利要求的創造性缺陷。因此，當專利申請預判為不具有授權前景時，應從實質問題的審查角度制定審查策略。

2.申請具備授權前景

假使本案的獨立權利要求1本身不具有創造性，但是補入了缺少的必要技術特征之后則克服了創造性的缺陷，具備授權前景。如果采用操作（1），申請人為了克服創造性的缺陷對權利要求1進行修改，很有可能增加的特征并不是獨立要求1中所缺少的必要技術特征。若申請人增加的特征不是所缺少的必要技術特征，無論修改后的獨立權利要求1是否克服了創造性的缺陷，此時的獨立權利要求1仍然是不符合R20.2的規定。因此，審查員需要多發一次審查意見通知書，指出R20.2的缺陷。這樣的操作會延長審查周期，不符合程序節約原則。對于采用操作（2）或操作（3），其最終目的都是為了引導申請人將缺少的必要技術特征補入權利要求1，以使其形成能夠解決申請聲稱的技術問題的完整方案，具備授權的條件。既然兩者都能達到相同的效果，那么應當采取何種審查策略呢？根據第2.1節的分析可知，“創造性”屬于“授予專利權的條件”的條款，適用于決定申請是否應當被授權。“缺少必要技術特征”屬于“專利的申請”的條款，適用于授權前的文本規范和事實認定。專利實質審查的目的在于確定發明是否應當被授權，因此，當專利申請預判為具有授權前景時，應從授予專利保護的角度制定審查策略，實現全面審查，采用操作（3）的審查策略。

四、結語

本文通過一件通信案例，提出了對“創造性”與“缺少必要技術特征”同時評述的探討，從立法本意和技術問題兩個方面對以上兩個條款的適用范圍進行了深入的分析，根據專利申請授權前景的預判情況，相應地制定不同的審查策略，旨在提高審查效能。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國家知識產權局. 專利審查指南（2010）. 北京：知識產權出版社.2010.

[2]王可. 涉及創造性與缺少必要技術特征的全面審查. 法制博覽.2015（9）.