一帶一路國家馳名商標認定及權利保護

王曉明 歐麗華

關鍵詞

認馳必要條件

正當性界限

破解賠償難題

案情介紹

土耳其公司ZER中央服務商貿股份有限公司（以下簡稱ZER公司）是第1301945、1323880、1361801、7022261、7022524號“BEKO”商標注冊人，除1323880外的4項商標核定商品類別為家電尤其廚房電器類商品。經ZER公司許可使用“BEKO”商標的案外人全資控股的常州倍科公司和上海倍科公司，從2009-2014年對“BEKO”品牌進行了持續的宣傳和銷售。經過常州倍科公司和上海倍科公司對“BEKO”品牌的持續經營，該品牌家用電器在我國十余個省、直轄市相關公眾中有較高知名度。

中山市歐博爾電器有限公司（以下簡稱歐博爾公司）未經授權注冊了域名www.obeko.cn和www.o-beko.com， 并進行相關小家電商品交易的電子商務。歐博爾公司在網站上宣傳冠以O-BEKO商標的家電產品，并在網站顯著位置使用 “ ”

“O-BEKO”“OBEKO”標識宣傳、介紹其家電產品。歐博爾公司還將其未經登記注冊的英文名稱Zhongshan City O-beko Electrical Appliances Co.， Ltd.用于推廣和銷售其家電產品。ZER公司認為其擁有的本案商標為馳名商標，歐博爾公司構成商標侵權及不正當競爭，據此請求判令歐博爾公司停止侵害ZER公司本案5項商標專用權、注銷域名o-beko.com和obeko.cn、立即停止商標侵權及不正當競爭行為并賠償損失及合理費用一百萬元。

一審法院經審理認為，ZER公司的主營業務收入連續5年發生虧損，其提交的證據不能證明其在中國的市場份額以及在相關公眾中享有較高的聲譽和市場知名度，“BEKO”商標為馳名商標的依據不足。歐博爾公司注冊域名www.obeko.cn和www.o-beko.com并且通過該域名進行相關商品交易的電子商務的行為，侵害了ZER公司的商標專用權；歐博爾公司在相同或類似的商品上使用與ZER公司注冊商標“BEKO”近似的商標，侵犯了ZER公司第1301945號、第1361801號注冊商標專用權。歐博爾公司英文企業名“Zhongshan City O-beko Electrical Appliances Co.， Ltd. ”中的“O-beko”并未在其產品上突出使用，不構成將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的情形。歐博爾公司雖使用了“O-beko”作為英文字號，但在其公司網頁上明確標示其公司名稱是中山市歐博爾電器有限公司，與ZER公司在中國成立的公司對應的企業字號“倍科”不同，不足以使相關公眾對產品的來源產生誤認和混淆。ZER公司未能證實歐博爾公司網站上的年銷售額全部都是侵權收入，應根據歐博爾公司侵權行為的性質、經營規模、持續的時間、被侵害注冊商標的品種、市場價格、商標的知名程度以及ZER公司為制止侵權行為支出的合理費用等因素，酌情判定歐博爾公司賠償額。

一審法院判決：歐博爾公司于判決發生法律效力之日起，立即停止使用含有“obeko”“ o-beko”字樣的域名；歐博爾公司于判決發生法律效力之日起，立即停止侵害ZER公司第1301945號、第1361801號注冊商標的行為，即歐博爾公司立即停止在其網站和產品上使用“”標識；歐博爾公司于判決生效之日起十日內，賠償ZER公司經濟損失10萬元；駁回ZER公司的其他訴訟請求。

雙方均不服，提起上訴。二審法院經審理認為，一審未予審查本案商標是否符合因需認定原則，直接對商標是否馳名的事實進行認定，是不當的。一審以使用ZER公司“BEKO”商標的企業連續5年處于虧損狀態，作為不予認定商標馳名的理由，是錯誤的。歐博爾公司是否侵權或者構成不正當競爭，不以本案商標是否馳名為條件。ZER公司本案商標足以保護其權利。歐博爾公司注冊使用的域名和使用的“”“O-BEKO”“OBEKO”標識侵害了ZER公司的商標權，未經注冊使用的英文企業名稱構成不正當競爭。ZER公司的維權開支近百萬，根據歐博爾公司網站宣稱的銷售額，歐博爾公司獲利也已經明顯超過百萬。

二審法院判決：維持一審判決第一項，即：歐博爾公司于本判決發生法律效力之日起，立即停止使用含有“obeko”“ o-beko”字樣的域名；撤銷一審判決“駁回原告其他訴訟請求”判項；變更一審判決第二項為：歐博爾公司于本判決發生法律效力之日起，立即停止侵害ZER公司第1301945號、第1361801號注冊商標專用權的行為，立即停止使用“”

“O-BEKO”“OBEKO”標識；變更一審判決第三項為：歐博爾公司于本判決發生法律效力之日起十日內，賠償ZER公司經濟損失及合理維權費用100萬元；駁回ZER公司其他訴訟請求。

法官評析

本案是 “一帶一路”國家知識產權司法保護的典型案例。“一帶一路”作為中國首倡、高層推動的國家戰略，對我國現代化建設和屹立于世界領導地位具有深遠的戰略意義。ZER公司是“一帶一路”重要國家土耳其的企業，是該國“BEKO”商標注冊人。“BEKO”品牌在歐洲市場占有率名列前茅。本案是“BEKO”品牌在進入中國市場后遭遇侵權而提起的第一起維權訴訟，也是中央倡導“一帶一路”國家戰略后廣東省高級人民法院受理的第一起“一帶一路”國家知識產權司法保護案例，對于彰顯我國知識產權司法保護大國視野和平等姿態，展示我國良好的知識產權保護環境，推動“一帶一路”建設具有重要意義。本案主要涉及以下三個問題：

（一）馳名商標司法認定規則及企業盈利是否認定馳名商標的必要條件

馳名商標是在中國境內為相關公眾廣為知曉的商標。法院在民事訴訟案件涉及馳名商標的認定時，不能只從一個市一個省的區域范圍來考量，而必須從全國范圍來考量；不能只從案件訴訟雙方的商品及商標孰優孰劣來考量，而必須在全國全行業的范圍內對其是否廣為公眾知曉進行考量。對于馳名商標的認定，應遵循被動、因需、個案、事實認定原則。法院只在一般的商標侵權或者不侵權抗辯無法保護商標權人利益，根據當事人的請求，需要跨類進行商標權保護的情況下，才啟動馳名商標的司法認定程序。馳名商標的認定只能是個案的，僅作為案件事實和裁判的理由。

根據《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條規定，當事人主張商標馳名的，應當提供使用該商標的商品的市場份額、銷售區域、利稅等；該商標的持續使用時間；該商標的宣傳或者促銷活動的方式、持續時間、程度、資金投入和地域范圍；該商標曾被作為馳名商標受保護的記錄；該商標享有的市場聲譽；證明該商標已屬馳名的其他事實。前款所涉及的商標使用的時間、范圍、方式等，包括其核準注冊前持續使用的情形。對于商標使用時間長短、行業排名、市場調查報告、市場價值評估報告、是否曾被認定為著名商標等證據，人民法院應當結合認定商標馳名的其他證據，客觀、全面地進行審查。

請求馳名商標認定，是ZER公司本案首要訴訟目的。但是從實際情況看，即使全部認定其提交的“馳名”證據，最多也只能證明其在中國近半地區具有一定知名度為知名商標，無法達到馳名商標的事實證明標準。而且本案ZER公司主張權利的5項商標中有4項商標足以保護其權利，本案并不符合馳名商標因需認定的原則。一審未予審查本案是否符合馳名商標認定的前提（因需認定），直接進行事實認定，是錯誤的。

一審不予認定馳名商標的首要理由是企業虧損，也是錯誤的。馳名商標既承載了商品的知名度，也承載了商品的美譽度，關系到商品的商譽和企業的聲譽。一般而言，知名度美譽度越高的商品，盈利能力越強因而盈利越多。但是企業產品是否最終盈利，與企業的整體管理運營成本、經營策略、產品的性能定價是否適銷對路、市場的調整波動等密切相關，與企業是否有馳名商標沒有必然的聯系。企業整體是虧損還是盈利，不是認定馳名商標的必要因素。商標在中國境內為相關公眾廣為知曉且享有良好的市場聲譽，才是認定馳名商標的必要事實條件。只有企業的虧損直接關系到商標的知名度和產品聲譽的情況下，才可以作為考量因素。但即使在此種情況下，虧損只是果而非因，不予認定為馳名商標的原因仍然不是企業虧損，而是基于商標的知名度和產品聲譽不高的事實。企業虧損與馳名商標的認定關系，有必要作重點分析予以澄清。

二審明晰了馳名商標認定規則和標準，澄清了馳名商標認定與企業盈虧之間的關系，為一帶一路國家理解和應用中國法律，更好地實施其商標戰略提供了鮮活、生動的案例和指引。

（二）企業使用英文企業名稱正當性的界限

企業名稱是經營主體的名稱，是所有該企業標志的集合和指向，是區分市場主體的直接標志，具有最直觀明確的市場識別力，容易成為商業標記侵權的抓手和平臺。企業名稱的登記應當符合法律和行政法規的規定。根據《企業名稱登記管理規定》第六條、第八條規定，企業只準使用一個名稱；企業名稱應當使用漢字；企業使用外文名稱的，其外文名稱應當與中文名稱相一致，并報登記主管機關登記注冊。企業名稱的使用，應當符合誠實信用原則，不得損害他人的合法權利。

英文企業名稱的產生，應當具備合法性：一要與中文名稱相一致，二要報登記主管機關登記注冊，三要保持唯一性，只能使用一個英文名稱。英文企業名稱的使用應當具備正當性：一要符合誠實信用原則，不得惡意使用；二要避讓他人合法的在先權利，不得損害他人的合法權利。

具體到本案，歐博爾公司英文名稱的產生和使用均沒有合法性和正當性。歐博爾公司英文企業名稱未經登記且與中文名稱無對應關系，英文企業名稱中的英文字號 “O-beko”與其中文字號“歐博爾”不能對應，但卻與ZER公司本案注冊使用在先并在相關公眾中具有一定知名度和市場聲譽的“BEKO”商標對應；歐博爾公司對于該未經登記注冊的英文企業名稱，亦未規范使用，將英文企業名稱進行去行政區域簡化使用，突出其英文字號“O-beko”，或將其英文企業名稱與“”標識并用介紹產品，強化“O-beko”的品牌屬性，明顯逾越對于企業名稱正當善意使用的界限，違背誠實信用原則，誤導公眾，違反公平競爭規則，應認定構成不正當競爭。

請求停止侵權，是ZER公司本案另一訴訟目的。歐博爾公司侵權的抓手就是其英文字號。其他的侵權標識、域名等，都是在此基礎上的擴張和衍生，并最終成為一個立體多維的全面侵權標識網絡。本案一審沒有抓住被訴行為之間的關系和實質，沒有從英文企業名稱的產生和使用的違法性進行分析，簡單地以其還使用了與ZER公司在中國成立的企業名稱不同的中文企業名稱，因而不足以使相關公眾對產品的來源產生誤認和混淆為由，認定不構成不爭當競爭，認定事實和適用法律錯誤。

本案通過闡明認定英文企業名稱構成不正當競爭的規則，彰顯了企業應以“創新驅動發展”國家戰略的司法導向。“創新驅動發展”是新時期國家發展戰略。黨的十九大報告指出：“創新是引領發展的第一動力，是建設現代化經濟體系的戰略支撐，要加快建設創新型國家，要強化知識產權創造、保護、運用”。創新驅動發展，改革擘畫未來。我國進入加快建設創新型國家的新時代，人民法院必須堅定實施創新驅動發展戰略，強化創新型國家在知識產權方面的法制保障。

被告歐博爾公司作為主營國際貿易的企業，不思創新，只求模仿，將與ZER公司“BEKO”商標近似的標識作為其英文字號、域名和商標，將其未經登記注冊的英文企業名稱作為侵權支點，通過將其突出使用、變相使用、合并使用、多方使用等方式，全方位實施侵權行為，企圖通過“搭便車”分享他人市場利益，不勞而獲，誤導公眾，既損害了權利人，也損害了社會公眾和消費者，最終損害了行為人本身。對歐博爾公司侵權行為的認定和處理，直接關系到基本的發展觀、市場觀和法律價值取向問題。外向型企業只有準確自我定位，禁絕仿冒“搭便車”，以創新謀求自我發展，擁有自主品牌，才能真正做到可持續發展。

（三）酌賠數額的合理性問題及如何在個案中破解賠償難題

賠償難一直是困擾知識產權審判的一大難題。究其原因在于知識產權尤其商標價值的變動性和不確定性以及其對產品利潤的貢獻率難以確定，因而在侵權訴訟中往往難以實現損害的準確填平。司法實踐中，大量賠償只能適用法定賠償，需要綜合考量權利人和被訴侵權人方方面面的情況作出裁決。

通常情況的大額賠償，不僅有侵權產品實物，且有侵權產品的銷售記錄作為酌賠的支撐。但是，舉證難始終是知識產權訴訟的難題，判賠數額并不必然建立在侵權產品實物及其銷售的財務依據上。對于侵權情節和后果的考量應當是重點，如侵權行為的性質和涵蓋權利類型。若侵權多維、侵權程度深、情節重，則同時主觀過錯也大；如侵害的是高知名度的商標或者創新程度高、市場價值大的技術，或侵權時間長，則侵權危害大；若侵權獲利豐厚，則侵權后果嚴重；若案件性質導致權利人維權成本高，則合理的、必然的維權費用應予支持。

侵權人產品的產銷情況，包括其生產銷售產品的類別、數量、價格、生產銷售方式等，是其完全有能力舉證證明的。侵權人網站中對外宣傳的產品銷售狀況和銷售數量，是其面對市場和公眾所作的自我陳述，應當是誠實、負責任的宣告，雖非訴訟中的自認，但系產生于當事人的直接證據，在沒有相反證據推翻和明顯不符合常理的情況下，應予以認定。

合理費用的賠償包括必然發生的合理的律師費用。對于訴訟周期長、牽涉面廣、權利人舉證責任重、提交的證據多、實際開支大的涉外案件，律師費是維權費用的大頭，即使權利人未提交符合法律規定的律師費用的依據，也應予以適當考慮。

讓侵權者無利可圖是司法正義的要求。歐博爾公司在其網站宣稱產品銷售近億美元，其獲利明顯超過一百萬元。歐博爾公司辯稱其網站內容不實，不僅不予舉證還當庭拒絕ZER公司調取其相關財務資料的請求，應當承擔舉證不能和舉證妨礙的后果。雖然由于種種原因ZER公司并未為其律師費明確主張予以賠償，但其向法庭提交了律師費的參考，該律師費的支付是可信的。ZER公司為本案支出的費用事實上已經接近百萬，本案一審僅僅判賠十萬元，將導致ZER公司贏了官司輸了錢的不良后果。

本案在權利人對自己的損失舉證不力，又未獲取被訴侵權產品實物和被訴侵權產品的實際銷售依據的情況下，主要依據被告侵權的網絡證據，根據誠實信用原則、證據規則，運用裁量權，作出了全額支持權利人賠償請求的改判。

誠實信用原則是民法的帝王條款，也是知識產權法律的帝王條款。企業在面對市場時應當如實陳述自己的生產經營情況，不得欺瞞消費者，不得以暗示明示的方式對比貶損競爭者；而在訴訟中，又毫無根據地稱自己面對市場和公眾所作的陳述和自我介紹推廣內容是虛假的以逃避責任，企圖兩頭得利。本案表明，通過誠信原則的貫徹運用，可以很好地助力破解知識產權賠償難題。誠實信用原則，是破解知識產權賠償難題的鑰匙。

本案彰顯了我國新時期司法政策。“司法主導、嚴格保護、分類施策、比例協調”是在知識產權日益成為國家根本利益和國際競爭核心領域時代背景下我國出臺的司法政策，要求善于運用誠實信用、保護在先權利、維護公平競爭等原則裁決案件，嚴格執行法律、加大損害賠償力度、推動訴訟誠信建設，使知識產權保護范圍和強度與其創新和貢獻程度相協調，侵權人的侵權代價與其主觀惡性和行為危害性相適應，權利人利益、社會公眾利益和國家利益獲得均衡發展。

本案還涉及商評委對于歐博爾“◎BREKO”“BREKO”

商標無效的裁決與本案被訴侵權標識“OBEKO”侵權認定標準協調性的問題。外方商標流轉及使用情況復雜，牽涉主體眾多，舉證困難、舉證及維權成本高昂，需要通過裁量權的行使使程序正義與實質正義并行不悖，需要遵循法律法規和司法解釋的原則精神能動行使司法裁量權，彰顯我國保護知識產權的堅強決心，為一帶一路建設保駕護航。