創造性審查中從整體上把握發明構思

袁媛

【摘要】創造性審查是專利審查中最重要最常用的條款。在實際的審查過程中，由于創造性高度的把握尺度不同，技術方案理解的不全面，導致創造性判斷的錯誤。因此，從整體上把握本申請的發明構思，對現有技術進行整體考量，在此基礎上判斷本發明的創造性，才能夠給出正確的決定。

【關鍵詞】專利；創造性；審查

一、專利審查相關規定

對于創造性的審查，《專利審查指南》給出了發明是否顯而易見的常規判斷方法，即“三步法”。其中，對于發明請求保護的技術方案，《專利審查指南》中還規定：在評價發明是否具備創造性時，審查員不僅要考慮發明的技術方案本身，而且還要考慮發明所屬的技術領域、所解決的技術問題和產生的技術效果，將發明作為一個整體看待。

對于判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見，《專利審查指南》中還規定：判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到最接近的現有技術以解決其存在的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。

根據審查指南的上述規定，對于創造性的審查，無論是本發明，還是最接近的現有技術，亦或是技術啟示的相關文件，都應當從整體上理解和把握。

二、從整體上把握本申請的發明構思

發明構思具有抽象性，而通過申請文件表達的發明則是具體的、細節的。因此發明的理解就是本領域技術人員通過具體的、細節的申請文件理解和把握上升為抽象性的發明構思的過程。把握發明構思的基本原則是客觀、整體、全面地了解發明創造的前因后果。

發明的完成過程為三個步驟：（1）發明人在實踐中意識到某一技術領域的現有技術中存在某一方面的缺陷，該部分即為發明專利申請文件撰寫中的背景技術部分；（2）發明人分析該缺陷存在的技術方面的原因，即為申請文件中的技術問題部分；（3）基于缺陷存在的原因分析尋找解決該缺陷的技術方案，即為申請文件中的發明內容以及具體實施方式部分。申請文件的背景技術、解決的技術問題以及技術方案是發明的三個重要組成部分，反映了發明完成的過程，是把握發明構思的重要途徑。

在發明的理解過程中，首先關注到的是由技術特征體現的技術手段，通過集合該技術手段得出整體的技術方案。通常情況下，就將該技術方案確定為發明的整體內容。然而這是不全面不準確的。在專利撰寫的過程中，通過文字表述和附圖說明來表述該由技術特征構成的技術方案。該技術方案應當大于技術特征，其通常還包括有其他未記載在說明書內容中的技術特征，例如能夠從記載的特征中推導得出的連接關系等等。一項專利申請請求保護的是一種發明構思。而該發明構思是從具體的申請文件上升抽象出的，其應當包括且大于發明的技術方案。技術特征、技術方案和發明構思的關系是，發明構思包括技術方案，技術方案又包括技術特征。

三、現有技術的整體考量

使用“三步法”，通常會陷入這樣的誤區：選擇最接近的現有技術時，過于注重本發明和現有技術兩者之間的特征比對，選擇公開技術特征最多的現有技術作為對比文件；對于技術啟示的選擇，過多關注其他現有技術中是否公開了本申請和最接近現有技術之間存在的區別特征。容易忽視最接近的現有技術給出的整體教導中是否存在改進的需求和必要，作為啟示的對比文件領域是否相同，區別特征的作用是否相同，能否從整體上給出啟示。

需要強調，必須從整體上考慮、理解現有技術給出的教導。不僅要考慮對比文件給出的技術方案，還要注意其所在的技術領域、解決的技術問題、所達到的技術效果，技術方案實現的原理，以及技術特征在技術方案中的功能和作用；對于具有多個具體實施方式的現有技術，還要考慮技術特征在不同實施方式中的選擇、改機和變形，整個對比文件給出的正反兩方面的教導。在上述理解的基礎上，確定現有技術是否存在改進的需求和必要。

考慮其他現有技術是否存在技術啟示時，除了關注技術特征是否相同或相近，還應當特別關注技術手段的整體性。即應當注意關注的技術特征能否從對比文件的整個技術方案中分離出來作為一個相對獨立的技術手段，該技術手段在對比文件中所能夠達到的技術效果，該技術效果與區別特征在本申請中的作用是否相同，由此判斷是否存在技術啟示。

最后，從整體上判斷，最接近的現有技術和作為啟示的其他現有技術之間是否能夠結合，該結合是否是容易想到的和顯而易見的。通常來講，領域差距很大的其他現有技術與最接近現有技術之間的結合難度較大。

四、結論

（1）從整體上正確地把握本發明的發明構思，從技術、方案和效果等方面全面地理解本發明的技術方案，客觀地理解各個特征之間的關聯性以及在該技術方案中的作用和效果。

（2）對于最接近的現有技術，應當在全面理解的基礎上，從整體上判斷其給出的教導和是否存在改進需求。

（3）對于技術啟示的判斷應當注意關注技術特征能否從整個技術方案中分離出來作為一個相對獨立的技術手段，該技術手段在技術方案中所能夠達到的技術效果，以此為依據在現有技術中尋找技術啟示。

參考文獻

[1]趙學林.發明構思在理解發明中的整體考量[J].專利代理，2018（01）.