創造性評判中的事實認定

梁艷 沈敏潔

【摘 要】首先分析了創造性評判中事實認定所概括的兩個方面：對本申請事實的認定以及對所引入證據的事實認定；接著引入經典司法判例進行分析，挖掘司法階段與行政審批階段對事實認定所體現出的差異；最后對于事實認定所涉及的要點進行總結和歸納，為審查實踐的事實認定提供指導和借鑒。

【關鍵詞】創造性評判；事實認定

一、關于事實認定

事實認定清楚、準確是進行創造性評判的前提，其中主要涉及兩個方面：

一方面是對本申請事實的認定。在創造性評判中主要體現為對權利要求請求保護的技術方案的認定，亦即對權利要求保護范圍的認定，其中權利要求書是考慮的重點。權利要求書是確定發明或者實用新型保護范圍的法律文件，根據專利法第26條第4款的規定，權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。進一步的，在授予專利權之后產生的專利侵權糾紛中，法院和管理專利工作的部門判斷是否構成侵犯專利權的行為應當以權利要求確定的保護范圍為準[1]。

另一方面則是對所引入的證據的事實認定。在創造性評判中包括例如對作為證據的對比文件所公開內容的認定，對證據的時間有效性的認定，這直接影響到作為證據的對比文件是否能夠構成現有技術或構成抵觸申請等。

其中對本申請事實的認定是創造性評判中最基礎的環節，下面借助一個司法判例，對于在審申請權利要求的事實認定，在創造性評判中進行具體的分析，以供日后審查實踐中予以借鑒。

二、案例的分析與啟示

[案例名稱]最高院行政判決書（2012）行提字第29號[2]，申請再審人東莞佳暢玩具有限公司、許楚華與被申請人新利達電池實業（德慶）有限公司、肇慶新利達電池實業有限公司及一審被告、二審上訴人國家知識產權局專利復審委員會和一審第三人、二審上訴人四會永利五金電池有限公司等實用新型專利權無效行政糾紛案。

[涉案權利要求1]一種無水銀堿性鈕形電池，包括正極片、負極蓋、負極鋅膏、密封膠圈、正極外殼和隔膜，其特征在于，在電池負極片上電鍍上一層銦或錫原料，并在鋅膏中加入金屬銦以代替水銀。

[爭議焦點]本案涉及對本申請的事實認定，具體為如何解釋涉案專利權利要求1中“電池負極片”的含義。

[案情簡介]在一、二審判決及第13560號決定中將涉案專利權利要求1中的電池負極片解釋為特指已鍍鎳或銅的金屬片。最高院認為，涉案專利權利要求1未對電池負極片的結構及成型方法進行具體的限定。根據通常的理解，電池負極片是指用作電池負極的片狀物，其不僅覆蓋了單層的片狀物，也覆蓋了多層的片狀物；不僅覆蓋通過電鍍方式形成的多層片狀物，也覆蓋了通過諸如層壓的其它方式形成的多層片狀物。利用說明書和附圖解釋權利要求時，應當以說明書為依據，使其保護范圍與說明書公開的范圍相適應。首先，涉案專利說明書背景技術部分記載：“……必須加入水銀，防止‘鋅與其它原料或金屬接觸時，產生氣體而膨脹。”可看出，涉案專利的申請人認為解決鈕形電池無汞化問題旨在找到一種能夠代替汞的材料，而未認識到要對電池負極片本身的結構作出專門的改進。其次，涉案專利說明書發明內容部分記載：“……在負極片上進行鍍金、鍍銀、銅、錫、銦等實驗，最后發現在負極片上鍍銦或錫成功地控制了電池負極鋅膏與負極片接觸時產生的氣體，……”可見，涉案專利的申請人在探索涉案專利的過程中，所做的工作主要是探索在負極片上電鍍哪種金屬能夠成功地控制電池負極鋅膏和負極片的接觸，而并未針對電池負極片本身的結構變化進行任何嘗試性的探索。再次，涉案專利說明書發明內容部分還記載：“本實用新型是在電池的負極片上鍍上一層銦稀有金屬或錫，鍍上銦或錫后的負極片，可以防止‘鋅因與負極片接觸時所產生的氣體膨脹。”可見，涉案專利的申請人認為在電池的負極片上鍍上銦或錫，就可防止鋅與負極片接觸而產生氣體膨脹，就已經完成其發明任務，而沒有認識到其已經完成的該項發明是否還有待進一步的改進。最后，涉案專利說明書發明內容還記載：“電鍍方法是（1）可將金屬片（鐵片或不銹鋼片）制成負極片，……（2）……再鍍上一層銦或錫''，……然后制成負極片”。可見，制成的負極片既可以是未鍍鎳或銅之前的金屬裸片也可以是鍍完銦或錫的最終產物。故涉案專利的申請人即使在申請專利之時亦未想到要對負極片的概念加以區分以體現其針對電池負極片的結構作出過改進。綜上，涉案專利并非針對電池負極片的結構作出的改進，新利達德慶公司和肇慶新利達公司認為涉案專利權利要求1的電池負極片特指是電鍍結構的主張均沒有事實和法律依據，一、二審判決及第13560號決定將涉案專利權利要求1中的電池負極片解釋為特指已鍍鎳或銅的金屬片不當。

[案例分析]從復審、各級法院和最高院的判決情況可以看出，“電池負極片”本身文字記載是清楚的，但因為不同審批主體對技術理解的不同，導致當事各方認定的具體含義不同，在一、二審判決及第13560號決定中將“電池負極片”理解為特指已鍍鎳或銅的金屬片，而申請再審人則認為電池負極片是一個上位概念，泛指實現電池負極功能的片狀物，不應將其解釋為已鍍鎳或銅的金屬片。因為對“電池負極片”的理解不同，則對其所限定的技術方案的認定必然也不相同，從而導致創造性評判的結果出現爭議。

專利法第56條第1款規定，發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求。權利要求并未明確限定“電池負極片”的具體含義，則應先根據通常的理解。然后以說明書為依據，利用說明書和附圖來對權利要求進行解釋，并應使權利要求的保護范圍與說明書公開的范圍相適應。最高院在判決中從說明書背景技術部分、發明內容部分找出涉及電池負極片的相關技術內容；涉案專利的申請人在探索涉案專利的過程中，所做的工作主要是探索在負極片上電鍍哪種金屬能夠成功地控制電池負極鋅膏和負極片的接觸，而并未針對電池負極片本身的結構變化進行任何嘗試性的探索，沒有認識到其已經完成的該項發明是否還有待進一步的改進，諸如要對電池負極片本身的結構作進一步的改進并為此付出了創造性的勞動，并且涉案專利說明書發明內容部分還記載了制成的負極片既可以是未鍍鎳或銅之前的金屬裸片也可以是鍍完銦或錫的最終產物的相關內容，從而通過全面細致地分析上述說明書中對“電池負極片”的相關記載，最終明確了權利要求中“電池負極片”的含義。

三、總結與思考

在創造性評判中，權利要求請求保護的技術方案是申請人的權利主張，是最終能否獲得專利保護的對象，雖然創造性評判的對象是針對權利要求請求保護的技術方案，但對技術方案的認定并不僅僅局限于權利要求書記載的內容本身，還涉及到說明書中的內容。專利法第59條的規定，發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。在審查實踐中，審查員是站在本領域技術人員的角度根據權利要求的文字記載的內容來認定權利要求請求保護的技術方案，以之作為創造性評價的對象。在審查實踐中，審查員應當避免過于強調權利要求文字記載本身所體現的技術方案，以及割裂地選取對比文件中與本申請技術方案相對應的特征，準確客觀的綜合認定所涉及的事實。

【參考文獻】

[1]尹新天.《中國專利法詳解》.北京：知識產權出版社.2011年3月第一版.2012-01-31.

[2]最高院行政判決書（2012）行提字第29號.