祝建軍
世界主要無線通信技術標準參加國都在努力爭奪最新技術標準的主導權和話語權,從而試圖在全球無線通信技術標準的激烈競爭格局中搶奪制高點,以獲取國際間的競爭優勢。在這種全球激烈競爭的國際背景下,無線通信技術標準已從2G進入到4G時代,5G技術也即將落地商用。①與之相應,世界主要智能終端生產商也在不停地推出具有新的通信功能的智能終端產品,這一方面使無線通信企業因技術升級所獲取的經濟利益保持快速增長,另一方面也使廣大消費者不斷享受因技術更新所帶來的全新通信功能體驗。
標準必要專利制度是推動無線通信領域技術標準升級換代的重要法律保障。標準必要專利技術被稱為專利技術中的“核武器”,無線通信企業擁有的標準必要專利的數量越多、質量越高,其在與其他無線通信企業的市場競爭中,就能獲得更多的競爭優勢。②由于研發標準必要專利技術須付出巨大成本,故為了保證標準必要專利權人因研發新技術獲得合理回報,這就要求標準必要專利實施人向其支付相應的專利許可使用費。
依通說,在進行標準必要專利許可使用費率談判時,只有當標準必要專利權人無明顯過錯,遵循FRAND原則,而標準必要專利實施人存在明顯過錯,違反FRAND原則時,標準必要專利權人向標準必要專利實施人提出停止實施其專利的訴訟請求,才能夠被支持。但標準必要專利許可談判中過錯的認定問題,一直是司法實踐中的難點問題,鑒于此,本文擬對該問題進行深入研討,以期對審理標準必要專利停止侵權糾紛案件提供參考經驗。
由于標準必要專利與非標準必要專利在權利本身的性質上存在很大差異,這導致二者在適用禁令救濟的構成要件方面存在很大差別。
當今社會信息的交流依靠無線通信技術,國際社會通過推行技術標準來實現信息的互聯互通。當專利技術與技術標準相同或等同時,標準必要專利隨即產生。所謂標準必要專利是指在實施標準時必然要被實施的專利,如實施標準時必然要實施某項專利的某項權利要求,則該項權利要求即被稱為標準必要專利權利要求。③馬海生著:《專利許可的原則——公平、合理、無歧視許可研究》,法律出版社2010年版,第28—30頁。
由于標準必要專利具有強制性、不可替代性和必然實施性的特點,為了防止標準必要專利權人利用其標準必要專利實施“專利劫持”行為和避免專利許可使用費的“疊加”問題,同時,也為了防止標準必要專利實施人從事與標準必要專利劫持相反的“反向劫持”行為,標準必要專利權人和標準必要專利實施人在進行標準必要專利許可談判時,均負有遵循FRAND原則的義務。④祝建軍:《標準必要專利使用費應當公開——以治理專利劫持和反向劫持為視角》,載《人民司法》(應用版)2015年第15期。
從非標準必要專利的特點來看,在一般情況下,非標準必要專利技術遍及各個技術領域,在對外進行專利授權許可時,許可使用費受到市場競爭等因素的影響非常大。如果專利權人提出的許可使用費過高,則相對人基于成本控制因素的考量,其有可能放棄使用專利技術或者在市場上尋求購買替代技術,從該特點來看,非標準必要專利主要依靠市場來獲取許可交易價值,換句話說,在許可交易市場中更多地體現當事人的意思自治因素,談判一方通常不具有強迫或控制另一方的能力。如此一來,非標準必要專利相對于標準必要專利而言,在進行專利授權許可時,專利權人和專利實施人均無須負擔FRAND談判義務。由此可見,標準必要專利與非標準必要專利存在著很大差別,這決定了二者在適用禁令救濟的條件方面亦存在著重大區別。
我國專利法明文規定了非標準必要專利適用禁令救濟的條件。根據我國《專利法》第11條的規定,任何人未經專利權許可擅自實施受專利權各項法定權能控制的特定行為,即構成專利侵權行為。在該情形下,專利權人為了維護自己的合法權益,其可以向人民法院提出禁令救濟的訴訟請求。所謂禁令救濟是指當專利權人認為其專利權受到他人侵害時,其可以向人民法院提出責令被控侵權行為人停止侵害其專利權的訴訟請求,人民法院通過審判認定被控侵權行為構成專利侵權的,其可以依法判令侵權行為人停止實施專利侵權行為,該救濟即為禁令救濟。
通過以上論述可見,非標準必要專利適用禁令救濟的條件,不以被控侵權行為人主觀上存在過錯為條件,只要該行為人未經許可實施了受專利權控制的行為,且被控侵權產品的技術特征落入了涉案專利權的保護范圍,則該行為人的行為構成專利侵權,專利權人即可以請求司法機關責令侵權人停止侵權。⑤祝建軍:《標準必要專利禁令救濟的成立條件》,載《人民司法》(應用版)2016年第1期。
標準必要專利與非標準必要專利在適用禁令救濟的條件方面存在較大差別。無線通信領域里的標準必要專利有一個重大的特點是,標準必要專利的數量是海量的,且專利權人呈現日益分散的特點,各無線通信企業通常是先實施標準必要專利,再進行標準必要專利許可使用費談判,標準必要專利表現出濃厚的公共屬性,基于此,標準必要專利權人與標準必要專利實施人依據FRAND原則進行授權許可,是保障全球無線通信產業有序發展,實現無線通信互聯互通的根本保證。正是基于標準必要專利的上述特點,決定了標準必要專利適用禁令救濟以存在過錯為前提條件。換句話說,標準必要專利權人如向司法機關起訴要求標準必要專利實施人停止侵權,其舉證除了要滿足非標準必要專利停止侵權的上述構成條件外,還必須要舉證證明其在談判過程中沒有過錯,遵循了FRAND原則,而標準必要專利實施人在談判過程中存在過錯,違反了FRAND原則。
關于因過錯而導致違反FRAND原則的問題,這里所講的過錯應指明顯過錯,只有存在明顯過錯,才有可能導致標準必要專利權人與標準必要專利實施人之間的許可談判在整體進程上受到嚴重影響,或者意圖通過談判達成許可協議的目的落空。如果存在過錯,但該過錯不屬于明顯過錯,或者行為人事后通過一定的行為彌補了該過錯,且該過錯對雙方談判進程不產生重大或實質性影響的,則該過錯通常不會導致違反FRAND原則的后果。
由上可見,標準必要專利與非標準必要專利在適用禁令救濟的構成要件方面存在差異,對非標準必要專利給予禁令救濟不以存在過錯為條件,而標準必要專利適用禁令救濟以存在過錯并導致違反FRAND原則為條件。換句話說,標準必要專利適用禁令救濟必須要以標準必要專利實施人存在明顯過錯違反FRAND原則為前提條件。
專利權具有地域性,各無線通信企業(民事主體)在各國取得和實施專利權都必須要遵守各國專利法的相關規定。在無線通信領域,各無線通信企業所擁有的標準必要專利通常是以分布在全球的標準必要專利族的形式出現。所謂標準必要專利族是指民事主體基于同一或者實質上基本相同的無線通信標準技術分別向世界各國的專利主管機構去申請并獲得授權的那些專利的統稱。各無線通信企業所擁有的同一標準必要專利族中各個國家的標準必要專利可能因各國專利法的不同規定而在具體的專利技術特征方面存在差異,但這并不影響其作為標準必要專利族中標準必要專利成員的“身份”。
盡管全球的主要無線通信企業均表現為跨國公司的特點,但為了方便在全球范圍內推銷其無線通信產品,許多無線通信企業在世界各國投資設立關聯公司(包括控股公司和子公司),然后依靠這些關聯公司在世界各國生產、銷售無線通信產品,以此獲取豐厚的經濟利益,業界通常將上述無線通信企業和他們設立的關聯公司統稱為“經濟利益集團”或“經濟利益共同體”。
由于無線通信技術標準和標準必要專利制度制定的目的,是為了解決國際間無線通信的互聯互通問題,所以,標準必要專利技術和無線通信產品具有明顯的國際化的特點,故為了解決專利的地域性問題并提高標準必要專利許可使用費的談判效率問題,國際范圍內標準必要專利許可使用費談判,通常均是由各無線通信企業代表自己和各自的關聯公司與相對人進行談判。同時,標準必要專利人將其擁有的標準必要專利授權許可給標準必要專利實施人使用的地域和權限范圍,通常為全球范圍內的有償普通實施許可。
按照國際規則和商業慣例,無線通信企業代表自己和其關聯公司與相對人進行談判時,無線通信企業是否遵循FRAND原則,也視為其關聯公司是否遵循FRAND原則。比如,根據歐洲電信標準化協會(ETSI)的知識產權政策,FRAND義務及于標準必要專利聲明人及其關聯公司。⑥參見歐洲電信標準化協會的《ETSI知識產權政策》第4.1條、6.1條和15.9條,可登陸http:www.etsi.org網站查詢。再比如,全球各主要無線通信企業在進行標準必要專利交叉許可談判時,均在許可報價或反報價中明確,其許可主體包括自己及其關聯公司。⑦比如,華為與蘋果公司之間的許可談判即是如此。
在標準必要專利許可使用費談判的過程中,如果標準必要專利實施人在主觀上有過錯,違反FRAND原則,則標準必要專利權人為了維護其合法權益,其有權向法院提起禁止實施其標準必要專利的禁令救濟之訴。值得注意是,標準必要專利權人在談判時授權的標準必要專利的范圍為其在世界各國所擁有的標準必要專利族,而其在某一具體國家發起的針對標準必要專利實施人的禁令救濟之訴的請求權基礎,則是標準必要專利權人在該國所擁有的某一具體標準必要專利,二者的范圍是有差異的。
在提起具體標準必要專利禁令救濟之訴雙方適格的主體方面,原告通常是訴訟發生地國的標準必要專利權人,而被告通常是無線通信企業(跨國公司)在訴訟發生地國所設立的生產、銷售無線終端產品的各個關聯企業,即訴訟發生地國的標準必要專利實施人。
前面已述及,基于平衡標準必要專利權人、標準必要專利實施人和社會公眾三者之間利益的考量,國際、國內的眾多標準化組織均要求其成員將其擁有的標準必要專利按照FRAND(公平、合理、無歧視)原則,向標準必要專利實施人給予授權許可。根據權利、義務對等和相一致原則,標準必要專利FRAND費率的達成,要求標準必要專利權人和標準必要專利實施人在進行許可費談判時,均應遵循FRAND原則。
在具體的標準必要專利許可使用費談判的過程中,如果標準必要專利FRAND許可協議無法達成,是由于標準必要專利實施人的過錯所導致,應允許標準必要專利權人向司法機關提出請求,以責令標準必要專利實施人停止實施其標準必要專利。
在具體案件中,如標準必要專利權人指控標準必要專利實施人停止侵權的訴訟請求被法律所支持,其必須舉證證明兩個方面的重要事實,一是被控侵權行為人實施了侵害其標準必要專利權的行為;二是被控侵權行為人在談判過程中存在明顯過錯,違反了FRAND原則。
關于上述第一個方面事實的舉證問題,涉及標準必要專利案件侵權事實的舉證與非標準必要專利案件侵權事實的舉證之間的差異,在一般情況下,就非標準必要專利來說,專利權人欲指控他人的行為侵犯其專利權,其必須根據專利權的類別(發明、實用新型或外觀設計)舉證被控侵權行為人實施了制造、銷售、許諾銷售、使用或進口被控侵權產品的專利權控制行為,接著要舉證證明涉案被控侵權產品所使用的技術或設計落入其專利權的保護范圍。
但就標準必要專利來說,專利權人想證明他人的行為侵犯其專利權,其必須舉證并固定與其涉案要求保護的專利技術相對應的3GPP無線通信國際技術標準;接著舉證證明該3GPP無線通信國際技術標準,被采標為我國無線通信領域里的行業標準和企業標準;再進一步舉證,專利權人的專利技術與上述無線通信技術標準進行對比,二者之間構成相同或等同。⑧祝建軍:《未參加標準制定的必要專利停止侵權救濟的條件》,載《知識產權》2017年第7期。當被控侵權行為人舉不出相反的證據證明,其無線通信產品或方法未使用專利權人舉證的上述技術標準的,則可以證明原告的涉案專利為標準必要專利,被控侵權人生產無線終端產品,必然要使用該技術標準,并必然要使用原告的專利技術,從而證明涉案專利為標準必要專利,同時,被控侵權人實施了侵犯原告涉案標準必要專利權的行為。
由上可見,標準必要專利案件與非標準必要專利案件在舉證被控侵權人是否實施了專利侵權行為方面,存在較大差異。
關于上述第二個方面事實的舉證問題,標準必要專利侵權案件與非標準必要專利侵權案件亦具有較大區別,非標準必要專利適用禁令救濟,專利權人無須舉證被控侵權人存在過錯;但對于標準必要專利而言,標準必要專利權人欲請求司法機關責令標準必要專利實施人停止侵權,其必須要舉證標準必要專利實施人在談判過程中存在明顯過錯,違反了FRAND原則。
當標準必要專利權人舉證證明其在標準必要專利許可談判中無明顯過錯,遵循了FRAND原則,而標準必要專利實施人在許可談判中存在明顯過錯,違反了FRAND原則的,其請求司法機關責令標準必要專利實施人停止侵權的訴訟主張,應該被法律所支持。在司法實踐中,認定標準必要專利許可談判中一方存在明顯過錯,主要有以下情形。
根據標準必要專利談判的商業慣例,標準必要專利權人與標準必要專利實施人接觸磋商后,在進入正式談判階段之前,雙方通常會協商簽署NDI保密協議,從而將雙方在隨后的談判程序中所獲取的商業信息置于保密狀態。如果標準必要專利實施人拒絕簽署NDI保密協議,從而導致雙方之間的標準必要專利許可使用費談判無法開展下去,則可以認定標準必要專利實施人在主觀上存在明顯過錯,違反了FRAND原則。
比如,在北京知識產權法院審理的原告西電捷通公司訴索尼中國公司侵害發明專利權糾紛一案⑨參見北京知識產權法院(2015)京知民初字第1194號民事判決書。中,原告要求在簽署保密協議的基礎上向被告提供標準必要專利權利要求對照表(CC),而被告要求原告在沒有保密協議的基礎上提供標準必要專利權利要求對照表(CC)。法院認定,根據實務的通常做法,原告要求以簽訂保密協議作為提供權利要求對照表(CC)的主張是合理的,雙方遲遲未能進入正式的專利許可談判程序,過錯在專利實施方(本案被告)。
綜上,在具體的標準必要專利許可談判中,一方無正當理由拒絕簽署NDI保密協議,從而導致雙方無法進入實質性的談判程序,可以作為認定其具有明顯過錯的依據。
在標準必要專利許可談判的一方為非專利實施主體(NPE),另一方為擁有標準必要專利且從事實體生產的主體時,由于從事實體生產的主體無法通過標準必要專利交叉許可的方式來制約非專利實施主體,故有些非專利實施主體為了獲取更多的經濟利益,有時會向從事實體生產的主體提出明顯違反FRAND原則的報價,比如,要求對方向其支付標準必要專利許可使用費,同時,要求對方將其專利(包括標準必要專利)免費授權其使用,由于該報價明顯不公平,導致另一方不愿意接受該報價,從而使雙方之間的談判曠日持久。⑩祝建軍 :《標準必要專利使用費條款:保密抑或公開——華為訴IDC標準必要專利糾紛案引發的思考》,載《知識產權》2015年第5期。
當出現上述情形時,如果非專利實施主體為了逼迫從事實體生產的主體接受其報價,向法院起訴從事實體生產的主體停止實施其標準必要專利,由于非專利實施主體的該報價明顯違反FRAND原則,存在明顯過錯,其向從事實體生產的主體提出的禁令救濟之訴的請求,不應被支持。
在談判雙方均擁有標準必要專利且均從事無線通信產品的制造、銷售行為時,談判雙方的身份具有雙重性,也就是說,他們互為標準必要專利權人和標準必要專利實施人。根據標準必要專利交叉許可談判的國際慣例,以及標準必要專利談判所應遵循的FRAND原則,在確定雙方專利權授權許可范圍時,如果雙方經過磋商同意就標準必要專利和非標準必要專利打包捆綁進行交叉許可,這是雙方自愿意思表示一致的結果,雙方可以在此基礎上進行交叉許可談判。但如果談判一方明確表示只愿意以標準必要專利進行交叉許可,而不同意將標準必要專利與非標準必要專利打包捆綁進行交叉許可,在這種情況下,一方就不應再堅持以打包捆綁的方式進行交叉許可。
在談判雙方既是標準必要專利權人也是標準必要專利實施人的情況下,如果一方在另一方不同意的情況下,堅持要將標準必要專利與非標準必要專利打包捆綁進行許可,從而使雙方在談判授權許可的范圍方面始終存在爭議,無法進入下一步的實質性談判,進而導致雙方之間的交叉許可談判陷入僵持狀態,則提出要將標準必要專利與非標準必要專利打包捆綁進行許可的一方,應被認定為具有明顯過錯,屬于違反FRAND原則的行為。
根據標準必要專利許可談判的國際慣例,一項許可協議的最終達成,通常要經過技術談判階段、商務談判階段和協議達成三個階段。在技術談判階段,通常雙方經過若干次技術談判的會議以后,標準必要專利權人會向標準必要專利實施人展示從其聲明的標準必要專利包中挑選出的質量較好的專利,并就這些專利的技術特征與相對應無線通信技術標準是否相同或等同進行分析對比說明,即提交所謂標準必要專利權利要求對照表(CC),以幫助標準必要專利實施人判斷其所擁有的標準必要專利包的實力,進而有利于雙方做出相對比較合理的許可報價,因此,技術談判是雙方最終簽訂標準必要專利許可協議的一個重要階段。
在接到標準必要專利權人的標準必要專利權利要求對照表(CC)以后,如果標準必要專利的實施人未在雙方約定的期間內,或者在合理的期間內予以回應,同時,其也未能對拖延技術談判的原因給出合理解釋,導致雙方之間的標準必要專利許可談判被嚴重拖延的,應認定該標準必要專利實施人存在明顯過錯,違反了FRAND原則。
根據標準必要專利交叉許可談判的實踐,標準必要專利權人對自己所擁有的標準必要專利的實力比較了解,為了促成協議的達成,作為有誠意的談判者,標準必要專利權人一般會按照其標準必要專利的實力向對方進行單方積極報價,而相對方如果是善意的談判人,其通常會在收到標準必要專利人的報價后,會積極進行反報價。在標準必要專利交叉許可談判中,如果談判雙方均遵守上述規則,通常能夠較快促成雙方達成標準必要專利交叉許可協議。
在具體的標準必要專利交叉許可談判中,如果談判一方既沒有根據自己的標準必要專利的實力積極向對方進行單方許可報價,同時,針對對方提出的標準必要專利許可費報價,也不積極做出反報價,這表明其在談判中消極懈怠,該行為的后果是導致雙方交叉許可談判久拖不決。在這種情況下,可以認定該談判一方具有明顯過錯,違反了FRAND原則。
在標準必要專利許可談判的實務中,如果雙方經過長時間的談判仍無法取得進展的情況下,一方提議將雙方之間的爭議提交給中立的仲裁機構或者法院進行裁決,這是標準必要專利交叉許可談判爭議解決的有效途徑。鑒于此,當雙方談判陷入僵局的情況下,談判一方是否同意另一方提出的將爭議提交給中立第三方裁決,將成為評判其在談判過程中是否遵循FRAND原則的重要事實。
在具體的標準必要專利許可談判中,如果在經過長時間談判,雙方仍存在分歧的情況下,談判一方向談判另一方明確表達了愿意仲裁的意思表示,并同時附上完整的仲裁協議條款,也就說,只要另一方同意,雙方即可進入仲裁程序來解決雙方之間的爭議,但談判另一方無正當理由拒絕接受,致使雙方之間的爭議無法通過有效方式解決,從而使雙方之間的談判曠日持久,在這種情形下,可以認定談判另一方存在明顯過錯,違反了FRAND原則。
當事人之間發生標準必要專利禁令救濟之訴,一般意味著雙方經過長時間談判仍存在較大分歧,無法達成標準必要專利許可協議。雙方通過長時間談判以及應對訴訟,消耗了大量精力和財力,這對雙方正常的經營活動,也造成了很大困擾。
由于標準必要專利權人和標準必要專利實施人均負有按照FRAND原則簽訂標準必要專利許可協議的義務,故為了促成雙方達成協議,受理標準必要專利禁令救濟之訴的法院,可以組織雙方以調解的方式,在合理的期限內,嘗試進一步讓雙方進行許可談判。該嘗試性做法的好處在于,一方面可以通過審判人員居中調解的方式,促使雙方把握機會理性進行談判,從而有可能促成雙方達成標準必要專利許可協議;另一方,審判人員在調解的過程中,也能夠切實感受談判雙方是否具有善意的談判意愿,從而對長時間無法達成協議過錯在哪一方有比較清楚的了解和判斷。
如果談判一方拒絕法院組織雙方以調解的方式進行許可談判,或者在法院組織調解談判的過程中,表現得消極懈怠、毫無誠意,明顯存在拖延談判的行為,此時,審理案件的法院可以該談判方在調解階段的上述行為表現,作為認定其存在明顯過錯,違反FRAND原則的依據。
標準必要專利權人為研發并獲得標準必要專利投入了巨大成本,同時,標準必要專利實施人因使用他人標準必要專利獲取了巨大經濟利益,按照標準必要專利授權許可的FRAND原則,標準必要專利權人有權從標準必要專利實施人那里獲得FRAND許可費。標準必要專利權人應獲得的FRAND許可費,應以標準必要專利權人所擁有的標準必要專利組合為標準必要專利實施人生產、銷售無線通信產品所帶來的技術貢獻價值來計算,換句話說,應以標準必要專利實施人使用其標準必要專利技術所獲得的利潤來計算。該技術貢獻價值的具體考量因素包括:標準必要專利權人所擁有的標準必要專利組合的實力、標準必要專利的累積許可費率、標準必要專利實施人生產銷售無線通信產品的價格、數量、利潤率等。
在標準必要專利交叉許可談判中,談判一方向另一方給出的報價在性質上屬于要約,對方對于該要約報價可以討價還價(反報價);同時,雙方對于各自的報價和反報價有可能隨談判進程作相應調整。這意味著,標準必要專利FRAND許可報價,不是一個固定不變的價格,而是根據標準必要專利權人所擁有的標準必要專利實力在合理區間范圍內給出的報價,即合理報價區間。如果談判一方向另一方給出的報價范圍,嚴重背離其所擁有的標準必要專利的實力,而且始終堅持該報價范圍不變,從而導致雙方之間的許可談判久拖不決,在這種情況下,可以認定該談判一方具有明顯過錯,違反了FRAND原則。
以上第(一)至第(七)種情形,屬于從標準必要專利許可談判的程序方面來認定談判一方是否具有明顯過錯,而第(八)種情形則屬于從標準必要專利許可談判的實體方面來認定談判一方是否具有明顯過錯。應當說,隨著標準必要專利禁令救濟之訴在我國不斷增多,在案件中所呈現出的標準必要專利許可談判中的明顯過錯類型也會不斷增多,為了妥當處理標準必要專利停止侵權糾紛案件,需要我們不斷去歸納總結這些明顯過錯的類型。同時,我們總結的這些明顯過錯的類型,也能夠為參與標準必要專利許可談判的無線通信企業提供行為規范指導,從而有利于建立高效、誠信的標準必要專利許可談判機制,以避免糾紛發生。