當前經濟形勢下臨時保護期的后續實施行為
——以高院指導案例20號為探討對象

（揚州大學）

一、斯瑞曼案裁判要點

斯瑞曼案中高院的裁判要點是：在發明專利申請公布后至專利權授予前的臨時保護期內制造、銷售、進口被訴專利侵權產品不為專利法禁止的情況下，其后續的使用、許諾銷售、銷售，即使未經專利權人許可，也不視為侵害專利權，但專利權人可以依法要求臨時保護期內實施其發明的單位或者個人支付適當的費用。

我認為這個專利權糾紛案需要探討兩個問題：專利權第十三條的立法意義；此案兩被告的后續實施行為是否為《專利法》允許。

二、專利權第十三條的立法意義

第十三條規定：“發明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用。”專利法規定了申請人可以要求在發明專利申請公布后至專利權授予前實施其發明的單位或者個人支付適當的費用，即享有請求給付發明專利臨時保護期使用費的權利。這是發明創造從公共領域到私人領域的過渡保護制度。在這階段，發明已進行了專利申請并予以公示，目的是在專利權授予前“清理”市場上的雷同發明創作物，以避免該專利權被授予后出現大量專利糾紛，進而節約司法資源。如果他人在這一階段實施該發明，就會得到一定的“懲罰”——被專利權申請人請求給付發明專利使用費。這里的“實施”包括制造、銷售、進口等，該案中康泰藍公司與自來水公司簽訂銷售合同就是一種銷售行為，為什么法律對這種實施相關發明行為不予禁止呢？首先，正在申請專利權的發明在臨時保護期內其實還是處于公共領域內，但同時也處于申請公示期，在這階段實施該發明專利要受到適當的限制，立法者由于客觀因素不能直接禁止在此階段實施相關發明，比如如果該發明最終沒有被授予專利權，那么在臨時保護期內法律直接禁止實施相關發明就會使司法機關面臨一種窘境——禁止實施相關發明的判決還要不要執行了？執行，便是對最終未被授權的發明的無理保護，不執行，司法機關的判決便失去權威。所以臨時保護期內的實施行為不被禁止，不是因為它是法律所容忍的行為，而是因為在客觀上不能禁止。

三、后續實施行為是否為《專利法》允許

后續實施行為是指，在專利權人獲得授權后，使用、許諾銷售、銷售臨時保護期內，他人未經許可制造的專利產品的行為。后續實施行為的對象是臨時保護期內取得的，未經許可制造、銷售、許諾銷售的專利產品，斯瑞曼案中，被告自來水公司在臨時保護期內購買了涉案的專利產品，而其使用行為持續到原告獲得專利授權之后，就是本文研究的后續實施行為。而被告康泰藍公司的維修保養行為促進了對該設備的使用，延長使用壽命，是使用行為的附隨行為，從性質上說應當歸為對該設備的使用行為。

我認為應當允許在臨時保護期內實施相關發明的后續實施行為是否為專利法允許，要看兩點：1、合理性——后續實施行為是否非必要不可；2、非禁止性——后續實施行為的是否對專利權產生實質的侵害。

（一）合理性

此案中，如果康泰藍公司在與自來水公司簽訂購售合同時已經通知斯瑞曼公司，并取得斯瑞曼公司的同意同時支付了適當的使用費，或者康泰藍公司未經斯瑞曼的許可而實施該發明，而斯瑞曼公司在保護期內行使了其發明專利的使用費請求權，那么在斯瑞曼獲得該發明專利權后，自來水公司使用該設備的行為和康泰藍公司的維修保養行為是否侵犯了斯瑞曼的專利權，即違反專利法第十一條第一款中的以生產經營目的使用其專利產品的行為。假定認定侵權，則第十三條就毫無意義，后續實施行為在性質上是保護期內實施他人相關發明的衍生行為，如果將保護期內的實施行為和取得專利權后的后續實施行為割裂，在第一部分，我說到法律由于客觀因素無法禁止專利權臨時保護期內他人實施相關發明的行為，而到這里卻認定實施相關發明后衍生的合理的甚至非必要不可的后續行為系侵權行為，這顯然違背第十三條的立法意義。所以認定后續行為侵權不成立。同理，如果他人在臨時保護期內未支付適當使用費或者專利申請人未在臨時保護期內請求支付適當使用費，那么完全可以適用專利法第六十八條請求支付使用費的訴訟時效，而不能認定后續實施行為為侵權行為。

當然，我說明一下，這里的后續實施行為必須是與臨時保護期內的實施相關行為具有高度的關聯性，兩行為具有不可分割性，分割就會損壞另一種法益。在此案中，自來水公司后期使用二氧化氮發射器的的行為以及康泰藍公司的維修保養行為是兩人簽訂的購銷合同的權利義務內容，如果斯瑞曼公司在獲得專利權后可以向法院請求停止侵權行為，則有效地購銷合同就無法履行，合同雙方必定會產生合同糾紛，這顯然違背了節約司法資源的原則。所以，此案中兩被告的后續實施行為是被專利法所允許的。

（二）非禁止性

上面以提到，這里的后續實施行為包括自來水公司使用設備行為和康泰藍公司的后期維修保養行為。自來水公司的使用行為就是利用該涉案設備可以產生二氧化氯，進而用來過濾自來水，達到凈化自來水的效果。涉案設備獲得專利權以后，享有禁止他人未經許可以生產經營目的的制造、使用、銷售、許諾銷售以及進口該設備的權利。這里的五個侵權行為以“制造”最為嚴重，也是所有侵權行為的源頭所在，沒有非法制造，非法使用、非法銷售以及非法進口就會大大減少，甚至將會“斷鏈”，而且也不太可能存在沒有非法制造卻單獨存在非法使用、銷售以及進口的情況，因為一切合法制造最終都會面臨權利用盡的情況，專利法第六十三條第一款第一項將專利權用盡不視為侵權，也就是說一旦產品被合法制造了，就不會存在非法使用、銷售以及進口的情況。那本案中后續實施行為若被定性為非法使用，那么涉案設備一定是被非法制造的。涉案設備是在專利臨時保護期內由一方銷售給另一方，它可能是在專利申請日之前制造出來的，也可能是在專利臨時保護期內制造出來的，但不管怎么樣，它絕對不是非法制造，相反，如果是在專利授權之后制造并售出使用的一定屬于侵權行為。所以本案自來水公司后續使用行為對專利權并沒有產生實質的侵害。此行為雖然不能完全符合第十一條的規定被評價為“合法使用”，但同時也不能被評價為“非法使用”，進而被法律所禁止。這也是立法規定的漏洞以及銜接不恰當之處，這種“合理使用”因怎樣加以規定，有待法律加以明確規定。

那康泰藍公司的后期維修保養行為對專利權有沒有產生侵害呢，我認為這個有待探討，因為這涉及專利的修理與再造。“專利權人合法投放市場的專利產品，使用人可以根據專利權用盡理論進行使用和修理，但不能進行專利產品的再造”，本案康泰藍公司的售后服務行為是為了延長設備使用壽命，正常情況下是對設備原來功能的恢復，但也不排除某些技術人員對設備進行改造，改造后的產品的技術特征全部落入該設備受專利權保護的技術特征，那就有侵權嫌疑了。

四、結語

本文通過個案，分析專利臨時保護期實施相關發明的后續實施行為是否屬于侵權行為，這當然無法形成一個既定的結論。我國專利法對后續實施行為沒有明確具體的規定，最高人民法院在綜合考慮專利法相關規定的基礎上使用體系解釋的方法對該案做出的裁判規則：專利臨時保護期內制造、銷售、進口的被訴專利侵權產品的后續使用、許諾銷售、銷售，不侵害專利權。這樣的裁判規則并不當然適用所有類似專利權糾紛，希望專利法能對此進行明確具體的規定。