德國實用新型制度的特點和優(yōu)勢

李 揚

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局實用新型審查部，北京 100088

德國實用新型于1891年創(chuàng)立，其最初的目的是保護“日常生活中的小發(fā)明”。那時，會要求實用新型的申請人把所要求保護的產(chǎn)品模型寄存在德國專利局。從那時起，實用新型保護的特點已經(jīng)發(fā)生了很大改變，實用新型專利權(quán)人不僅享有和發(fā)明專利權(quán)人同樣的權(quán)利，還具有一定的戰(zhàn)略優(yōu)勢。

一般來說，一項發(fā)明需要經(jīng)過長達數(shù)年的審查過程才能獲得專利權(quán)的保護，而通過德國專利商標局(GPTO)注冊實用新型，從申請到獲得權(quán)利僅需2-3個月(在提交的申請文件符合實用新型法規(guī)定的情況下)，并且對所要求保護的主題進行新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實用性的實質(zhì)審查。實用新型申請費為30歐，包括了注冊及前三年的年費。此外，在第3，6，8年后繳納維持費，可以使其的保護延長至10年。

實用新型保護不僅限于小發(fā)明或特定的技術(shù)領(lǐng)域，而是涵蓋了除以下內(nèi)容外的所有技術(shù)發(fā)明：(1)發(fā)現(xiàn)，科學(xué)理論，數(shù)學(xué)方法；(2)美學(xué)創(chuàng)作；(3)用于智力活動、娛樂或商業(yè)活動的圖表、規(guī)則和方法；(4)信息的表述；(5)發(fā)明的公開或使用違反公共秩序或善良風(fēng)俗；(6)植物或動物種類；(7)方法。德國實用新型保護客體除了方法之外，保護一切有形的產(chǎn)品。①

盡管不做審查，注冊的實用新型也只有在滿足了新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實用性的要求后才是合法有效的。但是，與發(fā)明申請必須滿足絕對新穎性要求相比，實用新型對現(xiàn)有技術(shù)的要求是：在實用新型申請日和/或優(yōu)先權(quán)日之前，世界范圍內(nèi)公開的印刷品或在德國范圍內(nèi)公開使用的產(chǎn)品。也就是說，任何口頭描述、在除德國外的其他國家或地區(qū)在先使用、或在實用新型申請日前提交，在之后公開的專利申請都不能成為該實用新型的現(xiàn)有技術(shù)。因此，如果申請人無法受到發(fā)明專利的保護，他也有可能通過實用新型申請的方式對其發(fā)明創(chuàng)造進行保護。

實用新型法和專利法對其所保護的客體的發(fā)明創(chuàng)造性的定義不同，實用新型稱之為“創(chuàng)造性步伐”(”erfinderischer Schritt”)，發(fā)明則為創(chuàng)造性活動(”erfinderische Tatigkeit”)，在創(chuàng)造性標準方面，發(fā)明的創(chuàng)造性歸結(jié)為“對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，無法依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)顯而易見地獲得”②，而實用新型的創(chuàng)造性判斷在現(xiàn)有技術(shù)的標準、所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的范圍等方面也與發(fā)明的標準有一定的差異。

在德國，有以下幾種途徑獲得實用新型保護。申請人可以直接向GPTO提交德國實用新型申請。申請人也可以通過國際申請(PCT)進行專利申請，從而獲得德國實用新型注冊。如果申請人針對實用新型而不是發(fā)明進行國際申請，其進入德國國家階段的要求與發(fā)明相同。

第三種方法是通過“岔路申請”的形式獲得實用新型注冊③。與分案申請相同的是，這種權(quán)利使得申請人可以為實用新型申請獲得在先進行的專利申請的申請日。與分案申請不同的是，這種岔路申請實用新型可以很快獲得注冊，這樣在專利申請?zhí)峤簧暾埡瞳@得授權(quán)之間的未保護階段，申請人就可以利用實用新型來對抗競爭者。這種方法尤其適合在專利申請的申請人在獲得專利權(quán)之前就開始意識到侵權(quán)產(chǎn)品的出現(xiàn)時使用。這樣，申請人就有機會專門針對侵權(quán)產(chǎn)品調(diào)整岔路申請實用新型的權(quán)利要求，從而在實用新型注冊上獲得法律救濟。如果市場上同時存在好幾種侵權(quán)產(chǎn)品，申請人可以從正在進行的專利申請中提取出多個實用新型進行注冊。

只要在申請實用新型時提交岔路申請聲明，任何有效的在先德國專利申請(包括德國專利申請，指定德國的歐洲專利申請或指定德國的PCT申請)都可以分離出實用新型申請。專利申請未結(jié)案，或已結(jié)案(授權(quán)或駁回)當月起兩個月內(nèi)可以提出岔路申請。值得注意的是，岔路申請也適用于復(fù)審階段。雖然德國專利法不允許專利在復(fù)審階段提出分案申請，但提出岔路申請則是允許的，因此申請人可以在最后階段，整個專利申請都已經(jīng)公開的情況下獲得實用新型注冊，而該申請不僅限于獲得授權(quán)的專利。

一項岔路申請構(gòu)成一項獨立的實用新型申請，無論在先的專利申請結(jié)果如何(之后撤回或駁回)，該實用新型所要求的在先申請的申請日/優(yōu)先權(quán)日都是有效的。

同專利自申請日有效一樣，實用新型自注冊之日起獲得與專利同樣的權(quán)利。具體來說，第三方在未經(jīng)實用新型權(quán)利人授權(quán)的情況下，不得制造、提供、出售或使用該實用新型產(chǎn)品，也不得進口或出于上述目的擁有該產(chǎn)品。實用新型權(quán)利人有權(quán)要求解除禁令，侵權(quán)行為的損害賠償，侵權(quán)產(chǎn)品的召回或銷毀，有權(quán)獲得侵權(quán)產(chǎn)品的來源信息和銷售渠道信息。該權(quán)利必須在有決定權(quán)的地區(qū)法院提出。

在專利訴訟程序中，判決專利是否侵權(quán)的地區(qū)法院無權(quán)決定實用新型是否有效。與其相比，在實用新

型訴訟程序中，侵權(quán)人可以提出無效辯護，這樣法院需要同時裁決實用新型是否有效及侵權(quán)人是否侵權(quán)。

由于沒有復(fù)審程序，撤銷實用新型的唯一途徑是另外向GPTO提交申請?？沙蜂N實用新型的理由是非專利性(如非技術(shù)性，無新穎性，無創(chuàng)造性，無實用性)，完全相同，原有的知識產(chǎn)權(quán)(不予受理的雙重保護)及超范圍。與專利不同，實用新型注冊不能因公開不充分受到質(zhì)疑。實用新型也可以部分撤銷。

由GPTO的實用新型部門對撤銷實用新型的申請作出初審裁決。對初審裁決的上訴由德國聯(lián)邦專利法院實用新型理事會負責(zé)。實用新型撤銷程序必須包括口頭審理程序。

由于敗訴方承擔(dān)訴訟或撤銷程序的費用，因此建議在針對第三方采取行動前先進行新穎性檢索或向德國專利局提出檢索請求，以避免由于沒有提前對要求保護的主題進行審查而遭到反訴。申請人可以在遞交申請時提出檢索請求，實用新型申請注冊后，任何第三人均可就其提出檢索請求。對于岔路申請，申請人應(yīng)當關(guān)注其針對的專利申請檢索報告中所提到的現(xiàn)有技術(shù)。

實用新型申請在注冊后不得修改，其保護范圍已經(jīng)確定。然而，當實用新型權(quán)利人在注冊后發(fā)現(xiàn)該實用新型與現(xiàn)有技術(shù)高度相關(guān)時，他可以在原始保護范圍內(nèi)對權(quán)利要求提出修改，從而與現(xiàn)有技術(shù)劃清界限。實用新型權(quán)利人在提出修改申請的同時即視為已宣告放棄了注冊時的權(quán)利要求保護范圍，其將僅享有修改后的權(quán)利要求保護范圍。需要注意的是，該限定后的權(quán)利要求不會出版。

一項德國實用新型與專利相比，具有以下顯著的優(yōu)勢：不需審查即可注冊，授權(quán)快速，成本低廉；與專利相比，對現(xiàn)有技術(shù)的認定受到限制；有6個月的新穎性寬限期，可以通過岔路申請的形式獲得權(quán)利④。

實用新型的主要劣勢是其保護期限僅有10年。但是在許多技術(shù)領(lǐng)域，發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)展非常迅速，一項發(fā)明創(chuàng)造可能在獲得專利權(quán)幾年后，甚至未獲得專利權(quán)前就已經(jīng)過時。在這種情況下，能夠及時地獲得知識產(chǎn)權(quán)保護是非常重要的。

[ 注 釋 ]

①<實用新型法>德國，1990.

②<實用新型與發(fā)明創(chuàng)造性評判的區(qū)別研究>[Z].實用新型審查部，2016.

③<中外主要實用新型制度的對比研究>[Z].實用新型部，2006.

④German Utility Model-An underestimated IP right Michael Wieser，2015.