知識產權盡職調查權如何合理行使

文 肖恩?科林、康拉德 ?C?皮茨 翻譯《法人》記者 李立娟

知識產權盡職調查權如何合理行使

文 肖恩?科林、康拉德 ?C?皮茨 翻譯《法人》記者 李立娟

涉及知識產權的盡職調查不只是一個技術性的法律過程。在實踐的過程中，這個過程充斥在客戶的每一個業務流程程中。一旦整合，客戶最寶貴的資產—知識產權，將會得到更好的保護

對一些以知識產權收購和許可為首要經營目標的跨國公司來說，知識產權可以說是整個公司的血液。通過這些交易的管理，律師們可以幫助他們的客戶增加其所需的價值。

那些未能把握這些挑戰的人，或許不能得到其所想要的結果。而對于那些提前重視這些問題的人，則可以避免潛在的災難。因此，對這種交易策略過程中的盡職調查至關重要。這一過程的執行情況，對公司內部律師意味著明顯的機會和風險，而“做出正確的選擇”是公司內部律師唯一的路徑。

知識產權盡職調查離不開內部律師

在實踐中，知識產權的盡職調查權可以通過外部律師的“放棄合法權利”來實現，這與知識產權與企業并購后的利益息息相關。現實中，經常發生公司內部律師因為知識匱乏而將盡職調查外包給外部律師的情形。

然而，外部律師的技術經驗是異常重要的，其不應對公司內部律師交易產生影響，因為內部律師對交易業務更為熟悉而非外部律師。

為此，筆者總結了數百個涉及數億美元日常交易過程中知識產權盡職調查的經驗，通過這些經驗，可以輕易得到這樣的結論：盡管知識產權是一個相當專業的問題，但是在本質上，它與其他資產的并購案件是相似的，其他資產的審查購買問題同樣適用于知識產權。

其中最核心的幾個問題是：資產標的物的轉移是否合法？標的物的法律性質和權利屬性？在標的物的司法管轄權內，標的物的合法權利有哪些限制？客戶本身是否滿足這些權利的范圍？標的物以及合法權利是否滿足客戶收購后的經濟目標？

前三個問題可以由外部律師進行解決，因為他們在交易的司法管轄權內知識產權交易的專業經驗不用懷疑。然而，對于最后兩個問題的解決，關于客戶經濟目標的實現，內部律師恐怕更加適合。

知識產權的盡職調查過程，可以反映企業內部的創新管理。這種價值不僅僅體現在資產標的物是什么，更多時候體現在其如何使用以及商業化的過程中，而且這種效益可以隨著時間進一步延續。

因此，一個合格的盡職調查過程并不是僅僅考量知識產權“是什么”，更應該考慮在其司法管轄權內知產潛在權利的擴展，即“可以做什么”。基于這個原因，戰略和經濟效益為出發點的分析需要對客戶效益都熟悉的內部律師進行思量。

這就解釋了為什么把整個知識產權盡職調查過程全部外包給外部律師很少卓有成效的原因。通常交易的各方并沒有意識到知識產權法律層面的闡述以及標的物的合法性，與客戶知識產權商業化的合法轉化是大為不同的。內部律師的能力在盡職調查的過程中異常重要。

內部律師在盡職調查過程的最佳實踐

對任何知識產權的盡職調查過程是直接而系統的。遵循系統性將會建立一個直觀的數據庫進行分析，對內部律師及企業都大有益處。

在每個步驟的最后，可以建立一個“缺陷列表”來記錄每個國家知識產權的禁止情況，這就好像一個準許列表的功能。接下來介紹的系統會幫助內部律師在緊跟每個步驟后，更加迅速地訪問相關數據，并分析和決策公司是否應該繼續抑或是結束交易。這種逐步的分析過程降低了成本并提高了效率。它充斥在交易的每個步驟中，提高了交易的價值。

即使是以科技為主的交易，這一過程或也許會促進相關的商業機密、公開說明材料的版權或生產過程中以及與品牌的價值，避免知識產權的價值被誤導。因為在一些交易中，品牌可能更多像域名一樣，體現在其潛在價值中。

而且，通過正確的盡職調查，你或許會發現，交易的真正價值或許不在于專利、版權以及商標的形式，而存在于未被保護的創新或者是以商業秘密形式存在的知識產權。因此，任何知識產權的盡職調查，需要檢查所在國家及管轄權內實際或潛在形式存在的知識產權。

以下介紹的步驟，適用于所有的國企以及私企：

確定知識產權資產的范圍、交易的潛在主體及其法律保護、專利、商業秘密等類別。

確定知識產權在資產中的出處，是公司內部員工創造的，或是由外部的收購、許可、聯合開發抑或是其他方式而來，并確定所有發明人/創造者的名稱，地位和法人實體，以及發明的時間和地點。

確保合同標的上權利的合法性；雇傭合同中進行排他的限制以及不可雇傭競爭對手員工的條款，明確雇傭關系以及標的物轉讓權利義務等，并且對相類似的權利進行審核，明確可能會對知產標的物產生影響的權利。

經過上述的評估后，對于潛在的可能具有知識產權價值的資產，在相關國家進行一系列的注冊，如專利、版權、域名、商標。注冊并不僅僅是記錄在案，更重要的是對抵押權以及財產權的注冊（在美國，需要進行UCC1搜索，以確定知識產權的標的是否已經經濟效益化與運營）。

如果在交易的發生國，知識產權可以作為交易的標的物，比較上述步驟的搜索結果與交易的目的，也就是說，知識產權的登記及許可范圍可以反映出實際的經營許可范圍。

比較專利的范圍以及專利可覆蓋的范圍，并確定專利所覆蓋的技術在市場上的優勢及專利所帶來的商業價值（比如商業秘密、版權等）。

如果專利糾紛被牽扯到訴訟中，任何已經注冊的專利都是極具有價值的存在，因為注冊的知產是起訴審查的文件根據，足夠的證據及可供支持的證據記錄在案，可以大大增加勝訴的空間。

要求及重新審查內部律師關于交易所涉及的知識產權及其相關搜索。

要求及重新審查案件所涉及的知識產權文書、信件以及與知產相關的接受和反饋的相關內容。

如果有的話，確定交易知識產權所涉及國家的警務以及執法系統是否到位。

對于交易標的價值存在爭議的，要么請求交易標的的內部律師就專利或商標發表相關專業意見（這需要不同國家的內部律師按照國家情況，因地制宜地進行解釋），要么就相關的爭議問題聘請專業的法律顧問進行解答。

知識產權盡職調查的整合難題

對于上述問題，有一個替代性的解決方案，除去交易標的物說明或要求意見的干擾，根據相關的搜索確定所涉知識產權的價值，并不僅僅是一個事實收集和內部風險評估過程那么簡單。如果并不存在任何的法律保護，或者如果在交易的過程中或潛在的侵權危險會因過多的信息收集而增加風險，或者你以為意識到第三者侵權從而不立即實施收購但是怠于解決問題，這些情況的分析或許會提供交易停止的關鍵信息。

對于專利和商標的價值存在爭議的，如果注冊的知識產權能夠在跨國收購后在交易國家雙方體現更多商業上的價值，以及標的物能夠得到更多保護，應根據這些進行相關的搜索后再進行決策（如已注冊的知識產權是否能覆蓋現有或預期的商業用途）。

根據上述的問題起草相關文件，以及確保內部律師將上述交易標的物所涉及的問題反饋在最終的陳述文件中。

上述問題的各步驟可由公司內部律師、外部律師各自獨立，抑或是由兩者與團隊成員共同完成。如果這一過程能夠嚴格地進行規劃，聘請外部律師的花費以及內部律師的時間效率都可進行最為有效的控制。按照上述步驟，圍繞知識產權交易的關鍵問題將在盡職調查過程中逐一得到解決，資源的最有效利用以及風險的最小化控制也將迎刃而解。

（本文英文版權屬于全球企業法律顧問協會）