透明材料特征對外觀設(shè)計相同相近似判斷的影響

摘 要 在產(chǎn)品帶有透明材料特征的外觀設(shè)計相同相近似判斷過程中，如果透明材料的使用并未導(dǎo)致清楚顯示其內(nèi)部的形狀、圖案和色彩，或者透明材料內(nèi)部并無設(shè)計要素，或者透明材料內(nèi)部僅為慣常設(shè)計或不具有顯著視覺效果，則只需考慮該透明材料特征自身對整體視覺效果的影響。

關(guān)鍵詞 專利 外觀設(shè)計 透明材料 特征

作者簡介：劉迎春，金杜律師事務(wù)所專利代理人，工學(xué)博士。

中圖分類號：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.02.260

根據(jù)現(xiàn)行《專利法》，外觀設(shè)計專利保護(hù)富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計，并且保護(hù)范圍是以表示在圖片或者照片中的產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準(zhǔn)。當(dāng)權(quán)利人發(fā)現(xiàn)有人涉嫌侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)或者任何人想要無效外觀設(shè)計專利時，需要進(jìn)行外觀設(shè)計的相同相近似判斷。在這種判斷過程中，需要綜合考慮諸多因素，例如承載該外觀設(shè)計的產(chǎn)品的透明材料特征、功能性特征等等。

外觀設(shè)計，顧名思義，看的是產(chǎn)品的外在視覺表現(xiàn)形式。在進(jìn)行相同相近似比較時，應(yīng)當(dāng)僅以產(chǎn)品的外觀作為判斷的對象，考慮產(chǎn)品的形狀、圖案和色彩要素的視覺效果。比較特殊的是，有些產(chǎn)品的外表使用的是透明材料，這些透明材料特征會對產(chǎn)品的外觀產(chǎn)生一定的影響，尤其是在通過人眼能夠觀察到透明材料部分內(nèi)的形狀、圖案和色彩時，就應(yīng)當(dāng)將這些能夠通過透明材料看到的表現(xiàn)形式也納入比對的范疇，將這些部分作為產(chǎn)品的外觀設(shè)計的一部分 。

然而對于如何進(jìn)行具有透明材料特征的外觀設(shè)計的相同相近似判斷，《專利法》和《專利審查指南2010》并沒有具體的規(guī)定。在綜合考量以往案例的基礎(chǔ)上，北京市高級人民法院在2013年9月發(fā)布了《專利侵權(quán)判定指南》，其中指出，僅屬于不透明材料和透明材料之間材料特征的變換且未導(dǎo)致產(chǎn)品外觀設(shè)計發(fā)生明顯變化的，在判斷外觀設(shè)計的相同相近似時不予考慮；如果透明材料導(dǎo)致產(chǎn)品的整體視覺發(fā)生變化則應(yīng)當(dāng)予以考慮 。

實踐當(dāng)中，需要具體問題具體分析。在有些情況下，雖然產(chǎn)品的外觀設(shè)計采用了透明材料，但是可能這種透明材料的使用并未導(dǎo)致清楚顯示透明材料內(nèi)部的形狀、圖案和色彩，或者透明材料內(nèi)部并無設(shè)計要素，此時只需考慮該部分透明材料特征自身對整體視覺效果的影響。

例如，在李正和訴歐陽至望外觀設(shè)計專利“打孔器（文具1）”無效案 中，雖然在涉案專利的簡要說明中明確指出打孔器的外殼部分A是透明材料的，但從給出的各個視圖只能看到外殼內(nèi)部似乎有黑色的零部件存在，通過外殼部分并不能清楚觀察到外殼內(nèi)部的形狀和圖案（參見涉案專利的仰視圖），因此，專利權(quán)人所聲稱的透明外殼內(nèi)的形狀、圖案不能視為打孔器外觀設(shè)計的一部分，而涉案專利的透明外殼部分對于整個產(chǎn)品并未造成特殊視覺效果，和普通不透明外殼部分的效果相同，因此在相同相近似比較時無需對該透明材料特征予以考慮。由于請求人提供的中國實用新型專利的附圖中給出的壓模裝置的多個視圖與該打孔器外觀相近似（參見證據(jù)的圖4），涉案專利被宣告無效。

“打孔器（文具1）”無效案中涉案專利的仰視圖和證據(jù)的圖4

再例如，在浙江月立電器有限公司訴廈門燦坤實業(yè)股份有限公司外觀設(shè)計專利“電熨斗（7562）”無效案 中，涉案專利與請求人提供的在先設(shè)計3的電熨斗頭部均為尖頭造型且都設(shè)有握孔，從主視圖來看，二者從前端到把手和底面尾部有相似的外輪廓，二者其中一處主要不同是，涉案專利在環(huán)繞握孔的較大區(qū)域處為透明設(shè)計，而在先設(shè)計3在環(huán)繞握孔處分成內(nèi)側(cè)和外側(cè)兩個部分，兩個部分之間具有棱線并且是不透明的。合議組認(rèn)為，涉案專利熨斗體在握孔周圍的大面積透明設(shè)計造成了明顯的深淺色圖案對比效果，相對于在先設(shè)計3白色熨斗體具有明顯差別，致使二者在整體上產(chǎn)生較大的視覺差別，二者不相同且不相近似，因此維持涉案專利有效。在本案中，產(chǎn)品透明材料特征內(nèi)部并無其他設(shè)計要素，但是該透明材料特征部分自身對產(chǎn)品的整體視覺效果產(chǎn)生了與非透明特征材料顯著不同的視覺效果，在相同相近似判斷時必須著重加以考慮。

在通過人眼能夠觀察到透明材料特征部分內(nèi)的形狀、圖案和色彩的情形中，也還是要具體分析透過透明材料特征觀察到的這些部分對于整體視覺效果的影響，如果所觀察到的部分是慣常設(shè)計或者不具有顯著視覺效果，則在比較時所考量的比重要小，反之則會對外觀設(shè)計相同相近似比較產(chǎn)生較大比重的影響。

例如，在東芝照明技術(shù)株式會社（以下簡稱東芝）訴松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社外觀設(shè)計專利“熒光燈泡”無效案 中，東芝提供了在先中國外觀設(shè)計專利作為證據(jù)1。涉案專利的各個視圖中都清楚地顯示了熒光燈泡內(nèi)部的螺旋狀發(fā)光管的形狀（參見涉案專利的主視圖），即該涉案“熒光燈泡”的燈泡外殼是透明材料的，該螺旋狀發(fā)光管與燈泡外殼一起構(gòu)成了涉案專利的外觀設(shè)計。而證據(jù)1的立體圖和六面視圖均未示出燈泡的內(nèi)部形狀，僅在剖視圖中顯示了U形燈管，表明該在先設(shè)計的“熒光燈”燈泡是不透明的，一般消費(fèi)者所能觀察到的應(yīng)該只是其外部形狀，在進(jìn)行外觀設(shè)計相同相近似比較時，不能將U形燈管部分作為該在先設(shè)計的組成部分與涉案專利進(jìn)行比較。

最終合議組認(rèn)為，由于涉案專利的燈泡外殼是透明的，消費(fèi)者能夠透過該透明燈泡外殼觀察到內(nèi)部的形狀，使得涉案專利設(shè)計和在先設(shè)計在整體視覺效果上具有明顯不同，二者屬于不相同且不相近似的外觀設(shè)計，涉案專利被維持有效。

實際上在本案中恰恰從該在先設(shè)計的剖視圖可以看出燈泡內(nèi)部發(fā)光管有很大設(shè)計空間，涉案專利的這種螺旋狀發(fā)光管不是慣常設(shè)計，因此從透明材料部分觀察到的螺旋狀發(fā)光管部分在相同相近似比較時具有較大比重的影響。

我所曾代表三菱鉛筆株式會社訴上海真彩文具有限公司的“真彩”中性筆侵犯其“圓珠筆”外觀設(shè)計專利 。在本案中，涉案專利圓珠筆的筆身部和按壓棒部分是透明材料的，能夠透過該透明材料看到筆芯（參見涉案專利立體圖）。

一審法院認(rèn)為被控侵權(quán)產(chǎn)品“真彩”中性筆在筆身部采用的彩色條紋圖案與涉案專利在視覺上產(chǎn)生了較大差異，使購買者足以區(qū)分是兩種不同筆具，判決駁回三菱鉛筆株式會社的訴訟請求。

經(jīng)過激辯，二審法院最終認(rèn)定，“真彩”中性筆在整體形狀、筆夾和筆身部與握持部的比例設(shè)計、握持部的圓點(diǎn)分布與涉案專利基本相同，雖然被控侵權(quán)產(chǎn)品將筆身部和按壓棒改為不透明、在筆夾部上增加了小橢圓形鏤空孔，但這些細(xì)微差別不足以使被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利產(chǎn)品產(chǎn)生明顯差異，被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利是相近似的外觀設(shè)計，判決被告賠償三菱鉛筆株式會社經(jīng)濟(jì)損失及訴訟合理支出。

不難看出，在“真彩”中性筆案中，由于透過涉案專利的透明材料特征所看到的是普通的圓桿筆芯，屬于慣常設(shè)計，因此在外觀設(shè)計的相同相近似比較時透過透明材料所看到的部分無需予以考慮，或者即使考慮比重也極小，只需要比較被控侵權(quán)產(chǎn)品和涉案專利的筆身部和按壓棒的形狀即可。

此即《專利侵權(quán)判定指南》所指的僅屬于不透明材料和透明材料之間材料特征的變換且未導(dǎo)致產(chǎn)品外觀設(shè)計發(fā)生明顯變化的情況。

與“真彩”中性筆案類似的還有柴建鋒訴朱雷達(dá)外觀設(shè)計專利“筆”無效案 ，涉案專利與在先設(shè)計的筆桿都是兩端粗中間細(xì)的大致圓柱體，開關(guān)位置和筆夾形狀相同，區(qū)別在于涉案專利的筆尖部分和筆尾罩是透明材料的，透過透明材料可看到筆芯，而在先設(shè)計筆尖部分和筆尾罩不是透明材料的。

本案合議組認(rèn)為，涉案專利與在先設(shè)計整體形狀相近似，筆桿上的按鈕和筆尾部透明罩設(shè)計等的差異不足以對二者的整體外觀設(shè)計產(chǎn)生顯著的影響，二者相近似。

同樣，在本案中透過透明材料看到的是普通圓桿筆芯，屬于慣常設(shè)計，也無需考慮透過透明材料看到的部分。

綜上所述，在產(chǎn)品帶有透明材料特征的外觀設(shè)計相同相近似判斷過程中，如果透明材料的使用并未導(dǎo)致清楚顯示其內(nèi)部的形狀、圖案和色彩，或者透明材料內(nèi)部并無設(shè)計要素，或者透明材料內(nèi)部僅為慣常設(shè)計或不具有顯著視覺效果，則只需考慮該透明材料特征自身對整體視覺效果的影響。

注釋：

中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010.知識產(chǎn)權(quán)出版社.2010.401.

北京市高級人民法院.專利侵權(quán)判定指南.北京法院網(wǎng)：http：//bjgy.chinacourt.org/article/detail/2013/10/id/1104565.shtml.

專利復(fù)審委員會第7894號無效宣告審查決定，專利復(fù)審委員會網(wǎng)站：http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=7894&lx=wx.

專利復(fù)審委員會第10717號無效宣告審查決定，專利復(fù)審委員會網(wǎng)站：http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=10717&lx=wx.

專利復(fù)審委員會第6810號無效宣告審查決定，專利復(fù)審委員會網(wǎng)站：http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=6810&lx=wx.

三菱鉛筆株式會社與上海真彩文具有限公司等專利侵權(quán)糾紛上訴案.北大法寶：http：//www.pkulaw.cn/case/pfnl_1970324837216232.html.

專利復(fù)審委員會第10462號無效宣告審查決定，專利復(fù)審委員會網(wǎng)站：http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=10462&lx=wx.