案析司法實踐中商標敘述性與指示性的合理使用

關鍵詞

司法實踐

商標權保護

合理使用

目前，隨著知識產權意識的強化，知識產權權利人逐漸學用、會用、善用起手中的權利，讓其在市場中發揮作用為自己帶來利益。值得注意的是，在知識產權的利用方面出現了一些保護或規制落后于現實的現象。就商標而言，有的商標權利人過度地強調自身權利的保護，甚至濫用商標注冊的保護，反而對正當經營者造成了困擾。那么，在商標注冊呈不斷增加的大趨勢下，如何正確的應對不當的甚至是濫用權利的商標侵權指控，對企業的商標風險預警與識別具有重要的意義。在此，筆者嘗試結合相關案例，對何為合理合法的商標使用，特別是對何為商標指示性的合理使用規則進行以下探討。

一、商標的敘述性合理使用

首先，應當肯定的是，在判斷商標是否侵權時，現行的《商標法》已經確認了一些例外的情況，包括（但不限于）在先使用的抗辯，以及本文討論的敘述性的合理使用制度：即判斷是否是對本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名的使用，如果是的話，則注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。

在上海法院審理的大富翁案 [上海市浦東新區人民法院（2006）浦民三（知）初字第125號、上海市第一中級人民法院（2007）滬一中民五（知）終字第23號]中，原告大宇資訊股份有限公司（以下簡稱大宇公司）基于其第41類上注冊的范圍包括“（在計算機網絡上）提供在線游戲”等項目的“大富翁”商標，就被告上海盛大網絡發展有限公司使用了“盛大富翁”作為棋牌類游戲的名稱起訴商標侵權。

該案中，一審與二審的法院皆認為，雖然原告作為“大富翁”商標的注冊人，就該注冊商標享有專用權并受法律保護，但其無權禁止他人正當使用。上海法院進一步認為：被告提供的證據足以證明英文“Monopoly”與中文“大富翁”的相互對應并共同指向一種“按骰子點數走棋的模擬現實經商之道的游戲”；原告在游戲產品上將“大富翁”當作游戲的名稱使用，而在其注冊的第41類別項目上從未使用過“大富翁”商標；根據同行業經營者及消費者對該文字的認知和使用情況，都將“大富翁”當作一類“按骰子點數走棋的模擬現實經商之道的游戲”。因此，盛大公司使用“盛大富翁”標識和《盛大富翁》游戲名稱的行為不構成侵犯原告“大富翁”注冊商標專用權。

就此而言，法院通過所爭議的文字或標識的含義、商標注冊人自身對該文字的使用情況、同行業經營者以及消費者對該文字的認知和使用情況等因素可以判斷商標的文字或標志屬于一類商品的名稱，從而認定不侵權抗辯成立。

值得注意的是，在該案中，原告大宇公司也曾取得商標評審委員會的支持，商評委在被告提起的爭議程序中認為尚無證據證明“大富翁”是國家標準或行業標準規定的或者約定俗成的名稱，或構成服務的主要特點。而在法院的審查中，其關注重點更多放在了實際的商品名稱上而非服務上。同時，在認識到商標文字資源的有限性以及社會生活的復雜性的基礎上，法院的審查也更多的關注了對可能造成相關公眾對商品或服務來源混淆、誤認的情形上（陳慧珍《對游戲名稱的合理使用不構成商標侵權》）。

二、指示性的合理使用的司法實踐

如果使用的對象可能指向商標注冊人，是否還存在合理使用的情形呢？目前的法律并未直接規定，但司法實踐對這樣的情況逐漸確立了相應的規則，即指示性的合理使用。以下即通過幾個案件來討論該規則的適用。

在最高人民法院再審審理的四川省宜賓五糧液集團有限公司訴濟南天源通海酒業有限公司侵犯商標專用權及不正當競爭糾紛案中，最高法院認為，天源通海公司是五糧液公司生產的“錦繡前程”系列酒的山東運營商，其在經營活動中使用“五糧液”圖文組合商標及“WULIANGYE”商標，雖未經五糧液公司的許可，但其使用“五糧液”圖文組合商標及“WULIANGYE”商標的意圖是指明“錦繡前程”系列酒系五糧液公司所生產、其為五糧液公司“錦繡前程”系列酒的山東運營商。同時，天源通海公司在經營活動中使用涉案商標是為了更好地宣傳推廣和銷售“錦繡前程”系列酒，亦無主觀惡意，這種使用行為并沒有破壞商標識別商品來源的主要功能，故天源通海公司未侵犯五糧液公司的涉案商標專用權。

在立邦涂料（中國）有限公司訴上海展進貿易有限公司等侵害商標權糾紛一案中，上海市第一中級人民法院認為，展進公司在淘寶公司運營的淘寶網上開設名為“匯通油漆商城”的店鋪，銷售包括立邦漆在內的多種品牌油漆，展進公司在銷售立邦公司商品時，在促銷宣傳中使用涉案“立邦”文字商標及涉案圖形與文字組合商標的方式合理，符合一般商業慣例。并且二審法院同樣認為，展進公司為指示其所銷售商品的信息而使用上訴人立邦公司的注冊商標，未造成相關公眾的混淆，且在商標使用過程中，也不存在對商標的貶損，或是商標顯著性或知名度的降低，不存在造成商標權人其他商標利益的損害。

通過以上兩個案例可以看出，如果經營者為客觀說明自己商品或者服務的來源，可以正當使用他人注冊商標，但使用時應遵循誠實信用原則，保持在合理限度之內，不得對商標權人的合法權益造成損害。但是，合理限度的這條線該劃在哪里呢？

從法律淵源的角度進行考察，目前在司法規范性質的文件中，僅有北京市高級人民法院在《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第26和第27個回答中提出了相關的規定，即“構成正當使用商標標識的行為應當具備以下要件：（1）使用出于善意；（2）不是作為自己商品的商標使用；（3）使用只是為了說明或者描述自己的商品”。該規定的表述體現了與美國商標法下相應問題的類似裁判思路，即由美國聯邦第九巡回上訴法院于1992年在New Kids On The Bloc v. News America Publishing， Inc.案中提出和確立的規則，即在符合以下三個條件：（1）所涉商品或者服務不使用該商標就不易識別，（2）商標的使用必須以識別商品或者服務的合理必要性為限，（3）該使用不會形成對得到了商標所有人的贊助或支持之暗示時，被告的商標使用人有權抗辯其為指示性的合理使用。

另外，在更近的兩個“維多利亞的秘密”案件中，法院對被告行為的判斷也可以對此規則的適用提供借鑒。在維多利亞的秘密公司訴上海錦天公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案中[（2012）滬二中民五（知）初字第86號]，上海市第二中級人民法院在認可了被告銷售正牌商品的過程中在商品吊牌、衣架、包裝袋、宣傳冊上使用原告涉案注冊商標的行為屬于銷售行為的一部分，不會造成相關公眾對商品來源的混淆、誤認，亦不構成侵害原告的注冊商標專用權的基礎上，對被告的超越介紹商品的正當范圍進而宣傳自己是“美國頂級內衣品牌維多利亞秘密唯一指定總經銷商”的行為認定為不正當競爭行為。即會使相關公眾誤以為被告與原告存在授權許可關系，從而獲取不正當的競爭優勢，也會對原告今后在中國境內的商業活動產生影響，致使原告的利益受到損害。而在另一個維多利亞的秘密公司訴上海麥司公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案中[（2014）滬一中民五（知）初字第33號]，上海市第一中級人民法院認為，被告不僅在店鋪大門招牌、店內墻面、貨柜等處使用“VICTORIA'S SECRET”標識，還在收銀臺、員工胸牌、時裝展覽等處使用，已超出為指示所銷售商品而必需使用的范圍，被告還同時積極對外宣稱其為維多利亞的秘密上海直營店、中國總部等，使得其超出指示所銷售商品所必要范圍的標識使用行為具備了表示服務來源的功能，足以使相關公眾誤認為其銷售服務系原告提供或者與原告存在商標許可等關聯關系，侵犯了原告在第35類服務上的“VICTORIA'S SECRET”注冊商標專用權。被告在中國女裝網、新浪微博、微信等網絡上發布的信息主要涉及維多利亞的秘密的品牌介紹、產品介紹、門店信息、招商加盟信息，并未涉及產品的網上銷售。被告在此廣告宣傳過程中對“VICTORIA'S SECRET”和“維多利亞的秘密”標識的使用，向相關公眾傳達的信息系被告是維多利亞的秘密的品牌經營者，開展該品牌的招商加盟業務，該種使用方式系對服務商標的使用，與“VICTORIA'S SECRET”（第35類）和“維多利亞的秘密”（第35類）商標核定使用的服務類別相同，即第35類“替他人推銷/推銷（替他人）”等服務，屬于在同一種服務上使用與其注冊商標相同的商標，也侵犯了原告在第35類服務上的注冊商標專用權。被告并無證據證明其系涉案品牌的特許或委托代理商，卻對外宣稱其為涉案品牌的上海直營店、中國總部等，并開展對外招商特許加盟宣傳，會使相關公眾誤以為被告與原告存在授權許可關系，從而使被告不正當地獲得競爭優勢，被告實施了虛假宣傳，構成了不正當競爭。

通過這兩個“維多利亞的秘密”案件，可以比較清楚的看出法院在針對經銷商這個特定的對象進行考察時，會考量其與商標權人之間是否存在關聯關系、特許經營、贊助或支持之類的特殊關系，如是否在使用他人商標做商品、介紹是否醒目、突出地標明了自己的商標，是否在體現店鋪形象和風格等在具體商品介紹之外的范疇上使用，是否在店鋪名稱等處直接與唯一的指向他人的商標，以及在結合行業交易習慣和消費者普遍認知后是否容易區分其與商標權人之間的獨立地位等處進行考察。

反過來思考該問題，如果一個經銷商超出商標許可銷售產品的范圍將自己打扮成特許門店或類似打擦邊球的行為，那么它是否能夠主張適用指示性的合理抗辯呢？這個問題在上述第二個“維多利亞秘密”的案件里已經回答了，即這種情況下，除了搜集以上可能體現惡意使用商標的證據外，另一個可以借鑒的辦法就是獲得第35類上的“替他人推銷”/“推銷（替他人）”類目上的這一服務商標，以盡力擴大自己的保護。囿于篇幅，本文在此僅能蜻蜓點水，希望能夠拋磚引玉，在之后將進一步探討第35類商標的保護與限制問題，（1）將具有版權意義的注冊商標（圖形或特殊字體）使用在店面上，是否落入“合理必要”原則；（2）在上述“維多利亞的秘密”案件中認定的第35類“替他人推銷”/“推銷（替他人）”是否指零售服務。