關于發(fā)明專利實質審查中修改超范圍的思考

摘 要：實質審查是發(fā)明專利審查中極為重要的審查階段，當涉及專利性條件的審查時，審查員會通過審查意見通知書的形式與發(fā)明的申請人進行案情溝通，發(fā)明的申請人在針對審查意見通知書進行答復時，往往會涉及對申請文件的修改。此時，根據(jù)《專利法》第33條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。文章將結合實際案例對“開放式修改為封閉式”和“由附圖直接毫無疑義地確定”的修改方式是否涉及修改超范圍的問題進行探討。

關鍵詞：發(fā)明；實質審查；修改；超范圍

1 概述

一項發(fā)明創(chuàng)造從提出專利申請到被授予專利權需要經(jīng)過多個審查程序和事務處理程序。審查程序一般分為“初步審查”和“實質審查”兩類，“初步審查”是對專利申請以及專利申請手續(xù)是否符合《專利法》及其實施細則的其他規(guī)定的審查；而“實質審查”是對要求獲得專利保護的發(fā)明創(chuàng)造是否具備《專利法》第22條規(guī)定的新穎性、創(chuàng)造性和實用性等為主要審查內容的專利性條件審查[1]。可見，實質審查是發(fā)明專利審查中極為重要的審查階段，當涉及專利性條件的審查時，審查員會通過審查意見通知書的形式與發(fā)明的申請人或代理人進行案情溝通，在發(fā)明的申請人或代理人針對審查意見通知書進行答復的過程中，會涉及對申請文件的修改。此時，根據(jù)《專利法》第33條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍[2]。

經(jīng)過整理自身的實際審查案例，筆者發(fā)現(xiàn)申請人對申請文件修改的常見方式主要有：（1）開放式修改為封閉式，例如，將原始的權利要求中記載的“a包括b和c”修改為“a由b和c組成”；（2）在權利要求中加入雖然在申請文件中沒有明確的文字記載，但所屬技術領域的技術人員根據(jù)原權利要求書和說明書文字記載的內容以及說明書附圖，可以唯一確定的內容；即直接地、毫無疑義地確定。那么這種修改方式是否是屬于超范圍修改呢？現(xiàn)結合實質審查過程中的具體案例進行探討。

2 案例探討

2.1 開放式修改為閉合式

案情介紹

原權利要求1中請求保護一種鑄造工藝，包括造型，澆注，冷卻和落砂，其特征在于，所述造型工藝采用了一種鑄造用鑄型混合物，包括：型砂，0.5%-2%重量百分比的碳酸鈉水溶液，5.5%-6.0%重量百分比的堿硅酸鹽結合劑，2-3%重量百分比的光亮碳，1-2%重量百分比的沸石，1%-2%重量百分比的活性添加劑，所述活性添加劑為多晶二氧化硅球形顆粒。申請人在對權利要求1進行修改時，將其修改為“所述造型工藝采用了一種鑄造用鑄型混合物，其組成為：型砂，0.5%-2%重量百分比的碳酸鈉水溶液，5.5%-6.0%重量百分比的堿硅酸鹽結合劑，2-3%重量百分比的光亮碳，1-2%重量百分比的沸石，1%-2%重量百分比的活性添加劑，所述活性添加劑為多晶二氧化硅球形顆粒，所述多晶二氧化硅球形顆粒的直徑為60-100納米”。

說明書發(fā)明內容部分的記載與原權利要求1的內容相同，實施例一：

鑄造工藝包括造型，澆注，冷卻和落砂，所述造型工藝采用了一種鑄造用鑄型混合物，其包括以下主要成分：碳酸鈉水溶液0.5%；堿硅酸鹽結合劑5.5%；光亮碳2%；沸石1%；活性添加劑1%，活性添加劑為多晶二氧化硅球形顆粒，其直徑為60-100納米。

其余為普通型砂。

經(jīng)測試，上述混合物的強度為475N/cm2，去除力為64N/cm2，流動性80%。

即申請人將開放式的權利要求修改為封閉式的權利要求，這種修改方式是否屬于超范圍修改呢？

案情分析：

一般來說，開放式權利要求可以理解為包括封閉式和非封閉式的兩種技術方案的組合，例如，在本案例中，包括以下組分可以理解為①僅含有以下組分或②除該組分以外還含有其他組分，這是兩種并列的技術方案，申請人根據(jù)實際需要選擇刪除其中一種技術方案（例如刪除方案②），僅保留方案①，這是允許的，不超范圍的。如果將①和②的組合看做一個完整的技術特征，則刪除了其中一個技術特征是屬于超范圍的。一般在審查實踐中認為，開放式權利要求包括兩個技術方案，其中一個時閉合式的表述方式，因此，一般涉及成分的權利要求，將開放式的權利要求修改為閉合式的權利要求不會導致超范圍。

2.2 由附圖直接毫無疑義地確定

此部分，筆者將通過舉例說明在判斷“對比文件公開的范圍”和“原權利要求書和說明書記載的范圍”時如何由附圖“直接地、毫無疑義地確定”。

案情介紹

原始申請文件中記載對準設備（270）充當引導件從而使導管內襯（未示出）在導體管（204）內并沿著縱向軸線（272）在內通道（128）內定中心，對準設備（270）定位導管內襯并且因此定位焊絲（未示出），使得延伸進入接觸尖頭（206）的內腔220的部分與沿著縱向軸線（272）的細長出口孔（216）對準。

申請人在答復審查意見通知書時，根據(jù)申請文件的說明書附圖（見圖1）在權利要求1中增加了未以文字形式記載在原說明書和權利要求書中的技術特征“定位設備的內通道在近端部的直徑大于該內通道在遠端部的直徑”（注：沿縱向軸線（272）向下的為遠端部，向上的為近端部）。能否根據(jù)申請文件的附圖直接地、毫無疑義地確定出上述信息？

《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定同一附圖應當采用相同比例繪制[2]，這是對申請文件撰寫的一般要求。對于這樣的附圖，如果本領域技術人員結合說明書的內容可以直接地、毫無疑義地確定出附圖所示部件之間的相對位置、相對大小等定性關系，則上述內容應當認為是說明書記載的信息。同時，修改申請文件時不允許增加通過測量附圖得出的尺寸參數(shù)技術特征，即不能僅根據(jù)申請文件的附圖圖示直接地、毫無疑義地確定出附圖中相關部分的具體尺寸參數(shù)等定量關系特征。

雖然說明書文字部分對對準設備（270）內通道在近端部的直徑和內通道遠端部的直徑的大小關系沒有記載，但是，從圖1中的附圖20A和附圖20B可以“看出”，對準設備（270）的內通道在近端部的直徑大于對準設備（270）內通道在遠端部的直徑，據(jù)此，可以直接地、毫無疑義地確定圖1中的對準設備（270）的內通道在近端部的直徑大于遠端部的直徑，似乎將“定位設備的內通道在近端部的直徑大于該內通道在遠端部的直徑”這一技術特征加入權利要求1中并不超范圍。然而，再仔細分析權利要求1的保護范圍就會發(fā)現(xiàn)，權利要求僅僅限定“定位設備的內通道在近端部的直徑大于該內通道在遠端部的直徑”，這時對準設備（270）的結構可以有多種情況，例如圖2中的各種情況（粗線條為半徑），顯然，這些結構符合權利要求1的保護范圍，然而所述結構的對準設備（270）并沒有記載在原始申請文件中，原申請文件中的對準設備（270）的內通道為錐形的。由此看來，申請人對權利要求1的修改又超出了原始申請文件記載的范圍，不符合專利法第33條的規(guī)定。

基于同樣的事實（原始申請文件和申請人對權利要求的修改），從不同的角度分析卻得出了截然不同的結論，這里的“直接地、毫無疑義地確定”又改如何理解。實際上，從圖1中的附圖20A、20B可以“直接地、毫無疑義地”確定定位設備的內通道在近端部的直徑大于該內通道在遠端部的直徑，但是，要有前提條件，那就是對準設備（270）的內通道為錐形的，即在對準設備（270）的內通道為錐形的前提下，同時滿足內通道在近端部的直徑大于該內通道在遠端部的直徑。而申請人僅僅限定了內通道在近端部和遠端部的直徑大小關系，卻忽略了內通道為錐形的這一前提條件，即要求保護內通道在近端部直徑大于遠端部的直徑，卻沒有限定錐形，這個技術方案顯然超出了原始申請文件記載的范圍。

在這種情況下，申請人如何進行修改才會不超范圍呢？實際上，由圖1中的附圖20A、20B可以看出，對準設備內通道為錐形且內通道在近端部的直徑大于遠端部的直徑。而依據(jù)“對準設備內通道為錐形且內通道在近端部的直徑大于遠端部的直徑”，又可以推出對準設備必然為圖2中所示的結構，即圖中結構與推出的技術特征的組合構成了充分必要條件，由兩者中任一者可以推出另一者，這種情況下將其加入權利要求1中是不超范圍的，即申請人將“對準設備內通道為錐形且內通道在近端部的直徑大于遠端部的直徑”的技術特征加入到權利要求1中是符合專利法第33條的規(guī)定的。

由上述分析可知，并不是由附圖中“表面上”看出的“直接地、毫無疑義地”確定的內容都可以直接加入到權利要求中，由附圖得出的內容是否能夠直接加入到權利要求中還要考慮具體的案情，還要考慮技術方案的實施。所加入的技術特征應考慮某些技術特征作為一個整體，具有不可拆分的特性，因此，對于解決本類問題，根本的辦法還在于準確定位本領域的技術人員的水平，從本領域技術人員的角度分析并解決問題。

3 結束語

文章結合具體的實例，就審查業(yè)務實踐中涉權利要求由開放式修改為封閉式、涉及權利要求中加入由附圖直接毫無疑義地確定得出的內容的是否超范圍進行了探討，一個涉及成分、一個涉及結構，在審查業(yè)務實踐中具有典型性和代表性。通過探討，得出了一些判斷涉及成分權利要求由開放式修改為封閉式、涉及結構的權利要求加入由附圖中得出的內容是否超范圍的方法。

參考文獻

[1]田力普，等.發(fā)明專利審查基礎教程審查分冊（修訂版）[M].北京：知識產權出版社，2012：11.

[2]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南（2010）[S].北京：知識產權出版社，2009，20：243.

作者簡介：姜平（1987-），男，碩士，四川冕寧人，國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作四川中心審查員，研究方向：發(fā)明專利審查的實質審查。