全球化背景下專利申請(qǐng)文件的撰寫對(duì)策（上）

王璐+富永隆介+石橋克之

關(guān)鍵詞 美國(guó)審查實(shí)務(wù) 限定解釋的風(fēng)險(xiǎn) 橋頭堡權(quán)利要求

近年，日本企業(yè)在國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)量并無上升，但PCT申請(qǐng)量增勢(shì)卻非常明顯，這說明日本企業(yè)選擇申請(qǐng)專利的地域從日本轉(zhuǎn)向了其他國(guó)家（一部分中國(guó)高科技企業(yè)，例如中興、華為也有同樣趨勢(shì)）。而在向日本特許廳提交的專利申請(qǐng)文件時(shí)，日本專利申請(qǐng)人也會(huì)在專利申請(qǐng)書撰寫中考慮到其他國(guó)家的專利申請(qǐng)需求，便于后續(xù)的翻譯。因此，專利說明書的寫法需要考慮到世界各國(guó)的實(shí)務(wù)特色情況。特別是在PCT申請(qǐng)對(duì)翻譯要求（Mirror Translation）、時(shí)間等方面都存在嚴(yán)格規(guī)定，所以PCT申請(qǐng)的說明書也需要重視世界各國(guó)的實(shí)務(wù)特色。

作為實(shí)現(xiàn)專利申請(qǐng)國(guó)際化的第一步，本論文不僅在文件形式上，也從實(shí)體層面上對(duì)美國(guó)、歐洲、中國(guó)的專利審查實(shí)務(wù)特色進(jìn)行探討，提出相應(yīng)的撰寫對(duì)策。以下按照美國(guó)、歐洲、中國(guó)的順序進(jìn)行闡述。

考慮美國(guó)審查實(shí)務(wù)特點(diǎn)的撰寫對(duì)策

為了在訴訟中進(jìn)行的權(quán)利要求解釋能使權(quán)利人在美國(guó)更有力地行使權(quán)利，同時(shí)符合聯(lián)邦最高法院在KSR案件以后對(duì)專利創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)，以使專利申請(qǐng)能更快被美國(guó)專利局審查后授權(quán)，筆者對(duì)專利說明書的寫法作出說明。

1.降低權(quán)利要求被限定解釋的風(fēng)險(xiǎn)

在美國(guó)，關(guān)于“present invention”（本發(fā)明）的表述被作為限定權(quán)利要求的解釋依據(jù)，這種情況存在判例。比如：在Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp. 案件中，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）用專利US6359880 的權(quán)利要求1記載的說明書內(nèi)容作為限定解釋的依據(jù)，在解釋“l(fā)ocalized wireless gateway system（地區(qū)無線網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)）”的內(nèi)容時(shí)，法院認(rèn)為：“Thus， in one aspect， the present invention relates to alocalized wireless gateway system. … The gatewaycompresses and decompresses voice frequency communication signals …”（第4 頁6-15 行），在本案中，CAFC認(rèn)為：“專利用‘本發(fā)明對(duì)特征進(jìn)行說明時(shí)，該說明即限定發(fā)明范圍。”（“When a patent thus describes the features of the ‘present invention as a whole， thisdescription limits the scope of the invention.”），支持了按照說明書的記載限定權(quán)利要求范圍的判決思路。

因?yàn)樵撆袥Q的存在，專利說明書中應(yīng)該避免直接用“present invention（本發(fā)明）”的文字，特別是，由于“Summary of the invention（摘要）”的內(nèi)容作為解釋權(quán)利要求的根據(jù)被重視，所以“Summary of the invention”中的記載內(nèi)容應(yīng)該慎重撰寫，持相同觀點(diǎn)的美國(guó)律師不在少數(shù)。

在實(shí)務(wù)中，這樣的觀點(diǎn)能夠在美國(guó)申請(qǐng)人制作的專利說明書中發(fā)現(xiàn)。比如“Field of the Invention”和“Summary of the Invention”，而不直接用“present invention（本發(fā)明）”的文字表述，專利說明書中采用“The present disclosurerelates to…”“In accordance with an embodimentof the present invention…”“In one embodiment…”類似的表述較多。

與傳統(tǒng)日本專利說明書中的表述相比，“本發(fā)明是關(guān)于…的”、“在本發(fā)明的裝置是具備…的”等表述經(jīng)常被采用。這些翻譯為英文是“The present inventionrelates to …”，“An apparatus according to thepresent invention comprises …”等，所以這樣的表述在美國(guó)行使權(quán)利時(shí)會(huì)有被限定解釋的可能性。

因此，為了降低美國(guó)權(quán)利要求在解釋時(shí)被限定的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該考慮直接翻譯時(shí)會(huì)發(fā)生的情況，撰寫專利說明書不應(yīng)該直接使用“本發(fā)明”的文字，采用如“本披露是…”的表述時(shí)，或采用“本發(fā)明的至少若干個(gè)實(shí)施例形態(tài)是關(guān)于…裝置”類似的表述。

專利權(quán)利要求的內(nèi)容在審查階段中也會(huì)因修改等情形而產(chǎn)生變更。特別是美國(guó)，與他國(guó)不同，由于STF（Special Technical Feature特別技術(shù)特征）不存在限定審查對(duì)象單一性規(guī)定的情況，審查員允許將最初申請(qǐng)時(shí)的獨(dú)立權(quán)利要求刪去或者替代一部分限定內(nèi)容。所以在獨(dú)立權(quán)利要求撰寫時(shí)，需要考慮到美國(guó)以及采用STF單一性審查標(biāo)準(zhǔn)的日本、歐洲的實(shí)務(wù)特色。因此，該內(nèi)容雖然是關(guān)于獨(dú)立權(quán)利要求的限定內(nèi)容，也應(yīng)該作為實(shí)施例的說明的形式進(jìn)行描述。

2.以確保獨(dú)立權(quán)利要求范圍最大化為目的的從屬權(quán)利要求的撰寫方法

在美國(guó)，通過法院判決結(jié)果建立起了一種權(quán)利要求解釋原則，即“權(quán)利要求區(qū)別解釋原則”（Doctrine of Claim Differentiation）。根據(jù)權(quán)利要求區(qū)別解釋原則，對(duì)于每一項(xiàng)專利中的多項(xiàng)權(quán)利要求，法院應(yīng)當(dāng)解釋為每一項(xiàng)權(quán)利要求均有其不同的保護(hù)范圍，每一項(xiàng)權(quán)利要求均不是多余的。也就是說，按照該原則，表述不同的各項(xiàng)權(quán)利要求被推定為不同的權(quán)利要求。

一般來說，根據(jù)權(quán)利要求區(qū)別解釋原則，獨(dú)立權(quán)利要求與各從屬權(quán)利要求所限定的保護(hù)范圍各不相同，獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍大于從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍的情況下有利于專利權(quán)人。比如，Phillips v. AWH Corp.的案件判決認(rèn)為，“追加的從屬權(quán)利要求限定了獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)范圍，推定為該限定不存在獨(dú)立權(quán)利要求中。”（“The presenceof a dependent claim that adds a particularlimitation gives rise to a presumption that thelimitation in question is not present in the independent claim.”），CAFC支持了此種想法。

所以，從屬權(quán)利要求的存在對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求的限定解釋產(chǎn)生影響，在撰寫權(quán)利要求時(shí)，雖然獨(dú)立權(quán)利要求是最重要的，但是不能僅僅考慮獨(dú)立權(quán)利要求，不仔細(xì)考慮從屬權(quán)利要求。考慮到美國(guó)專利實(shí)務(wù)特色，為了拓寬獨(dú)立權(quán)利要求的權(quán)利范圍，撰寫從屬權(quán)利要求是在撰寫權(quán)利要求書中很重要的一部分。

為了有效地利用權(quán)利要求區(qū)別解釋原則，根據(jù)獨(dú)立權(quán)利要求中技術(shù)思想的下位概念，需要設(shè)立不同的、多樣的從屬權(quán)利要求。比如，將每個(gè)實(shí)施例對(duì)應(yīng)的特征作為該實(shí)施例限定的從屬權(quán)利要求，從而作為更大范圍的獨(dú)立權(quán)利要求也可能包括這些實(shí)施例以外的技術(shù)思想。

3.有利于通過美國(guó)審查的從屬權(quán)利要求的撰寫方式（橋頭堡權(quán)利要求）

近年來，美國(guó)實(shí)務(wù)審查的動(dòng)態(tài)是，與過去相比，因缺乏創(chuàng)造性而被拒絕授權(quán)的情況下，申請(qǐng)人僅通過反駁而不變更修改權(quán)利要求是很難獲得授權(quán)的。這是因?yàn)镵SR案件判決的影響下，修改后的MPEP（美國(guó)專利審查指南）不僅以TSM標(biāo)準(zhǔn)（Teaching- Suggestion-Motivation test），也包括其他缺乏創(chuàng)造性的原因駁回專利申請(qǐng)，創(chuàng)造性（非顯而易見性）審查制度更加嚴(yán)格。所以與其他國(guó)家相比，在美國(guó)將現(xiàn)有技術(shù)中不存在的創(chuàng)新發(fā)明點(diǎn)的構(gòu)成要素作為限定的權(quán)利要求的技術(shù)特征，在審查戰(zhàn)略層面上具有很大意義。

但根據(jù)先申請(qǐng)主義，在申請(qǐng)前一定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的調(diào)查是相當(dāng)困難的，所以在現(xiàn)實(shí)中，基本上是在對(duì)確定具有新穎性構(gòu)成要素不確定的情況下，撰寫專利說明書。另外，存在許多自認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)調(diào)查已經(jīng)完成后，在審查中發(fā)現(xiàn)影響技術(shù)創(chuàng)造性的重要現(xiàn)有技術(shù)文件的情況。

所以，在申請(qǐng)時(shí)會(huì)根據(jù)已掌握的現(xiàn)有技術(shù)資料，制作授予專利權(quán)可能性高的獨(dú)立權(quán)利要求，與此同時(shí)要考慮到萬一在審查階段中發(fā)現(xiàn)了影響申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)文件，也可以主張具有創(chuàng)造性的從屬權(quán)利要求來獲得授權(quán)，所以在申請(qǐng)前充分準(zhǔn)備從屬權(quán)利要求非常重要。本文將這樣的從屬權(quán)利要求稱為“橋頭堡權(quán)利要求”。在審查階段的攻守中，審查員提出的現(xiàn)有技術(shù)與申請(qǐng)人發(fā)明技術(shù)的覆蓋領(lǐng)域，就如同戰(zhàn)爭(zhēng)中雙方爭(zhēng)奪的領(lǐng)地，在獨(dú)立權(quán)利要求的專利性被現(xiàn)有技術(shù)否定時(shí)，從屬權(quán)利要求可以為申請(qǐng)人建立起獨(dú)自領(lǐng)域的橋頭堡（泛指作為進(jìn)攻的據(jù)點(diǎn)），具有此種效果的從屬權(quán)利要求，在本文中被稱為“橋頭堡權(quán)利要求”。所有獨(dú)立要求的技術(shù)特征在現(xiàn)有技術(shù)文件中被公開的情況下，用橋頭堡權(quán)利要求與現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比，以其創(chuàng)造性提高獲得授權(quán)的可能性，同時(shí)最小限度縮小獨(dú)立權(quán)利要求范圍以促進(jìn)審查進(jìn)程。

那么，如何撰寫橋頭堡權(quán)利要求？比如，以獨(dú)立權(quán)利要求是具備A+B兩個(gè)技術(shù)特征的情況為例，假設(shè)這個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求被審查時(shí)，審查員會(huì)先調(diào)查這兩個(gè)技術(shù)特征A和B同時(shí)存在的現(xiàn)有技術(shù)文件。如果沒有發(fā)現(xiàn)該現(xiàn)有技術(shù)的情況下，A技術(shù)公開的現(xiàn)有文件1以及B公開的現(xiàn)有技術(shù)文件2可以作為缺乏創(chuàng)造性的證據(jù)。反過來說，多數(shù)的現(xiàn)有技術(shù)文件1以及2的組合來否定獨(dú)立要求（A+B）的顯而易見性的情況下，審查員沒有發(fā)現(xiàn)技術(shù)特征A以及技術(shù)特征B同時(shí)存在的現(xiàn)有技術(shù)文件可能性較高。（如果審查員發(fā)現(xiàn)技術(shù)特征A以及技術(shù)特征B同時(shí)存在的現(xiàn)有技術(shù)文件，意味著本發(fā)明不具有新穎性，不需要討論本發(fā)明是否具有創(chuàng)造性。）在這種審查情況下，在申請(qǐng)時(shí)可以附加“內(nèi)限定”，例如，“該A是隨著該B的延長(zhǎng)方向被放置該B的內(nèi)部中”，進(jìn)一步技術(shù)特征A和技術(shù)特征B的互相關(guān)系的從屬權(quán)利要求等作為橋頭堡權(quán)利要求寫在申請(qǐng)專利的權(quán)利要求中，這樣的方法有利于申請(qǐng)人主張其技術(shù)具有創(chuàng)造性。隨著審查情況的發(fā)展，在申請(qǐng)人的預(yù)期情況下，獨(dú)立權(quán)利要求被現(xiàn)有文件1和2的組合拒絕，依然存在橋頭堡權(quán)利要求被授權(quán)的可能性。

預(yù)先設(shè)立盡量多的橋頭堡權(quán)利要求有利于申請(qǐng)人，假設(shè)第一項(xiàng)的橋頭堡權(quán)利要求拒絕，其他橋頭堡權(quán)利要求被授權(quán)的可能性是存在的。橋頭堡權(quán)利要求設(shè)立數(shù)量多，在審查初期的階段也可以讓審查員從各個(gè)方面審查權(quán)利要求，從而申請(qǐng)人能夠在第一次收到駁回審查意見書后，根據(jù)對(duì)審查員掌握資料的了解，在授權(quán)的途徑上走最高效的道路。在這種情況下，到授權(quán)階段為止，這可以減少駁回審查意見的數(shù)量；使申請(qǐng)可以盡早被授權(quán)，節(jié)省答復(fù)費(fèi)用。