專利交易過程中的專利價值評估

于海東

關(guān)鍵詞 專利交易 專利評估 專利引證

對交易專利的價值進行評估是專利交易過程中最為重要的一個環(huán)節(jié)。專利交易的買家可從多個維度來對專利進行評估，但實踐中主要是對專利的對應(yīng)性和穩(wěn)定性進行評估。對于批量專利的交易情況，由于無法針對每一件專利的對應(yīng)性和穩(wěn)定性進行評估，此時，可參考被引證次數(shù)等指標來對批量專利的總體價值進行大致評估。為了節(jié)省專利評估的時間、人力等資源，建議優(yōu)先評估專利的對應(yīng)性，在專利的對應(yīng)性較好的情況下，再去評估專利的穩(wěn)定性；而對于對應(yīng)性不好的專利，可以放棄對其穩(wěn)定性的評估。

一、交易專利的對應(yīng)性評估

對應(yīng)性是指專利某項權(quán)利要求所記載的技術(shù)特征與某項標準或者某一商用化的產(chǎn)品中的相應(yīng)技術(shù)特征的對應(yīng)情況。如果專利某項權(quán)利要求所記載的技術(shù)特征能被某項標準或者某一商用化的產(chǎn)品中的相應(yīng)技術(shù)特征所全面覆蓋或者等同替代，則表明該專利針對于該標準或者產(chǎn)品存在對應(yīng)性。有價值的專利的首要特質(zhì)就是其相對于某項標準或者某一商用化的產(chǎn)品存在對應(yīng)性。專利分析中的對應(yīng)性可分為兩類：一類是與標準的對應(yīng)性，這里的標準一般指的是強制性標準，如通信技術(shù)里的3GPP標準；另一類則是與產(chǎn)品的對應(yīng)性，這里的產(chǎn)品是指市場中的商用化產(chǎn)品，如競爭廠商所生產(chǎn)并銷售的競品。

（一）專利對應(yīng)性評估的評估維度及對評估問題的處理

標準專利對應(yīng)性分析最為復(fù)雜，其對技術(shù)性要求也最高。不同于針對產(chǎn)品的對應(yīng)性分析，標準專利的對應(yīng)性分析是將標準專利的權(quán)利要求文本與標準文本進行對應(yīng)，雖然只是文本間的對應(yīng)，但是對于一般的專利分析工程師而言，若無技術(shù)標準背景則很難勝任這項工作，如果買家內(nèi)部沒有技術(shù)標準工程師，則此項工作最好委托給外部的專業(yè)機構(gòu)。買家拿到標準專利的權(quán)利要求比對表（Claim Charts，以下簡稱“CC”）之后，應(yīng)該首先核實CC中所引用的專利是否已經(jīng)在標準組織中進行了聲明，CC中所使用的權(quán)利要求內(nèi)容是否與授權(quán)文本一致，CC中所引用的標準內(nèi)容是否與相應(yīng)版本號的標準文本內(nèi)容一致。由于標準版本一直處于變化過程中，有的CC使用的是比較早的版本，有的則使用的是較晚的版本，因此，還需要核實最新版本號的標準文本的相應(yīng)內(nèi)容是否發(fā)生改變；如可能，則最好要求賣方提供最終版本的對比分析CC。如果同一權(quán)利要求引用了不同的標準版本進行了對應(yīng)性分析，則需要證明這些不同版本的標準間存在內(nèi)在的技術(shù)銜接關(guān)系。

相對于標準專利的對應(yīng)性分析，產(chǎn)品的對應(yīng)性分析則相對要容易一些，一般具有相關(guān)技術(shù)背景的專利工程師就能夠勝任。但是，對于一些類似于數(shù)據(jù)處理方法這樣的方法專利的對應(yīng)性分析，則可能需要借助反向工程才能進行驗證，這就對驗證實驗條件和驗證分析人員提出了更高的要求。在專利交易中，賣方一般會提供相關(guān)專利的使用證據(jù)對照表，即實踐中通常所說的EOU（Evidence of Use）。但是，如果賣方制作的這個EOU是使用買方所生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品進行對比分析制作的，則此種情況下買方需要特別謹慎，因為，如果最終雙方?jīng)]有達成交易，那么買方對EOU進行分析的行為就有可能構(gòu)成故意侵權(quán)的證據(jù)，賣方有可能后續(xù)會對買方提起故意侵權(quán)訴訟，并主張最高三倍的損害賠償。為避免此種情形的發(fā)生，買方最好事先能與賣方達成協(xié)議，要求賣方不得將基于與買方進行專利交易之目的所使用或獲知的信息或資料作為證據(jù)用于后續(xù)的專利侵權(quán)訴訟中，同時，如有可能則最好可以要到賣方基于該特定專利對買方進行權(quán)利主張的豁免。

買方在對CC或者EOU進行分析后，可能會提出一些質(zhì)疑專利對應(yīng)性的問題，或者會提出一些相關(guān)的技術(shù)問題，對于這些問題的交流最好不要通過電子郵件等書面形式進行，以防后續(xù)相關(guān)專利出現(xiàn)專利訴訟時，根據(jù)美國的證據(jù)開示程序的要求需要以證據(jù)的形式進行提交。無論對于專利交易的賣方還是買方，其實都不希望將對專利的對應(yīng)性的質(zhì)疑以書面等有形形式進行固定，如果專利交易達成，這將對買方不利，如果專利交易未達成，這將對賣方不利。此外，在專利交易過程中，如果交易的專利是美國專利，其實還可以充分利用美國的律師和客戶特權(quán)制度（attorney-client privilege），這一制度禁止法院或者政府強制披露律師和客戶之間的保密信息，凡是律師與客戶交流的資料中標識有attorney-client privilege的，此類資料即可免于被強制披露。因此，對于重大的專利交易，最好能夠聘請律師進行把關(guān)。

（二）專利對應(yīng)性分析評價報告

最終的專利對應(yīng)性分析結(jié)果最好能以評價報告的方式體現(xiàn)。在該評價報告中，應(yīng)該列明專利的主要信息，包括專利號、申請日、優(yōu)先權(quán)日，同時應(yīng)計算出專利的剩余有效期。一般而言，專利的剩余有效期最好能達到5年以上，以確保買方購買專利后仍有一定期限行使權(quán)利。如果專利在此之前有轉(zhuǎn)讓歷史，還應(yīng)對轉(zhuǎn)讓歷史進行核實并進行記載，根據(jù)轉(zhuǎn)讓情況可以在交易達成時要求賣方提供相應(yīng)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以確定協(xié)議中是否有對專利交易存在影響的條款。如果是標準專利，應(yīng)注明專利所對應(yīng)的標準名稱及標準號，同時，應(yīng)就相關(guān)專利是否已經(jīng)在標準組織中進行了聲明予以明確；如果是非標準專利，應(yīng)注明專利所對應(yīng)的產(chǎn)品名稱、型號及廠商。黑名單與白名單是專利交易中非常重要的信息，有時雖然專利的對應(yīng)性與穩(wěn)定性非常好，但是由于其不滿足買方對白名單的特別要求，會導(dǎo)致專利不具有購買價值。如果在專利交易過程中，賣方能夠披露其已經(jīng)許可過的被許可方，則可將這些信息列入黑名單中；如果賣方由于受到與被許可方的保密協(xié)議的約束而無法披露黑名單，則買方可向賣方核實其是否可以使用該專利向其希望的第三方主張權(quán)利，并將核實情況列入白名單中。

在專利交易過程中，如果待交易專利有同族專利，賣方往往只從這一專利族中挑選出一件專利進行CC或者EOU的制作。例如待交易專利是標準必要專利，其具有美國、歐洲、中國、日本等國的同族，則賣方往往會以美國或歐洲（一般都挑選對應(yīng)性較好的）授權(quán)專利來制作CC或EOU。此時可酌情核實其他同族專利是否具有與CC或者EOU所使用的權(quán)利要求的內(nèi)容相同的權(quán)利要求，該相應(yīng)權(quán)利要求的法律狀態(tài)如何，即是處于審查過程中、授權(quán)后維持、駁回、視撤還是授權(quán)后失效。同時，還需要基于CC或EOU中的對應(yīng)性分析結(jié)論而對其他同族專利的相應(yīng)權(quán)利要求的對應(yīng)性也進行大致評價，從而能對同族專利的整體價值有大致了解。專利對應(yīng)性分析評價報告最好還應(yīng)對所涉及的發(fā)明的內(nèi)容進行歸納總結(jié)，以方便日后進行快速評審或便于獲知發(fā)明內(nèi)容。歸納總結(jié)的維度可包括：發(fā)明主要解決的技術(shù)問題；為解決該技術(shù)問題采取的技術(shù)方案的發(fā)明點；該技術(shù)方案能帶來的技術(shù)效果。此外，還可以評價一下為解決同一技術(shù)問題而采取其他技術(shù)方案的可能性，即通常所說的進行規(guī)避設(shè)計的可能性，進行規(guī)避設(shè)計的可能性是體現(xiàn)專利價值的重要維度之一。

進行專利對應(yīng)性分析的首要一步就是對CC或者EOU所使用的權(quán)利要求的保護范圍進行確定，確定的依據(jù)依次應(yīng)為：權(quán)利要求、說明書及其附圖、歷史審查文檔（包括OA答復(fù)、復(fù)審及無效過程中的相關(guān)文檔），上述依據(jù)被稱為內(nèi)部證據(jù)，在權(quán)利要求的解釋過程中應(yīng)當被優(yōu)先適用。在依據(jù)內(nèi)部證據(jù)無法對權(quán)利要求的保護范圍做出清晰界定時，可以借助外部證據(jù)對權(quán)利要求進行解釋，包括技術(shù)教科書、技術(shù)詞典等；此外，其他同族專利的相關(guān)專利文檔在特定情形下亦可能對CC或EOU所涉及權(quán)利要求的保護范圍發(fā)揮限定作用。因此，亦有必要核實其他同族專利是否存在與CC或EOU所引用權(quán)利要求內(nèi)容相應(yīng)的權(quán)利要求，相應(yīng)權(quán)利要求的專利授權(quán)審批情況，以及專利審查、復(fù)審、無效及訴訟程序?qū)υ撓鄳?yīng)權(quán)利要求的保護范圍是否進行過限定，并評估所述限定是否對CC或EOU所引用權(quán)利要求的保護范圍造成影響。

進行專利對應(yīng)性分析一般應(yīng)當優(yōu)先審核CC或者EOU中所引用內(nèi)容的準確性，實踐中經(jīng)常會出現(xiàn)引用的并非是授權(quán)文本的權(quán)利要求或者引用的標準版本號出現(xiàn)錯誤的情況。審核的維度可包括：引用的權(quán)利要求是否是授權(quán)文本的權(quán)利要求；引用的標準內(nèi)容是否與相應(yīng)版本號的文本內(nèi)容相一致；引用的標準內(nèi)容是否與最新版本號的文本內(nèi)容一致。如果不一致應(yīng)當給出初次發(fā)生變化時的版本號、相應(yīng)的全體大會Change Request（變更請求）編號、工作組Change Request編號及原始提案號，并分析這種變化是否構(gòu)成實質(zhì)性變化以及是否可能對對應(yīng)性分析結(jié)果造成實質(zhì)影響；同時還應(yīng)該審核被引用的標準內(nèi)容之間是否跨了標準版本號，相互間是否有內(nèi)在的銜接關(guān)系，以確定其是否屬于同一技術(shù)方案。

專利對應(yīng)性分析評價報告的核心部分應(yīng)當是對對應(yīng)性的詳細對比與說明，此部分應(yīng)以具體技術(shù)特征的形式列出被分解后的權(quán)利要求，并列出與具體技術(shù)特征相對應(yīng)的標準文本中的相應(yīng)技術(shù)特征或者使用該技術(shù)方案的產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征。同時，就后者與前者是否構(gòu)成相同或者等同作出判定，其中，“等同”是指兩者以基本相同的技術(shù)手段，實現(xiàn)基本相同的功能，并達到基本相同的技術(shù)效果，并且對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言容易想到。對于較難判定的技術(shù)特征，還應(yīng)當對作出相同或者等同性認定進行更詳細的說明與解釋，必要時，需要附有用于支持這種認定的必要依據(jù)，如技術(shù)教科書、專家意見書、反向工程驗證等。此外，在進行對應(yīng)性分析時，最好能以色塊的方式進行標識，將權(quán)利要求與標準文本或者產(chǎn)品中相同或者等同的技術(shù)要素用同一顏色的色塊進行標識，這樣能夠方便識別和閱讀。

二、專利的穩(wěn)定性評估

穩(wěn)定性又稱可專利性，是指授權(quán)專利被無效的可能性。對專利的穩(wěn)定性進行評估就是審視專利是否存在不符合專利法授權(quán)條件的缺陷。中國《專利法實施細則》第65條第2款對無效宣告請求的理由作了具體規(guī)定。該款規(guī)定，“前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第二條、第二十條第一款、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者本細則第二十條第二款、第四十三條第一款的規(guī)定，或者屬于專利法第五條、第二十五條的規(guī)定，或者依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權(quán)”，具體包括專利主題不符合發(fā)明、實用新型或外觀設(shè)計定義，專利主題違反法律、社會公德或者妨害公共利益，專利屬于重復(fù)授權(quán)，未經(jīng)保密審查向外國申請專利，不具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性，不屬于授權(quán)客體，說明書公開不充分，修改超范圍等。但專利交易中，一般只對待交易專利的新穎性和創(chuàng)造性進行分析，即具體涉及中國專利法第22條第2款和第3款、美國專利法第102條和第103條。此外，如有必要，還可以分析一下相關(guān)權(quán)利要求是否存在明顯修改超范圍或者明顯得不到說明書支持的情況。

專利交易中的穩(wěn)定性分析應(yīng)當特別注意“同族不同命”的現(xiàn)象。在專利交易實踐中，經(jīng)常會出現(xiàn)雖然CC或者EOU中所使用的專利為授權(quán)專利，但是卻存在著未被授權(quán)的其他同族專利。因此，在進行穩(wěn)定性分析時，應(yīng)當優(yōu)先調(diào)查其他同族專利的法律狀態(tài)，確定是否存在著未被授權(quán)或者被無效的同族專利；如果有，應(yīng)當認真核實未被授權(quán)或者被無效的權(quán)利要求是否與CC或者EOU中所引用的權(quán)利要求一致；如果一致或者相似，應(yīng)研究該同族未被授權(quán)或者被無效的原因，并研究所述原因是否能夠影響CC或者EOU中所引用的權(quán)利要求的穩(wěn)定性。實踐中，一旦出現(xiàn)同族不同命的情形，并且經(jīng)審核認定CC或者EOU中所引用的權(quán)利要求與該未被授權(quán)或被無效的同族存在一定程度上的關(guān)聯(lián)，那么就傾向?qū)ζ浞€(wěn)定性作出否定性評價，或者將此情形作為后續(xù)商務(wù)談判時的砝碼以要求降低相應(yīng)的交易價格。

三、專利的被引證次數(shù)

專利的被引證次數(shù)是指某一專利被后續(xù)專利引用的次數(shù)，其在某種程度上可以反映此專利的重要程度，被引證次數(shù)越多表明基于該專利的后續(xù)改進發(fā)明就越多，該專利在該特定技術(shù)領(lǐng)域就處于愈加重要和基礎(chǔ)的地位。在專利交易中，如果賣方提供的是專利數(shù)量較多的專利包，其一般只提供數(shù)量較少的EOU，對于專利包中的其他專利，其往往只提供相關(guān)專利的被引證次數(shù)來間接佐證待交易專利的價值。一般美國的專利數(shù)據(jù)庫可以查到專利的被引證次數(shù)，但是中國的專利數(shù)據(jù)庫并不提供此項功能，不過可基于同族專利的情況，通過查找美國同族的被引證次數(shù)來間接佐證中國專利的價值。